ABSOLUTE MERKBESCHERMING, ABSOLUUT NIET?

EEN ONDERZOEK NAAR DE CONSISTENTIE VAN DE

MERKENRECHTELIJKE FUNCTIELEER

Gecombineerde Masterscriptie Rechtsgeleerdheid Tomas Weermeijer Studentnummer: 1728482 Scriptiebegeleider: M.R.F. Senftleben Tweede lezer: A.R. Lodder Afstudeerrichting: Internet, Intellectuele Eigendom & ICT Afstudeerrichting 2: Privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam Januari 2013

-2-

-3-

Voorwoord

Met het inleveren van deze Masterscriptie is de tijd gekomen om een belangrijke, leerzame en vooral leuke periode in mijn leven af te sluiten. De VU definieert de Masterscriptie zelf als het afsluitende meesterstuk van de Masteropleiding en zo voelt dat ook zeker. Het is tijd om vooruit te kijken en om belangrijke keuzes over de toekomst te gaan maken. Een jongen die eveneens niet kon wachten om de volgende fase van zijn leven te betreden was Alexander Gorkovoi. Samen hebben wij een groot deel van dezelfde Master voltooid, waarbij we elkaar constant motiveerden en konden opvrolijken wanneer dat nodig was. Ook buiten de studie was hij in staat om iedereen met zijn aanwezigheid te verblijden. Goedlachs, betrouwbaar en volhardend zijn slechts enkele eigenschappen die Alex beschrijven. Een fataal ongeluk in juni heeft er helaas voor gezorgd dat wij onze studie niet samen mogen afmaken. Ik draag deze scriptie op aan mijn vriend en studiegenoot Alexander Gorkovoi, zodat ook hij een beetje afstudeert.

Tomas Weermeijer Januari 2013

-4-

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord Inleiding Hoofdstuk 1: De merkfuncties in het juridisch kader 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 De bescherming van het merk Historische ontwikkeling van merkfuncties: eigendom, herkomst en garantie Communicatie- en advertentiefunctie Goodwillfunctie Overige functies De ratio van merkbescherming Bronnen van het merkenrecht 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.8 Het Unieverdrag van Parijs (UvP) Het TRIPs-verdrag De Merkenrichtlijn Het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom 3 6 9 9 9 11 12 13 13 16 16 17 22 23 24 24 26 27 29 29 32 34 34

Het inbreukartikel 2.20 BVIE en de functies van het merk 1.8.1 1.8.2 1.8.3 Artikel 2.20(1)(a) en (b) BVIE Artikel 2.20(1)(c) BVIE Artikel 2.20(1)(d) BVIE & Conclusie

Hoofdstuk 2: Het Europese Hof van Justitie en de Functieleer 2.1 2.2 2.3 Het ontstaan van de functieleer Het arrest LOral/Bellure De door de functieleer beschermde merkfuncties 2.3.1 De Herkomstfunctie

-5-

2.3.2 2.3.3 2.4

De Kwaliteitsfunctie De Communicatie-, Reclame- en Investeringsfunctie

35 36 37 37 39 42 43 43 45 47 49 50 52 54 54 55 58 59 60 62 68 74

Online adverteren met het merk van een concurrent 2.4.1 2.4.2 Het arrest Google/Louis Vuitton Het arrest Interflora/Marks & Spencer

2.5

Conclusie

Hoofdstuk 3: Gevolgen van de functieleer 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Uitbreiding van het begrip 'merkgebruik' Overlap tussen artikel 5(1)(a) en (b) Merkenrichtlijn Overlap tussen artikel 5(1)(a) en 5(2) Merkenrichtlijn Het merk als exploitatierecht Invloed op de beschermingsomvang van merkrechten Conclusie

Hoofdstuk 4: Kritiek op de functieleer en mogelijke oplossingen 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Kritiek van de verwijzende rechter Ontbreken van een wettelijke basis Nogmaals: Het merk als exploitatierecht Vrijheid van meningsuiting Mogelijke oplossingen

Hoodstuk 5: Conclusie Literatuurlijst Jurisprudentie

-6-

INLEIDING
Iedere dag komen wij als consumenten in aanraking met merken. Op plekken als supermarkten en in winkelstraten wordt je ermee overspoeld, om nog te zwijgen over alle tv-reclames met boodschappen over merkproducten. Bij veel van deze merken hebben consumenten een oordeel; zo staat bijvoorbeeld Euroshopper over het algemeen voor producten met een lagere kwaliteit en zijn sommige A-merken het kopen alleen al waard vanwege het imago dat ermee gepaard gaat. Het is dan ook niet vreemd dat het hele proces rondom het bedenken van merken en het aanprijzen ervan is verworden tot een omvangrijke branche op zich. Het is uiteindelijk aan de consument om te bepalen of een merk al dan niet aanslaat en een positief oordeel van deze groep is voor producenten genoeg reden om grote investeringen in hun merk te doen. Om ervoor te zorgen dat slechts degene die het merk heeft gecreerd dit ook daadwerkelijk mag gebruiken, kan de merkhouder zich in bepaalde gevallen op bescherming beroepen en derden verbieden het merk te gebruiken. Verschillende (internationale) instanties hebben door de jaren heen een merkenrechtelijk systeem ontwikkeld waar merkhouders gebruik van kunnen maken. Zodoende is een nieuwe tak van intellectuele eigendomsrechten ontstaan; het merkenrecht. Als een onderneming zijn merk heeft ingeschreven, kan hij een derde verbieden het merk te gebruiken en zodoende een beroep doen op een beperkt monopolie.1 Vanwege de exclusiviteit die de merkhouder op deze manier verwerft, kan de waarde van zijn merk tot grote hoogten stijgen. Zo schatte het adviesbureau Interbrand dat het merk Coca Cola in 2010 een waarde van ongeveer 70,5 miljard dollar vertegenwoordigde.2 Deze astronomische bedragen legitimeren de inspanningen die ondernemingen in het verwerven en behouden van merkenrechten steken. Met de vooruitgang van de techniek maakt ook de insteek van het merkenrecht een verandering door. Het belang van adverteren op het internet heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen, met de verschillende zoekmachines die daarin voorop lopen. Iedere zoekmachinedienst (Google, Bing, Yahoo! et cetera) biedt de mogelijkheid aan om gesponsorde zoekresultaten te kopen. In een notendop houdt dit in dat je jouw merk tegen betaling bij een dergelijke zoekmachine inschrijft, waarna jouw webpagina in een afgezonderd gedeelte met gesponsorde zoekresultaten verschijnt. Deze resultaten zijn aantrekkelijker weergegeven naast of boven de normale resultaten, waardoor ze meer bezoekers zouden moeten genereren. Dat deze vorm van adverteren werkt, blijkt wel uit de jaarcijfers van Google; met $36,5 miljard dollar aan
1 2

Vgl. Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.34. Te vinden via: http://www.interbrand.com/nl/best-global-brands/previous-years/Best-Global-Brands2010/best-global-brands-2010-report.aspx.

-7-

opbrengsten uit deze advertenties (AdWords) in 2011 is het veruit de meest lucratieve dienst die zij aanbiedt.3 Omdat het merkenrecht, net als vele andere rechtsgebieden, niet is ontworpen met het oog op dergelijke online toepassingen, zijn de bestaande rechtsbronnen vaak niet eenvoudig toe te passen op dergelijke situaties. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan indien een onderneming niet zijn eigen merk, maar het merk van een ander als AdWord inschrijft. Het invoeren van een bepaald merk in een zoekmachine leidt dan niet naar de website van de merkhouder, maar naar de pagina van de derde die daar zijn eigen producten aanbiedt. Het antwoord op de vraag of de merkhouder zich tegen dergelijk gedrag al dan niet kan verzetten volgt niet direct uit de rechtsbronnen die voorhanden zijn. In dergelijke gevallen moet de rechter die belast is met de interpretatie van de relevante wetgeving uitkomst bieden. In het geval van het uniforme merkenrecht in de Europese Unie is het Hof van Justitie de instantie die hiervoor verantwoordelijk is. Het is uiteindelijk dit Hof dat moet beslissen of derden die merken van anderen als AdWord inschrijven inbreuk maken op de rechten van de merkhouder.4 Om over dergelijke, nog niet uitgekristalliseerde gevallen met betrekking tot het merkenrecht te beslissen, is het nodig om een eigen interpretatie te geven van de relevante wetsartikelen. In dit proces ontwikkelt het Hof van Justitie veelvuldig nieuwe theorien en vereisten, waardoor het orgaan een aanzienlijke invloed uitoefent op het merkenrechtelijke systeem. Immers, aan een uitspraak van het Hof van Justitie dienen alle lidstaten van de Europese Unie zich te conformeren. En van de theorien die het Hof van Justitie zodoende door de jaren heen heeft ontwikkeld is de zogenaamde functieleer. Volgens de hoogste Europese rechter moet er in bepaalde gevallen eerst worden aangetoond dat er afbreuk wordt gedaan aan n van de functies van het merk alvorens er merkinbreuk kan worden aangenomen. Dit is een criterium dat niet direct in de wet is terug te vinden en de theorie is ontwikkeld in een zaak waarin zeer specifieke omstandigheden aan de orde waren.5 Vervolgens is deze theorie veralgemeniseerd en toegepast

3 4

Te vinden via: http://investor.google.com/financial/tables.html. Omdat de AdWord-dienst van Google voornamelijk van belang is in de geschillen omtrent keyword advertising, zal met name naar deze dienst gerefereerd worden. HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002,29 m.nt. Gielen (Hlterhoff/Freiesleben).

-8-

op alle zaken waar eenzelfde vorm van vermeend merkinbreuk speelde. Deze theorie is ook van belang in de geschillen omtrent de beoordeling van de toelaatbaarheid van AdWords.6 Omdat het Hof van Justitie niet op zijn interpretaties en ontwikkelingen gecontroleerd wordt, is het zeer relevant om de ontwikkeling van deze merkenrechtelijke functieleer te onderzoeken in samenhang met het bestaande internationale merkenrecht. De hoofdvraag die uiteindelijk in deze scriptie beantwoord tracht te worden luidt dan ook als volgt: Is het wenselijk om de functieleer, zoals ontwikkeld door het Hof van Justitie van de Europese Unie, te implementeren in het Europese merkenrecht? Teneinde een gemotiveerd antwoord op deze vraag te formuleren, is een nadere beschouwing van het merkenrecht noodzakelijk. In het eerste hoofdstuk zullen alle aanwezige merkfuncties worden belicht, evenals de relevante rechtsbronnen en de beschermingsgedachten van het merkenrecht. Ten slotte zullen de verschillende inbreukartikelen worden beschreven en zal op basis daarvan worden geconcludeerd welke merkfuncties daadwerkelijk bescherming genieten. Hoofdstuk 2 ziet in zijn geheel op de ontwikkeling van de voornoemde functieleer; hoe is de leer ontstaan en wat houdt deze in? Ook de problematiek omtrent merkgebruik en AdWords zal in het licht van de functieleer worden behandeld. Het volgende hoofdstuk zal gaan over de invloed die de functieleer uitoefent op de in hoofdstuk 1 behandelde inbreukartikelen. Eveneens zullen andere gevolgen van de functieleer aan de orde komen. Op basis daarvan wordt geconcludeerd of de introductie van de functieleer effectief tot een ruimere of een beperktere bescherming van merkenrechten heeft geleid. In hoofdstuk 4 zal de kritiek op de ontwikkeling van de functieleer behandeld worden, evenals de oplossingen die vanuit verschillende hoeken worden geopperd om de gecreerde problemen te verhelpen. Op basis van de uitkomsten van de eerste vier hoofdstukken zal worden ten slotte geconcludeerd worden of de merkenrechtelijke functieleer te verdedigen is als onderdeel van het internationale merkenrecht.

In bijvoorbeeld de zaken HvJEG 23 maart 2010, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08, RvdW 2010, 617 (Google France/Louis Vuitton); HvJEG 22 september 2011, C-323/09, IER 2011/71 m.nt. Gielen (Interflora/Marks & Spencer).

-9-

HOOFDSTUK 1: DE MERKFUNCTIES EN HET JURIDISCH KADER

1.1 De bescherming van het merk

Om als onderneming succesvol op de markt te zijn, is het belangrijk dat je je kunt onderscheiden van je concurrenten. Natuurlijk gebeurt dit door een ander product aan te bieden, waardoor er producten van verschillende kwaliteit in verschillende prijsklassen verkrijgbaar zijn. In het omvangrijke assortiment dat hierdoor ontstaat, willen ondernemingen ervoor zorgen dat de consument ook de volgende keer de mogelijkheid heeft om voor hetzelfde product te kiezen. Om dit te bereiken zal de onderneming een onderscheidingsteken op het product aanbrengen. Door het markeren van een waar of dienst met een dergelijk merk, kan de consument producten herkennen en onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Hiermee kan de consument zijn voorkeur voor een bepaalde onderneming uiten en is het merk dus een uitstekend marktinstrument voor zowel producent als consument. 1.2 Historische ontwikkeling van merkfuncties: eigendom, herkomst en garantie

Het merk als zodanig heeft door de jaren heen een grote ontwikkeling doorgemaakt. Naast het communiceren van een bepaalde herkomst aan de consument, kan betoogd worden dat het merk meerdere functies vervult. Onder andere Sidney Diamond en Karl-Heinz Fezer hebben een uitgebreid onderzoek gedaan naar de historie van het merk, tot ver in de oudheid.7 De oudste vormen van merkgebruik zouden zijn toegepast om eigendom van een goed aan te duiden, bijvoorbeeld door het brandmerken van vee met een persoonlijk teken. In de Griekse en Romeinse tijd was het vervolgens gebruikelijk om de naam van de maker op het handvat van aardewerken potten te plaatsen, net zoals Chinezen dit deden op hun porselein.8 Na de Middeleeuwen leefde het gebruik van merken in zodanige mate op, dat het mogelijk werd om verschillende typen van merkgebruik te identificeren. Zo bestonden er persoonlijke merken, zoals familiewapens en markeringen op huizen om aan te duiden dat er een bepaalde familie woonde. Daarnaast bestonden ook de markeringen op goederen nog om eigendom aan te duiden, dit waren veelal tekens die waren afgeleid van de persoonlijke tekens. In deze periode werden tekens ook voor het eerst in de handel gebruikt; koopmannen brachten een identificerend teken op hun marktwaar aan om aan te geven dat de goederen van hen afkomstig waren.9 Aan het einde van de 15e eeuw werd het eveneens mogelijk om kleding van een constante, superieure kwaliteit te herkennen aan het aangebrachte merk, hetgeen vergelijkbaar

7 8 9

Diamond 1975; Fezer 2003. Diamond 1975, p.267. Idem, p.273.

- 10 -

is met de hedendaagse collectieve merken.10 Met de komst van gilden die hun eigen tekens gingen gebruiken, kwamen ook de eerste merkregisters in opkomst. Met deze registers werd getracht om de eerste vormen van merkinbreuk tegen te gaan.11 Destijds werd bijvoorbeeld het aanbrengen van een geaccepteerd merk op onzuiver goud of zilver met de dood bestraft. Hiermee vervulden merken destijds een belangrijke garantiefunctie, inferieur werk werd op deze manier eenvoudiger te herkennen door consumenten.12 Met deze historische benadering van het begrip 'merk' zijn al drie functies gegeven die het vervult. Ten eerste werd het persoonlijke merk van de eigenaar van oudsher op zijn waren aangebracht om aan te geven dat hij de rechtmatige eigenaar is. De meest geaccepteerde en later als wezenlijk bestempelde functie van het merk is echter het garanderen van de herkomst van waren en/of diensten als afkomstig van een bepaalde producent. 13 Daarnaast geeft een merk een garantie voor een bepaalde kwaliteit af. Daarbij moet worden opgemerkt dat een merk niet noodzakelijkerwijs een goede kwaliteit garandeert, maar eerder de consistentie van kwaliteit.14 Gielen en Wichers Hoeth formuleren het als de garantie "dat de consument telkens wanneer hij met het gemerkte produkt wordt geconfronteerd, ervan uit kan gaan dat hij met min of meer dezelfde kwaliteiten van het produkt zal worden geconfronteerd."15 Op basis van deze garantie kan de consument een product afwijzen waarmee hij slechte ervaringen heeft gehad en kan hij besluiten een product opnieuw te kopen als hij daar wel tevreden over is. Met het merk als een indicator van wie de maker van het product is, is het mogelijk om het product te beoordelen. Immers, aldus Edward Rogers, zonder de mogelijkheid om een producent te identificeren kan er ook geen waardering voor goede kwaliteit worden uitgesproken, noch kan de maker verantwoordelijkheid nemen voor slechte kwaliteit. Als er sprake zou zijn van anonimiteit van de producent zou er slechts een competitie zijn een zo slecht mogelijk product te maken, niet het beste; dit is namelijk goedkoper en dus lucratiever om te produceren. Zonder een mogelijkheid om de maker van een product te identificeren is het onmogelijk om vakmanschap te waarderen en dus de goede van de slechte producenten te onderscheiden.16 Het
10 11 12 13

Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.10; Schechter 1925, p.95-96. Diamond 1975, p.278. Idem. Aldus bv. het Hof van Justitie van de Europese Unie in HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ 2003, 265, (Arsenal/Reed); Henning-Bodewig en Kur 1988, p.5-6: "Die Unterscheidung Identifizierung, Individualiserung von Produkten wird daher bei wirtschaftlicher Betrachtung zu Recht als die primre und wichtigste Funktion der marke bezeichnet."

14 15 16

Diamond 1975, p.289. Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.10. Rogers 1949, p. 173.

- 11 -

aanbrengen van een merk heeft zodoende ook een bepaalde kwaliteitsfunctie, althans een prikkel voor producenten om niet met producten van lage kwaliteit genoegen te nemen. 1.3 Communicatie- en advertentiefunctie

Het merk kan voor de producent eveneens als een ideaal middel fungeren om met de (potentile) consument te communiceren. Volgens Fezer concretiseert deze communicatiefunctie de wezenlijke identificatiefunctie van het merk in de richting van de markt, de concurrentie en de consument.17 Het merk zorgt ervoor dat de consument producten en diensten naar hun herkomst en kwaliteit kan onderscheiden. Fezer stelt dat zowel deze herkomst als de kwaliteit de goederen waar het teken op is aangebracht een bepaald beeld en reputatie meegeeft: hij noemt dit de bekendheid van het merk.18 De herkomst- en communicatiefunctie van het merk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; zodra een merk de herkomst van een bepaald product identificeert, communiceert het met consumenten door hen in staat te stellen alle product-gerelateerde informatie te associren met het product waar het merk op aangebracht is.19 De communicatie die het merk verzorgt is daarmee veel breder dan alleen het overbrengen van de herkomst- en kwaliteitsaspecten van producten; zo is een merk in staat om een bepaald imago te verkondigen, wat essentieel is in de communicatie tussen producent en consument. Door een merk te laden met boodschappen die een bepaalde lifestyle vertegenwoordigen, kan het een reactie bij de consument oproepen waardoor hij zich wellicht beter met het merk kan identificeren.20 Door te investeren in advertenties en zodoende een merk te voorzien van dergelijke reclameboodschappen, het zogenaamde proces van branding, kiest een consument een product niet meer louter vanwege een bepaalde kwaliteit of andere eigenschappen, maar koopt hij ook de trademark experience en brand image.21 Er ontstaat een associatief netwerk rondom de producten, dat bestaat uit informatie die de consument bereikt en associaties die hij aangeleverd krijgt als hij met het merk geconfronteerd wordt. Het merk is dus ook een symbooldrager die associaties oproept. Met name verpakkingen, reclame en design van producten zijn hiertoe van belang.22 Daarbij merkt Franzen-Holzhauer op dat het accent bij het aanschaffen van waren of diensten steeds meer komt te liggen op het gebied van psychologie en emotie, voornamelijk omdat de objectief meetbare verschillen tussen producten afnemen en de
17 18 19 20 21 22

Fezer 2003, p. 462. Idem. p.463. Strasser 2000, p.383. Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p. 39. Schroeder 2008, p.161. Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.4-5.

- 12 -

consument dus kiest voor andere, meer psychologische, eigenschappen van het product.23 Het teken als zodanig kan dus worden gebruikt om de waren en/of diensten onder de aandacht van het publiek te brengen, waardoor in voornoemde communicatiefunctie ook een advertentiefunctie besloten ligt. 1.4 Goodwillfunctie

Frank Schechter was in 1927 de eerste die inzag dat het merk op zichzelf ook waarde zou kunnen vertegenwoordigen en dat het niet meer slechts als een instrument ter bevordering van de handel van een producent fungeert.24 Immers, door te investeren in een merk waardoor consumenten dit met een bepaalde lifestyle associren, wordt het merk zelf ook gewilder en derhalve meer waard. Betoogd kan worden dat de investeerder door zijn inspanningen het morele recht heeft om te mogen profiteren van deze opgebouwde goodwill.25 Men is deze intrinsieke waarde van het merk door de tijd heen steeds belangrijker en interessanter gaan vinden. Zo heeft bijvoorbeeld Robert G. Bone, een onderzoeker aan de Boston University School of Law, in 2005 een uitgebreid onderzoek gedaan naar de manier waarop dit goodwill-concept in de context van het merkenrecht is ontstaan en wat daar de invloed van is op dit merkenrecht.26 Volgens hem zijn er twee maatschappelijke ontwikkelingen van groot belang geweest op de hedendaagse gedachten over het verband tussen goodwill en het merkenrecht; de groei van nationale markten en de opkomst van nationale reclame.27 Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het merk zelf een waarde is gaan vertegenwoordigen en dat merkhouders de goodwill van hun merk als eigendom hebben willen bestempelen.28 Dit is wat vaker wordt omschreven als de grote verandering in het moderne merkenrecht, het gaat hierbij om de verschuiving van de consument of producent als centraal object van merkbescherming naar het merk zelf als beschermd object.29 Goodwill wordt een steeds belangrijker aspect van het merk;30 op de spanningen die dit in het merkenrecht teweeg brengt zal later worden teruggekomen.

23 24 25 26 27 28 29 30

Franzen en Holzhauer 1989, p.79. Schechter 1927, p.816-818. Bone 2006, p.44. Idem. Idem, p.34. Idem, p.24-26; McKenna 2007, p. 1840. Bv. Cohen 1935, p.814; McKenna 2007, p. 1843; Bone 2006, p.25. Bv. Cohen Jehoram en van Helden 2011, p.118-123.

- 13 -

1.5

Overige functies

De functies die hierboven zijn beschreven worden over het algemeen gezien als de basisfuncties van het merk, maar deze opsomming is echter allesbehalve limitatief. Zo schrijft Werkman dat merken normaal gesproken een onderscheidingsfunctie, naamsfunctie, herkenningsfunctie, herinneringsfunctie, herkomstfunctie, informatiefunctie, stimulatiefunctie en een garantiefunctie vervullen.31 Hij benoemt dus een veel breder spectrum van functies, maar een nauwe scheidslijn tussen deze functies is lastig te trekken. Betoogd kan bijvoorbeeld worden dat de herkomst-, onderscheidings- en informatiefunctie allen hetzelfde doel hebben, namelijk het identificeren van de producent van de goederen of de leverancier van diensten. In deze context weet Fezer maar liefst zeventien merkfuncties te onderscheiden, al is het wederom de vraag welke functies hiervan nu daadwerkelijk volledig te individualiseren zijn.32 1.6 De ratio van merkbescherming

Uit de voorgaande paragrafen wordt duidelijk dat het merk een groot aantal verschillende functies vervult en dat het vaststellen van deze merkfuncties een subjectieve kwestie is. De internationale gemeenschap heeft het uiteindelijk nodig geacht om de juridische status van het merk te beschermen. Uit de wetgeving en jurisprudentie die uit deze overtuiging is voortgevloeid, kan worden opgemaakt welke van de eerder beschreven functies nu daadwerkelijk voor bescherming in aanmerking zijn gekomen. Van belang is echter eerst om te analyseren waarom merkbescherming in het leven is geroepen en tot welke belangrijke rechtsbronnen dit heeft geleid. Uit een analyse van het merkenrecht in de Verenigde Staten in de 18e en 19e eeuw blijkt dat het Amerikaanse merkenrecht destijds primair was gefocust op de bescherming van marktdeelnemers en dat de bescherming voor consumenten die daaruit voortvloeide slechts als bijzaak kon worden gezien. Net als andere vormen van mededingingsrecht, was het merkenrecht ontworpen om oneerlijke handel te voorkomen. Om dit te bereiken is het essentieel dat consumenten niet over de herkomst van producten verward worden. 33

31 32

Werkman 1974, p.4. Fezer 2001, p. 30-41: Hij benoemt de coderingsfunctie, garantiefunctie, herkomstfunctie, herkomstgarantiefunctie, identificeringsfunctie, individualiseringsfunctie, informatiefunctie, communicatiefunctie, monopoliseringsfunctie, naamsfunctie, kwaliteitsfunctie, soortfunctie, onderscheidingsfunctie, consumentenbeschermingsfunctie, vertrouwensfunctie, verkoopfunctie en reclamefunctie.

33

McKenna 2007, p.1848 en p.1873.

- 14 -

Het doel dat het merkenrecht daarmee altijd heeft gediend, zowel in Europa als in de Verenigde Staten, is het faciliteren van de mogelijkheid om verschillende producten en diensten te onderscheiden, ter verbetering van de kwaliteit van informatie op de markt. Een bijkomend voordeel is dat daarmee de onderzoeksinspanning voor consumenten afneemt. Over deze tweeledige basisratio van het merkenrecht bestaat een hoog niveau van overeenstemming tussen auteurs.34 Glynn Lunney verwoordt het bijvoorbeeld als volgt:35

Enerzijds verdient de merkhouder de eigendom omdat hij sterk gemotiveerd is geweest om de interesse van het publiek te wekken in de kracht van het merk om accuraat de bron van de producten te bepalen waar het merk op is aangebracht. Door consumenten in staat te stellen om informatie aan producten te koppelen, worden zij daarnaast geholpen in het uitspreken van hun voorkeuren en vergroot het merk de efficintie op de markt.

Het voorkomen van verwarring omtrent de herkomst van producten is derhalve in het belang van zowel de producent als de consument. De consument moet als gezegd in staat kunnen zijn om zijn voorkeur voor een bepaald product uit te kunnen spreken, maar daar is ook de producent bij gebaat. Door de mogelijkheid te hebben om producten met een zelfde teken te verhandelen die niet dezelfde kwaliteit hebben als de producten van de merkhouder, is het voor concurrenten eenvoudig om verwarring stichten bij het publiek, waardoor aanschaf van het product ontmoedigd wordt. Door het merk van een producent te beschermen kan verwarring voorkomen worden, wat ten goede komt aan eerlijke concurrentie.36 Naast het voorkomen van oneerlijke concurrentie en verwarring bij consumenten, zorgt een geharmoniseerd merkenrecht voor een hoog niveau van markttransparantie. Doordat de merkhouder de mogelijkheid krijgt om zijn waren of diensten te onderscheiden van andere ondernemingen, wordt hij in staat gesteld om de eerder als essentieel bestempelde herkomstfunctie te vervullen. Consumenten zijn in staat om waren en diensten te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en kunnen daarbij hun voorkeuren uitspreken, waardoor markttransparantie bereikt wordt.37 Zoals gezegd zal duidelijkheid omtrent de herkomst van waren en diensten er tenslotte voor zorgen dat de inspanning afneemt die de consument moet leveren om een product te herkennen. Deze zoekkosten zullen echter nooit helemaal weg worden genomen omdat de consument eerst
34 35 36 37

Bv. McKenna 2007, p. 1844; Senftleben 2011, p.1; Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.32. Lunney 1999, p.417. McKenna 2007, p. 1848. Senftleben 2011, p.1; Fezer 2003, p. 462.

- 15 -

herhaalde aankopen zal moeten doen om een voorkeur uit te kunnen spreken, waarmee de nodige tijd gemoeid is. Daarnaast zal identificatie door middel van een merk niet altijd nodig zijn omdat het voor kan komen dat de consument alle benodigde informatie al tot zich krijgt via het enkele inspecteren van de producten.38 Desalniettemin onderkennen zowel rechtswetenschappers als economen de beperking van zoekkosten voor consumenten als n van de ratios van het merkenrecht.39 Een laatste beschermingsgedachte kan worden verbonden aan de goodwillfunctie die Schechter in de jaren 20 aan het merk koppelde. En van de gedachten die Schechter destijds formuleerde, is dat een merkhouder die omvangrijke investering in zijn merk heeft gedaan, daarvoor bescherming dient te genieten.40 Hij formuleerde dit zo:41

The owner of a strong mark should receive the same protection from the courts for his investment in advertising his trade-mark that he would undoubtedly be entitled to receive for investment in plants and materials.

Meerdere juristen die hier later hun mening over hebben gegeven, zoals Mattias Strasser, vinden eveneens dat merken die dergelijke goodwillfunctie vervullen, bescherming verdienen. Ter onderbouwing haalt Strasser een voorbeeld van een markt aan waarin nauwelijks gennoveerd kan worden; de sigarettenindustrie.42 In deze verzadigde markt is het creren van bepaalde lifestyle en brand-image n van de weinige mogelijkheden om effectief te concurreren. De creatie van dergelijke intrinsieke reputatie heeft aanzienlijke voordelen voor een merkhouder, welke met name liggen in het trekken van de aandacht van de consument. Strasser acht additionele bescherming van merken die goodwill bezitten dan ook wenselijk vanuit een utilitaire gedachte; het spoort producenten aan om populaire producten te maken. Op deze manier is ook de concurrentie in dergelijke markten gediend. Daarnaast bestaat er geen gevaar dat een te brede bescherming wordt geboden, want een merk komt pas voor goodwillbescherming in aanmerking als het de status van bekend merk heeft. Strasser ziet hierin een hogere beschermingsdrempel dan in bijvoorbeeld het auteursrecht, waar elk werk gelijkwaardig beschermd wordt, zonder beoordeling van de artistieke waarde ervan.43
38 39 40 41 42 43

Strasser 2000, p.381. Landes en Posner 1988, p.270. Schechter 1927, p.164-166. Idem, p.171. Strasser 2000, p.389. Strasser 2000, p.410-412.

- 16 -

Concluderend kan er voorzichtig worden gesproken van een tweedeling binnen de beschermingsgedachten van het merkenrecht. Enerzijds worden consumenten en producenten beschermd tegen verwarring omtrent de herkomst van producten, waar eerlijke concurrentie, markttransparantie en vermindering van onderzoeksinspanningen mee gepaard gaan. Daarnaast bestaat sinds de jaren 20 de overtuiging dat de intrinsieke waarde van een (bekend) merk beschermd dient te worden. Deze beschermingsgedachte ziet juist op het beschermen van het merk tegen verwatering van de intrinsieke waarde ervan. Zo worden merkhouders geprikkeld om populaire producten te maken, waar uiteindelijk zowel consumenten als producenten bij gebaat zijn. 1.7 Bronnen van het merkenrecht

Bovenstaande beschermingsgedachten zijn vervolgens in meerdere (internationale) rechtsbronnen neergelegd. De belangrijkste hiervan zullen (kort) behandeld worden. 1.7.1 Het Unieverdrag van Parijs (UvP)

Dit verdrag uit 1883 is de hoeksteen van de internationale bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Het Internationaal Verdrag van Parijs tot bescherming van de industrile eigendom, zoals het voluit heet, is in 2012 in totaal door maar liefst 174 landen ondertekend en is daarom zeer belangrijk voor de uniforme, mondiale benadering van IE-rechten.44 De voornaamste doelstelling van het verdrag is het bieden van grensoverschrijdende bescherming voor intellectuele creaties; het regelt dan ook alle gebieden van industrile eigendom. Het werpt voor de aangesloten verdragsstaten verschillende verplichtingen op om deze bescherming te realiseren, vandaar dat dit een belangrijke rechtsbron is voor het Nederlandse merkenrecht. Zo is ieder aangesloten land verplicht om een nationale dienst voor industrile eigendomsrechten op te richten, welke dient als centrale bewaarplaats, als archief en als informatiebron.45 Daarnaast verplicht het verdrag iedere verdragsluitende staat om een gelijke hoeveelheid bescherming te bieden aan eigen staatsburgers als aan inwoners van andere verdragsluitende staten; dit is het zogenaamde assimimilatiebeginsel.46 Artikel 19 van het Unieverdrag geeft Unielanden het recht om bijzondere overeenkomsten betreffende de bescherming van de industrile eigendom aan te gaan. Dit heeft geleid tot het sluiten van een aantal specifieke

44

Te vinden op de website van the World Intellectual Property Organization (WIPO), http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/. Artikel 12 Unieverdrag van Parijs. Als zodanig opgenomen in art. 2 van het UvP.

45 46

- 17 -

verdragen.47 Deze zijn echter minder belangrijk voor het Nederlandse merkenrecht en zullen niet verder behandeld worden. 1.7.2 Het TRIPS-verdrag

Van groot belang voor de bescherming van het merk is vervolgens 'The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights', oftewel het TRIPs-verdrag. Dit verdrag is 1996 in werking getreden en is inmiddels geratificeerd in 157 landen.48 Het verdrag is onderdeel van de World Trade Organization en ondertekening van het TRIPs-verdrag is een eis om lid te kunnen worden van deze organisatie. Zo wordt er voor gezorgd dat alle landen die van de handelsvoordelen van de WTO willen profiteren in hun nationale wetgeving een minimumbescherming bieden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. In artikel 2 van het TRIPS-verdrag is verder bepaald dat ook het Unieverdrag van Parijs in acht moet worden genomen om aan de vereisten voor toelating tot de WTO te voldoen, er bestaat dus een wisselwerking tussen de twee verdragen. Het grote belang van het TRIPs-verdrag is dat het bepalingen geeft over de handhaving van IE-rechten.49 Interessant is dat deel 2 van het TRIPsverdrag ook inhoudelijke instructies van het merkenrecht bevat. Zo geeft artikel 15 een definitie van het begrip merk ("elk teken, of elke combinatie van tekens, waarmee de waren of diensten van de ene onderneming van die van andere ondernemingen kunnen worden onderscheiden") en bepaalt artikel 16(1) de minimale beschermingsomvang die de merkhouder geniet. Dit artikel is zeer interessant voor de functionele benadering van merkbescherming; het artikel luidt namelijk als volgt:

"De merkgerechtigde heeft het uitsluitend recht alle derden die niet zijn toestemming daartoe hebben, te beletten om in het handelsverkeer identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor waren of diensten die identiek zijn met of soortelijk zijn aan die waarvoor het handelsmerk is ingeschreven wanneer dat gebruik vermoedelijk zou leiden tot verwarring. In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt het vermoeden van verwarring verondersteld."

Uit de laatste volzin van dit artikel volgt kortom dat, als een derde het merk van een ander gebruikt om identieke waren of diensten aan te prijzen, de merkhouder absolute merkbescherming geniet. Op grond van deze tekst wordt geen onderscheid gemaakt tussen de
47

Zoals de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken en het Protocol van Madrid. Te vinden op de website van de WTO, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. Deel III en V van het TRIPs-verdrag.

48 49

- 18 -

functies die het merk vervult; verwarring wordt verondersteld, dus is er hoe dan ook sprake van inbreuk en de merkhouder kan hier tegen ingrijpen. Uit de tekst van het artikel blijkt dat het de merkhouder tracht te beschermen tegen verwarring, en dat bescherming tegen verwatering geen rol speelt. Het tweede lid van artikel 16 TRIPs-verdrag verklaart artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs, mutatis mutandis, van toepassing op diensten. Dit houdt in dat de beschermingsomvang voor algemeen bekende merken wordt uitgebreid; de merkhouder kan gebruik van een teken verbieden op waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, mits het gebruik van dat merk met betrekking tot die waren of diensten zou duiden op een verband tussen die waren of diensten en de merkhouder n mits de belangen van de merkhouder vermoedelijk door het gebruik worden geschaad.50 De geschillencommissie van het WTO die belast is met de bescherming van merken en geografische aanduidingen voor agrarische producten en levensmiddelen heeft zich in 2005, bij de beoordeling van een klacht van de Verenigde Staten, uitgelaten over de functies van het merk in relatie tot het TRIPs-verdrag.51 Zij stelde dat:

"[] The function of trademarks can be understood by reference to Article 15.1 [TRIPS] as
distinguishing goods and services of undertakings in the course of trade. Every trademark owner has a legitimate interest in preserving the distinctiveness, or capacity to distinguish, of its trademark so that it can perform that function. This includes its interest in using its own trademark in connection with the relevant goods and services of its own and authorized undertakings. Taking account of that legitimate interest will also take account of the trademark owner's interest in the economic value of its mark arising from the reputation that it enjoys and the quality that it denotes. "

De commissie bepaalt aldus dat de functie van het merkenrecht is gelegen in het onderscheiden van waren en diensten van andere ondernemingen. De WTO beseft daarbij dat de bescherming van het belang van de merkhouder om zich te kunnen onderscheiden van ander ondernemingen, eveneens leidt tot bescherming van de economische waarde van het merk. Zonder zich hier verder over uit te laten, stelt de WTO vast dat door de bescherming van de herkomstfunctie, er ook automatisch rekening wordt gehouden met de eerder genoemde goodwill- en kwaliteitsfunctie van het merk. Hieruit blijkt een zekere doorkruising van de eerder genoemde
50 51

Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2008, p.81. WTO Panel 15 March 2005, WTO Document WT/DS174/R, overweging 7.664.

- 19 -

beschermingsgedachten van het merkenrecht; verwatering wordt ook tegengegaan door middel van bescherming van de herkomstfunctie van het merk. Uit de praktische toepassing van het TRIPs-verdrag volgt aldus dat het effectief toch ook tegen verwatering van een merk zou kunnen beschermen. Een volgende bepaling uit het TRIPs-verdrag die van belang is, is artikel 16(3):

Artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (1967) is van overeenkomstige toepassing op

waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor een handelsmerk is
ingeschreven, mits dat gebruik van dat handelsmerk met betrekking tot die waren of diensten zou duiden op een verband tussen die waren of diensten en de houder van het ingeschreven handelsmerk en mits de belangen van de houder van het ingeschreven handelsmerk vermoedelijk door dat gebruik worden geschaad.

Om het artikel te begrijpen, is het belangrijk om het te in samenhang te lezen met het artikel waar het naar verwijst; artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs:

De landen der Unie verbinden zich om () het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit Verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden, wanneer het kenmerkend gedeelte van het merk de reproductie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een nabootsing, welke verwarring daarmede kan verwekken.

Artikel 16(3) TRIPs biedt de mogelijkheid om additionele bescherming toe te kennen aan bekende merken in het geval van ongelijke waren en/of diensten. Er bestaan echter meningsverschillen omtrent de manier waarop het artikel met artikel 6bis UvP samenhangt. Volgens sommige juristen is de strekking dat de bij het TRIPs-verdrag aangesloten staten verplicht zijn om het gebruik van bekende merken te verbieden met betrekking tot nietsoortgelijke waren of diensten als dit gebruik verwarringsgevaar creert, onder de voorwaarden dat dit gebruik een verband impliceert tussen de waren of diensten van de inbreukmaker en de

- 20 -

merkhouder en dat daarnaast de belangen van de merkhouder worden geschaad.52 Anderen betogen juist dat het verwarringselement uit artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs niet moet worden meegenomen in de vraag of er inbreuk wordt gemaakt op een bekend merk, omdat het TRIPs-verdrag in een eigen test voorziet: de vraag of er een verband bestaat tussen de waren en/of diensten en de merkhouder.53 De uitleg van artikel 16(3) TRIPs is van belang omdat het de vraag beantwoordt of er voor lidstaten een internationale verplichting bestaat om goodwill-bescherming van bekende merken expliciet in de nationale wetgeving te implementeren. Volgens de eerste uitleg in de vorige alinea zou het antwoord op deze vraag ontkennend zijn; een verwarringstoets sluit immers aan bij de bescherming van de herkomstfunctie en deze toets is niet relevant bij de beoordeling of er afbreuk is gedaan aan de intrinsieke waarde van een bekend merk.54 De tweede lezing stelt echter dat de merkhouder wordt beschermd tegen een derde die impliceert dat er een economische band tussen hen bestaat door het aanbieden van niet-soortgelijke waren en/of diensten, waardoor er afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de merkhouder. Gezien het feit dat het gaat om ongelijke waren en/of diensten, en er toch sprake is van afbreuk aan de legitieme belangen, ligt het voor de hand dat hiermee op afbreuk aan de goodwillfunctie wordt gedoeld en niet op afbreuk aan de herkomstfunctie.55 Daarom kan de bepaling uit artikel 16(3) TRIPs ook worden gezien als de internationale erkenning van bescherming tegen verwatering van bekende merken. Omdat specifieke verwateringselementen, zoals het doen van afbreuk aan de reputatie van het merk, in het artikel niet voorkomen, is het echter geenszins uitgemaakt of 16(3) TRIPs daadwerkelijk ziet op de bescherming tegen verwatering, of dat het slechts ziet op bescherming tegen verwarring.56 Deze verschillende manieren van interpreteren hebben geleid tot een ongelijke implementatie van artikel 16 van het TRIPs-verdrag in verschillende lidstaten. Zo bieden bijvoorbeeld Australi, Singapore en China slechts additionele bescherming aan bekende merken in het geval van ongelijke waren en/of diensten indien er verwarringsgevaar aanwezig wordt geacht.57 Veel andere lidstaten, waaronder de Benelux in artikel 2.20(1)(c) BVIE, achten een dergelijke verwarringstoets onnodig en erkennen wel een directe bescherming van de intrinsieke waarde de goodwillfunctie van een bekend merk. Dit is gebaseerd op artikel 5(2) van de
52 53 54 55 56 57

Bv. Heald 1996, p.654; Handler 2007, p. 310. Ricketson 2000, p.142; Handler 2007, p.310. McCarthy 2004, p.727; Beebe 2006; Strasser 2000. Richardson 2000, p.189; Gonsalves en Flynn 2006, p.180. Senftleben 2009, p.52. Handler 2007, p. 311.

- 21 -

Merkenrichtlijn, waarin de EU heeft bepaald dat haar lidstaten extra bescherming aan bekende merken kunnen bieden. De Europese Unie leest artikel 16(3) van het TRIPs-verdrag dus niet als een verplichting om goodwill te beschermen en verwatering tegen te gaan, maar beschouwt het als een facultatieve bepaling. Omdat het TRIPs-verdrag slechts minimumvereisten stelt waar haar lidstaten aan moeten voldoen, is de EU vrij om het verdrag naar eigen goeddunken te interpreteren. Overigens hebben alle lidstaten van de EU ervoor gekozen om deze facultatieve bepaling in de eigen wetgeving te implementeren, waardoor bescherming van de goodwillfunctie in de EU derhalve mogelijk is.58 In de Verenigde Staten is artikel 16(3) TRIPs-verdrag gemplementeerd in de Lanham Act.59 In meerdere onderzoeken zijn deze bepalingen van het Amerikaanse recht vergeleken met de Europese merkenrichtlijn, waarin over het algemeen wordt geconcludeerd dat de bepalingen in beide rechtssystemen chaotisch, onduidelijk en lastig te begrijpen zijn.60 Vanwege het verschil in definities in verschillende rechtsstelsels en de verschillende doelen die de implementatie van 16(3) TRIPs tot gevolg heeft gehad, omschrijft Senftleben de verwateringsbepaling als een ware toren van Babel.61 Concluderend: in het geval dat een derde een identiek, teken gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten die identiek zijn als de waren of diensten die de merkhouder aanbiedt, is verwarring volgens artikel 16(1) van het TRIPs-verdrag gegeven.62 Daarnaast kan de merkhouder zich tegen het gebruik van zijn merk verzetten als een derde dit - of een overeenstemmend - teken gebruikt ter onderscheiding van identieke of soortgelijke waren of diensten, mits de merkhouder hierbij gevaar voor verwarring aantoont.63 Bovendien genieten bekende merken extra bescherming voor wat betreft verschillende waren of diensten; in dat geval moet de merkhouder aantonen dat het merkgebruik duidt op een verband met de merkhouder en dat zijn belangen daarbij geschaad worden, hetgeen ziet op een bescherming van de herkomstfunctie van bekende merken.64 Het WTO-panel erkent een verband tussen de herkomstfunctie van het merk en de economische waarde die het merk vertegenwoordigt. Het is echter nog voor discussie vatbaar of het ingewikkelde artikel 16(3) TRIPs additionele bescherming toekent aan de goodwillfunctie die bekende merken vervullen of dat de bepaling
58 59 60 61 62 63 64

Senftleben 2011, p.6. Lanham Act 43(c)(1), 15 U.S.C. 1125(c)(1). Bv. McCarthy 2004, p.1164; Strasser 2006, p.375. Senftleben 2009, p.76. Tweede volzin van artikel 16(1) TRIPs-verdrag Eerste zin van artikel 16(1) TRIPs-verdrag Artikel 16(2) TRIPs-verdrag.

- 22 -

moet worden gezien als een uitbreiding van de bescherming van de herkomstfunctie voor bekende merken. 1.7.3 De Merkenrichtlijn

De Europese Unie en al haar lidstaten zijn partij bij het TRIPs-verdrag en zij hebben eenzelfde gedachte vervat in een eigen, in 2008 herziene, Richtlijn (hierna: de Merkenrichtlijn).65 Artikel 5(1) van de Richtlijn verplicht de lidstaten om een bepaling in de nationale wetgeving op te nemen waarin is bepaald dat:

"Het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft om het gebruik van een teken door een derde te verbieden wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is."

Uit overweging 11 bij de Merkenrichtlijn blijkt vervolgens dat in dit geval: "De verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van

herkomst te waarborgen, absoluut moet zijn wanneer het merk gelijk is aan het teken en de
waren of diensten dezelfde zijn."

De Richtlijn vertoont hier een sterke gelijkenis met het TRIPs-verdrag in het geval van identiek merkgebruik voor identieke waren of diensten (ook wel aangeduid als gevallen van double identity). Waar het TRIPs-verdrag verwarringsgevaar verondersteld acht, kent de Richtlijn zelfs absolute bescherming aan de merkhouder toe in deze gevallen. Wat daarnaast opvalt is dat de Richtlijn de herkomstfunctie van het merk enerzijds als voornaamste functie noemt, maar de Richtlijn vervolgens nalaat om nadere functies te noemen. Daarmee wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de (niet genoemde) verschillende merkfuncties door absolute bescherming aan de merkhouder te bieden in alle gevallen geval van double identity. Gielen betoogt overigens dat dankzij de standpunten van de Benelux de zinsnede 'met name' in deze bepaling is opgenomen, omdat (zie hiervoor66) Nederlandse auteurs al voor het ontwerp van deze richtlijn

65

Richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PbEU 8 november 2008, L 299/25. Bv. Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.4-5.

66

- 23 -

betoogden dat het merk meerdere functies vervult, zoals bijvoorbeeld de communicatiefunctie.67 Daarom is in de bepaling de herkomstfunctie als voornaamste functie gegeven, en niet als enige functie. In artikel 5(1)(b) verplicht de Richtlijn de lidstaten verder dat zij de merkhouders moeten beschermen tegen een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek, inhoudende gevaar van associatie met het merk. Vervolgens geeft de Merkenrichtlijn de lidstaten de mogelijkheid om in hun nationale wetgeving de houder van een bekend merk aanvullende bescherming te bieden in artikel art. 5(2) van de Richtlijn. Elke EU-lidstaat heeft als gezegd van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en de bepaling gemplementeerd.68 Nieuw is overigens de bepaling van artikel 5(5), waarin lidstaten de mogelijkheid wordt geboden om extra bescherming te verlenen tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, als daarmee ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Alleen de Benelux heeft dit artikel in de wetgeving gemplementeerd. 1.7.4 Het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom

De eisen die de Merkenrichtlijn aan merkbescherming stelt, hebben in de Benelux uiteindelijk geleid tot het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Dit is een verdrag tussen Nederland, Belgi en Luxemburg en codificeert de Europese Merkenrichtlijn in nationale wetgeving. De inbreukcriteria zijn overgenomen in artikel 2.20 BVIE, waarbij de wetgever heeft gekozen om gebruik te maken van de mogelijkheid om de houder van een bekend merk additionele bescherming toe te kennen in de vorm van art. 2.20(1)(c) BVIE. De beschermingsomvang van artikel 2.20 omvat zodoende bescherming tegen: (a) Gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten; hierbij wordt

overigens niet vermeld of verwarringsgevaar al dan niet wordt aangenomen. Over het algemeen, met name omdat het BVIE op de Merkenrichtlijn is gebaseerd, wordt echter aangenomen dat ook dit artikel strekt tot absolute bescherming.69 (b) Gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het

economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of soortgelijke waren, indien daardoor
67 68 69

Gielen 2011, p.23-24. McCarthy 2004, p.1163. Vgl. bv. Klos 2007, p. 173.

- 24 -

verwarring kan ontstaan; (c) Gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het

economisch verkeer gebruikt wordt voor waren, die niet-soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk; (d) Gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door

dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 1.8 Het inbreukartikel 2.20 BVIE en de functies van het merk

Het BVIE is direct toepasbaar in de Nederlandse rechtsorde en is daarom de rechtsbron die op nationaal niveau het belangrijkst is. De inbreukartikelen, zoals deze bovenstaand zijn weergegeven, dienen verschillende doelen. 1.8.1 Artikel 2.20(1)(a) en (b) BVIE

Op grond van artikel 16 van het TRIPs-verdrag en artikel 5(1)(a) van de Merkenrichtlijn, biedt het BVIE in artikel 2.20(1)(a) zoals gezegd absolute bescherming tegen gevallen van double identity. Verwarring wordt geacht aanwezig te zijn, waar het aantonen van deze verwarring bij het relevante publiek juist de sleutel is van inbreuk onder sub b. In deze context legt het Europese Hof van Justitie het verband met de essentile herkomstfunctie door te stellen dat: 70

de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen dat aan de consument of de eindgebruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de

identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar
voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst.

Deze motivatie is gestoeld op overweging 11 van de Merkenrichtlijn, waarin uiteen is gezet dat de functie van het merk met name is dat het merk de aanduiding van herkomst waarborgt. Met betrekking tot het voorkomen van verwarring kan dus worden geconcludeerd dat daarmee de herkomstfunctie van het merk tracht te worden beschermd. Daarbij is het overigens voldoende
70

HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ 2003, 265, m.nt. MRM (Arsenal/Reed), overweging 42, 48 en 51.

- 25 -

dat het publiek in staat is om de waren en/of diensten van de ene onderneming van die van anderen te onderscheiden, niet vereist is dat het publiek de exacte herkomst ervan kan bepalen.71 Om de essentile herkomstfunctie zo goed mogelijk te beschermen, beschermt artikel 2.20(1)(b) BVIE de merkhouder tegen verschillende vormen van verwarring. De eerste vorm wordt ook wel direct verwarringsgevaar genoemd en gaat op in het geval dat het publiek de betrokken waren en/of diensten waarop het teken is aangebracht, beschouwt als afkomstig van de merkhouder terwijl dit niet het geval is.72 Daarnaast beschermt artikel 2.20(1)(b) ook tegen indirect verwarringsgevaar, waarvan sprake is als het publiek de producten van verschillende producenten wel van elkaar kan onderscheiden, maar hij er door de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten, kan menen dat de producten of diensten afkomstig zijn van op een of andere manier economisch verbonden ondernemingen.73 Tenslotte beschermt het artikel ook tegen post sale-confusion, waarbij de herkomstaanduiding die bij aankoop als niet afkomstig van de merkhouder na aankoop verdwijnt en er derhalve alsnog onduidelijkheid ontstaat over de commercile oorsprong.74 Concluderend kan worden gesteld dat de 2.20(1)(a) en (b) een verschillende beschermingsgedachte hebben. De Richtlijn geeft in de gevallen van double identity absolute bescherming om met name het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen.75 Zoals het WTO echter eveneens al heeft vastgesteld76, leidt deze absolute bescherming ertoe dat ook bijvoorbeeld de kwaliteitsfunctie en de economische waarde van het merk beschermd worden. Daarom biedt artikel 5(1)(a), als uit een reflex, effectief bescherming aan een breder spectrum van functies dan alleen aan de herkomstfunctie van het merk. Immers, de merkhouder komt in aanmerking voor bescherming als er sprake zou zijn van afbreuk aan de essentile herkomstfunctie, maar het is inherent aan een absolute bescherming dat dit ook leidt tot bescherming in het geval van afbreuk aan bijvoorbeeld advertentie- kwaliteits- of goodwillfunctie in het geval van double identity.77 Als er sprake is van identieke tekens en identieke producten, komt de merkhouder voor bescherming in aanmerking; of er nu afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie of niet.

71 72 73 74 75 76 77

Pfeffer en Salomonson 1938, nr.59. Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.316. Bv. HvJ EG 11 november 1997, nr. C-251/95, NJ 1998, 9, m.nt. DWFV (Puma/Sabel). HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ2003, 265, m.nt. MRM (Arsenal/Reed). Overweging 11. WTO Panel, 15 March 2005, WTO Document WT/DS174/R, overweging 7.664. Cohen Jehoram 2012, p.183.

- 26 -

Wat betreft artikel 2.20(1)(b) is dit echter anders; omdat er verschillen bestaan tussen de gebruikte tekens en/of producten, moet er wel verwarring worden aangetoond. Pas als er aan deze verwarringstoets is voldaan, is het duidelijk dat het merk niet in staat is de herkomst van het merk te communiceren en wordt inbreuk aangenomen; dit artikel ziet dus specifiek op de bescherming van de herkomstfunctie van het merk. 1.8.2 Artikel 2.20(1)(c) BVIE

Het kernwoord van dit artikel is het woord bekend. Als een merk aan deze drempel voldoet, verdient het additionele bescherming met betrekking tot de reputatie en het onderscheidend vermogen ervan. De wetgever heeft dit artikel in het leven geroepen om te trachten verwatering van de status van bekende merken tegen te gaan.78 Daarnaast blijkt uit het artikel en de literatuur verder dat de wetgever extra bescherming heeft willen bieden tegen afbreuk van de reputatie van het bekende merk en het trekken van oneerlijk voordeel daaruit.79 Deze termen zien allen op de intrinsieke waarde die het bekende merk vertegenwoordigt. De eerder aangehaalde Schechter kan worden gezien als de bedenker van de term verwatering met betrekking tot een bekend merk; hij verwoordde het als het geleidelijk aan kleiner worden of het verdwijnen van de identiteit en de invloed bij het publiek van bepaalde merken.80 De term verwatering (dilution) is inmiddels opgenomen in de Amerikaanse wetgeving81 en ook het Hof van Justitie nam het begrip uiteindelijk over. Het HvJ stelt dat er sprake is van verwatering van een bekend merk:82

Zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren, doordat door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt door de derde de identiteit van het merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat zal het geval zijn wanneer het merk, dat onmiddellijk een associatie opriep met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen.

78

Vgl. bv McCarthy 2004, p.1164; Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.40; Gangjee en Burrell 2009, p.1; Senftleben 2011, p.6; HvJ EG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009,43 m.nt. Gielen (LOral/Bellure).

79 80 81 82

Bv. Verhoestraete en Hoorneman 2010, p.56. Schechter 1927, p.813. Artikel 43(c)(1) Lanham Act HvJEG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009, 43 m.nt. Gielen (LOral/Bellure).

- 27 -

De ratio voor deze bescherming ligt voor een groot deel gevangen in het woord reputatie in de bepaling van artikel 2.20(1)(c).83 Naast een omschrijving van het merkenrecht als instrument om juiste informatie aan consumenten te verschaffen om verwarring te voorkomen, wordt het daarnaast wel eens gedefinieerd als een instrument ter bescherming van de goodwill van het merk van de producent.84 Cohen Jehoram en Quaedvlieg noemen sub c-inbreuk en goodwillinbreuk zelfs in n adem.85 Ook de geschillencommissie van de Wereldhandelsorganisatie zag in 2005 al het verband tussen de onderscheidende functie die het merk geniet en de reputatie ervan, zoals eerder uiteengezet. Door investeringen in advertenties genereert het merk goodwill en bekendheid en de wetgever heeft deze inspanningen middels artikel 2.20(1)(c) willen beschermen. Op de ratio van goodwill-bescherming bestaat de nodige kritiek. Immers, waarom zou de (egostische) inspanning van de merkhouder om een merkimago te creren bescherming verdienen?86 Dit staat in schril contrast met de bescherming van bijvoorbeeld het auteurs- en octrooirecht; de merkhouder kan niet claimen dat hij een prestatie heeft geleverd van een vergelijkbaar maatschappelijk belang. Dit is helemaal lastig te verdedigen omdat zijn merk niet na een bepaalde tijdsspanne vrij beschikbaar wordt.87 Aan de andere kant, zoals de eerder aangehaalde Strasser bijvoorbeeld stelt, zijn bekende merken veel beter is staat om de aandacht van consumenten te vangen dan onbekende merken.88 Een gevolg van de bescherming van goodwill, is dat het merk weer een eigendomsfunctie gaat vervullen, net als in de begindagen van het merk.89 Een verschil is echter dat niet het merk, maar de goodwill aangemerkt wordt als eigendom en voor bescherming in aanmerking komt.90 De gevolgen hiervan zullen later aan de orde komen, concluderend is in elk geval evident dat artikel 2.20(1)(c) in het leven geroepen is om de goodwillfunctie van het merk te beschermen. 1.8.3 Artikel 2.20(1)(d) & Conclusie

De inhoud van de bepaling (d) van dit artikel is grotendeels gelijk aan die van (c). Ook in dit artikel wordt een bescherming aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk geboden. Het verschil is echter dat bekendheid van het merk geen eis is en dat het moet gaan om
Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.41. Bone 2006, p.3. Cohen Jehoram en van Helden 2011, p.118; Quaedvlieg 2009, p.799; McKenna 2007, p.1846. Senftleben 2011, p.4-5; McKenna 2007, p. 1846. Senftleben 2011, p.5. Strasser 2000. Diamond 1975, p.266. Bone 2006, p.24.

83 84 85 86 87 88 89 90

- 28 -

gebruik van het merk anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Deze bepaling is met name van belang voor met het merk gelijke of overeenstemmende handelsnamen en domeinnamen. Omdat deze gevallen niet vaak voorkomen en de Benelux het enige gebied in de EU is dat deze bepaling heeft opgenomen, zal er niet lang bij worden stilgestaan. 91 Slechts een aantal eisen om inbreuk aan te nemen verschillen met die van artikel 2.20(1)(c), daarom kan er worden gesproken van een vergelijkbare ratio. De bepaling strekt tot het beschermen van de reputatie van merken en ziet derhalve eveneens op bescherming van de goodwillfunctie van het merk.92 Concluderend is het lastig om te spreken van een eerder geopperde tweedeling van beschermingsgedachten in het merkenrecht. Artikelen 2.20(1)(a) en (b) hebben voornamelijk het doel om de herkomstfunctie van het merk te beschermen en zodoende verwarring tegen te gaan, maar door de absolute bescherming van (a), vallen als vanzelf meerdere merkfuncties onder de beschermingsomvang van dit artikel. Ook het WTO-panel bevestigde al dat de economische waarde van het merk eveneens is gebaat bij de bescherming van de onderscheidingsfunctie ervan. Daarom is er geen duidelijke scheidslijn te trekken tussen de beschermingsgedachten van het merkenrecht; bescherming tegen verwarring en verwatering als zodanig is niet zomaar te maken. Wel biedt artikel 2.20(1)(c) extra bescherming aan merkhouders met een bekend merk om hem in staat te stellen de goodwill van het merk te beschermen.93 Goodwill-bescherming is eveneens het doel van (het op Europees niveau niet geharmoniseerde) artikel 2.20(1)(d). Duidelijk is dus wel dat de laatste twee artikelleden slechts zien op het tegengaan van verwatering, en niet het doel hebben om de merkhouder en consument tegen verwarring te beschermen. Een echt onderscheid tussen verwarrings- en verwateringsartikelen wordt echter doorkruist door de absolute bescherming die artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn biedt in het geval van double identity.

91 92 93

Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.354. Cohen Jehoram en van Helden 2011, p.119. In de literatuur wordt daarom ook wel gesproken van de bescherming van twee 'hoofdcategorien; enerzijds bescherming de herkomstfunctie en de reclame- of goodwillfunctie, vgl: Quaedvlieg 2009, p. 799; Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2008, p.39-44.

- 29 -

Hoofdstuk 2: Het Europese Hof van Justitie en de Functieleer

De in het vorige hoofdstuk uitgelichte internationaal geharmoniseerde rechtsbronnen worden door verschillende instanties gehandhaafd en uitgelegd. Zo zijn de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse rechterlijke instanties bevoegd om het BVIE op individuele merkenzaken toe te passen, waarbij zij prejudicile vragen aan het Europese Hof van Justitie (hierna ook HvJ of Hof) kunnen stellen met betrekking tot de uitleg van bepaalde bepalingen in de Merkenrichtlijn. Van deze mogelijkheid is veelvuldig gebruik gemaakt, waardoor de Europese rechter een grote rol speelt in de ontwikkeling van het merkenrecht in Europa. Met betrekking tot de functies die het merk vervult en welke daarvan beschermd dienen te worden heeft het Hof een aantal belangrijke uitspraken gedaan, ondanks het feit dat er in de Merkenrichtlijn nauwelijks over de merkfuncties wordt gesproken.94 2.1 Het ontstaan van de functieleer

Reeds in de jaren 70 liet het Europese Hof van Justitie zich voor het eerst uit over de functies van het merk. In de zaak Terranova/Terrapin uit 1976 bepaalde het Hof dat de wezenlijke functie van het merk ligt in het bieden van een waarborg aan consumenten voor de identiteit van de oorsprong der waren, in overeenstemming met de elfde overweging bij de Merkenrichtlijn.95 In 1978 nuanceerde het Hof deze uitspraak door te stellen dat n van de hoofdfuncties van het merk is gelegen in het waarborgen van de identiteit van het product.96 Zodoende werd de mogelijkheid opengehouden dat het merk eventueel meerdere beschermde functies zou kunnen vervullen. In de zaak Pfizer/Eurim-Pharm (1981)97 besloot het Hof vervolgens dat:

het merkrecht met name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verschaffen het merk te gebruiken om een produkt voor het eerst in het verkeer te brengen,

en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk
misbruik zouden willen maken door van het merk valselijk voorziene produkten te verkopen.

94

Namelijk alleen in overweging 11, waar wordt gesteld dat de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen. HvjEG 22 juni 1976, NJ 1977, 159 m.nt. LWH (Terrapin/Terranova). HvJEG 23 mei 1978, C 102/88 m.nt. LWH (Hoffman-La Roche/Centrafarm). HvJEG 3 december 1981, IEPT19811203 (Pfizer/Eurim-Pharm).

95 96 97

- 30 -

Bij de vraag of dit inhoudt dat de merkhouder kan optreden tegen een derde die na ompakking het merk wederom gebruikt, oordeelde het Hof dat:

te rade dient te worden gegaan bij de wezenlijke functie van het merk, welke hierin is gelegen dat aan de consument [...] de identiteit van oorsprong van het gemerkte produkt wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het produkt ondubbelzinnig van produkten van andere herkomst kan onderscheiden.

Sinds bovengenoemde uitspraken wordt de herkomstfunctie niet slechts als voornaamste, maar als wezenlijke functie van het merk beschouwd. Daarnaast wordt de reputatie van het merk als te beschermen goed beschouwd. In deze aanpak is het in het vorige hoofdstuk beschreven onderscheid tussen bescherming tegen verwarring en verwatering te herkennen, al is gebleken dat dit onderscheid niet als zodanig terug is te vinden in artikel 2.20 BVIE. Tot zover dus weinig bijzonders. Vanaf 2002 werd echter plotseling de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een bijzondere theorie omtrent de te beschermen functies van het merk, de zogenaamde functieleer.98 Dit gebeurde in een zaak van Hlterhoff tegen Freiesleben99, waarin het volgende gebeurde. Het ging om een geschil van twee partijen die in edelstenen handelden. Freiesleben had eerder twee bijzondere slijpvormen bedacht en als merk ingeschreven (Spirit Sun en Context Cut) en Hlterhoff gebruikte deze ingeschreven woordmerken vervolgens om in een handelstransactie met een derde aan te geven welk type edelstenen hij precies verkocht. Freiesleben vond echter dat er hierdoor sprake was van inbreuk op haar merkrechten en spande een zaak aan. In dit geval is er sprake van (refererend) gebruik van een teken dat identiek is aan het ingeschreven merk, dat wordt gebruikt ter onderscheiding van dezelfde waren. Dat vindt het Hof ook in overweging 14 en gezien de absolute bescherming die de Merkenrichtlijn in deze gevallen biedt, zou het voor de hand liggen dat Hlterhoff merkinbreuk maakt op grond van artikel 2.20(1)(a) BVIE. Het Hof stelde zichzelf echter nog de vraag of een gebruik van het merk als in het hoofdgeding een van de in artikel 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde vormen van gebruik is waardoor inbreuk wordt gemaakt op het uitsluitend recht van de merkhouder en beantwoordde deze additionele vraag als volgt:

98 99

Aldus bv. Cohen Jehoram 2012, p.177; Senftleben 2011, p.18. HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002,29 m.nt. Gielen (Hlterhoff/Freiesleben).

- 31 -

Dienaangaande volstaat de vaststelling, dat geen van de belangen die artikel 5, lid 1, beoogt te beschermen, door het gebruik van een merk wordt geraakt in een situatie als beschreven door de verwijzende rechter. Deze belangen worden immers niet aangetast in een situatie waarin: - de derde naar het merk verwijst in het kader van een handelstransactie met een potentile klant die in het juweliersvak zit; - de verwijzing wordt gedaan voor louter beschrijvende doeleinden, te weten om de potentile klant, die de kenmerken van de onder het betrokken merk verkochte waren kent, in te lichten over de kenmerken van de te koop aangeboden waar; - de verwijzing naar het merk door de potentile klant niet kan worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de waar.

De noodzaak tot het stellen van deze vraag volgt niet uit de Richtlijn, maar volgens A-G Jacobs moet artikel 5(1)(a) van de Merkenrichtlijn zo worden genterpreteerd dat slechts sprake is van merkgebruik indien het merk wordt gebruikt als herkomstteken en dat er in andere situaties dus geen inbreuk wordt gemaakt op het uitsluitend recht van de merkhouder.100 De consequentie van dit arrest is dat er een eerste aanzet tot afbreuk aan de absolute bescherming van artikel 5(1)(a) is te constateren; bepaalde vormen van puur beschrijvend gebruik van het merk van een ander zullen niet tot merkinbreuk leiden.101 Het Hof leest aldus tussen de regels van artikel 5(1)(a) van de Merkenrichtlijn dat het artikel kennelijk slechts bepaalde belangen van de merkhouder beoogt te beschermen. Deze lijn wordt in de jurisprudentie voortgezet in de zaak Arsenal/Reed,102 waar het Hof in overweging 51 oordeelt dat:

Uit het voorgaande volgt dat het in art. 5 lid 1 sub a van de richtlijn bedoelde exclusieve recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als merkhouder te beschermen, dat wil zeggen om te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan

vervullen. De uitoefening van dit recht moet dus beperkt blijven tot gevallen waarin het gebruik
van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentile functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen.

100 101 102

De Haan, Huizer en Span 2003, p.818. Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.284. HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ2003, 265, m.nt. MRM (Arsenal/Reed).

- 32 -

Uit eerdere uitspraken van het HvJ bleek al dat de herkomstfunctie van het merk bestempeld werd als de essentile functie van het merk, maar in dit arrest geeft het Hof door de zinsnede met name aan dat er hiernaast zeker meerdere functies bestaan. In overweging 54 herhaalt het Hof tenslotte het standpunt dat de merkhouder het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet kan verbieden indien zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast. Een toevoeging is dat er, wat betreft deze belangen, gelet moet worden op de functies van het merk. Deze motivatie, die volgens Klos out of the blue is ontstaan,103 is bevestigd in latere rechtspraak; de merkhouder kan zich slechts verzetten tegen merkgebruik als het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet aan de functies van het merk.104 Dit leidt er toe dat de absolute bescherming van artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn niet kan worden ingeroepen als het publiek niet denkt dat de waren van een producent of van een met de producent verbonden onderneming afkomstig zijn. Volgens Klos leidt dit ertoe dat in gevallen van gebruik van een identiek teken voor identieke waren toch het vaststellen van verwarring is vereist, waarmee het onderscheid tussen artikel 5(1)(a) en (b) van de richtlijn vervaagt.105 Dit is de ontwikkeling die in het merkenrecht wordt omschreven als de ontwikkeling van de functieleer of de 'rule of reason'106 van het merkenrecht; slechts wanneer er sprake is van afbreuk aan de functies van het merk kan de merkhouder tegen gevallen van double identity optreden. 2.2 Het arrest LOral/Bellure

In de bovenstaande rechtspraak wordt de aanzet tot het creren van een additionele, buitenwettelijke eis gegeven om bescherming van artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn in te roepen. Zo kan de merkhouder geen beroep op bescherming doen als gebruik van het teken geen afbreuk doet aan de herkomstfunctie of aan de andere functies van het merk. Het belangrijkste arrest inzake de ontwikkeling van de merkenrechtelijke functieleer is echter in 2009 gewezen, waarin meer duidelijk is geworden over de overige functies die het merk vervult.107 De casus was hier als volgt: Bellure is producent van parfums die vergelijkbaar zijn met de parfums van LOral, maar daar kwalitatief voor onder doen. Door middel van vergelijkingslijsten toonde Bellure de prijzen van de inferieure namaakparfums naast de prijzen

103 104

Bv. Klos 2007, p. 174. Bv. HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569 m.nt. Speyart (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser); HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. Gielen (Adam Opel/Autec). Bv. Klos 2007, p. 175. Noot Speyart bij HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser). HvJ EG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009,43 m.nt. Gielen (LOral/Bellure).

105 106 107

- 33 -

van de originele geuren van LOral. LOral was hier niet van gediend en spande een procedure aan die uiteindelijk tot het Hof van Justitie reikte. De rechtsvraag die voor inbreuk onder artikel 5(1)(a) van de richtlijn van belang is, is of dit refererende gebruik in de vorm van vergelijkende reclame merkinbreuk oplevert. In de lijn van de eerder genoemde arresten neemt het Hof bij de beantwoording van deze vraag de specifieke belangen van de merkhouder in acht; het merk moet zijn wezenlijke functies kunnen vervullen en merkbescherming kan alleen worden ingeroepen in de gevallen dat het gebruik van het teken afbreuk doet aan de functies van het merk. Met betrekking tot deze functies overweegt het Hof in overweging 58 als volgt:

Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.

Naast de herkomstfunctie, moet het merk dus eveneens in staat zijn om haar kwaliteitsfunctie te vervullen, evenals de communicatie- investerings- en reclamefunctie. Hieruit blijkt dat niet alleen verwarringsgevaar (= afbreuk aan de herkomstfunctie) kan leiden tot merkinbreuk onder artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn, hetgeen uit eerdere rechtspraak wellicht leek voort te vloeien.108 De bescherming van de merkhouder die zich beroept op het gebruik van een identiek teken door een derde, voor identieke waren of diensten wordt zodoende weer uitgebreid. De absolute bescherming, zoals geformuleerd in de elfde overweging bij de richtlijn en artikel 16 van het TRIPs-verdrag, is door de functieleer echter verworden tot een voorwaardelijke bescherming.109 Het gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden is van de werkingssfeer van art. 5(1) uitgesloten, omdat dat gebruik geen van de belangen aantast die deze bepaling beoogt te beschermen.110 Overigens oordeelt het HvJ in deze zaak dat het teken niet voor zuiver beschrijvende doeleinden, maar voor reclamedoeleinden worden gebruikt. Het Hof laat het vervolgens aan de verwijzende rechter over om te bepalen of er daadwerkelijk afbreuk aan n van de functies van het merk wordt gedaan en er dus sprake is van merkinbreuk onder artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn.111

108 109 110 111

Arnold 2012, p.60. Gangjee en Burrell 2009, p.5. HvJ EG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009,43 m.nt. Gielen (LOral/Bellure) overweging 61. Idem, overweging 62 en 63.

- 34 -

2.3

De door de functieleer beschermde merkfuncties

In het vorige hoofdstuk is uitgebreid stilgestaan bij de verschillende signalen die het merk uitzendt en bij de keuze die de wetgever heeft gemaakt omtrent de functies die daadwerkelijk voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Nu Het Hof van Justitie zich ook, zij het beperkt, over de beschermde merkfuncties heeft uitgelaten, is het mogelijk om per beschermde functie te bepalen of de bedoeling van de wetgever is te herkennen in de Europese rechtspraak. 2.3.1 De Herkomstfunctie

Over deze functie is al veel gezegd; zowel de wetgever,112 literatuur113 als de Europese rechter beschouwt deze functie als essentieel.114 In verschillende uitspraken heeft het Hof deze functie willen verduidelijken, bijvoorbeeld in de zaak van Canon tegen Cannon:115

"De wezenlijke functie [is] daarin gelegen, dat aan de consument [] de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden; om zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging te kunnen vervullen, [] dat alle van

het merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en
dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan."

Uiteindelijk leiden alle verschillende definities tot n zelfde conclusie: de consument moet in staat zijn om de waren en/of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.116 Als een derde dit belet door hetzelfde teken te gebruiken voor identieke waren of diensten, doet hij afbreuk aan de herkomstfunctie en maakt hij onbetwist inbreuk op het merkenrecht op grond van art. 2.20(1)(a) BVIE.

112

Bv. Overweging 11 bij de Merkenrichtlijn; WTO Panel, 15 March 2005, WTO Document WT/DS174/R, overweging 7.664. Bv. McKenna 2007, p.1844; Senftleben 2011, p.1; Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.32. Bv. HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ2003, 265, m.nt. MRM (Arsenal/Reed). HvJ EG 29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393, m.nt DWFV (Canon/Cannon). Bv. Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.37

113 114 115 116

- 35 -

2.3.2

De Kwaliteitsfunctie

Ook de door het HvJ genoemde kwaliteitsfunctie is in de literatuur al eerder genoemd.117 Deze functie wordt ook wel geformuleerd als een garantiefunctie; de consument kan er op basis van het aangebrachte merk op vertrouwen dat de waren en diensten de voor hem bekende eigenschappen en hoedanigheden blijven hebben. Dit betekent echter niet dat de consument zich tot de merkhouder kan wenden als deze eigenschappen niet gegarandeerd zijn.118 Het veranderen van de eigenschappen en kwaliteit van een product is immers belangrijk in een consumptiemaatschappij en dient eveneens als marketinginstrument van de merkhouder. Het risico bestaat voor de merkhouder met name uit het verliezen van consumenten als zij de eerder geboden kwaliteit niet kunnen waarborgen.119 De kwaliteitsfunctie wordt overigens vaak in combinatie genoemd met de herkomstfunctie van het merk;120 als een consument op basis van de ervaren kwaliteit van het product besluit om het nogmaals te kopen, moet hij wel in staat zijn om de beschikbare producten van elkaar te onderscheiden. In het citaat uit de zaak Canon/Cannon dat in de vorige paragraaf is aangehaald, is de kwaliteitsfunctie min of meer al te vinden, jaren voordat het HvJ de kwaliteitsfunctie in LOral/Bellure als zodanig formuleerde.121 Ook hier wordt de (voorloper van de) kwaliteitsfunctie genoemd in combinatie met de herkomstfunctie; producten die van het merk zijn voorzien, zijn verricht onder controle van dezelfde onderneming die instaat voor de kwaliteit ervan. 122 De kwaliteitsfunctie is overigens met name van belang voor collectieve merken.123 Deze merken, zoals Woolmark voor wol-producten, worden immers alleen aangebracht op producten die aan een bepaalde standaard voldoen en dus een hoge kwaliteit waarborgen. Het risico voor producenten die een dergelijke kwaliteit kunnen garanderen ligt dan in het feit dat ze hun collectieve merkstatus kunnen verliezen als ze nalaten om deze kwaliteit te waarborgen. Scenario's waarin afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteitsfunctie van het merk liggen voor de hand. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een derde een product verhandelt dat gelijk is aan het product van de merkhouder en is voorzien van het identieke beschermde teken van de merkhouder, maar waarbij de kwaliteit van het product duidelijk inferieur is. In dat geval
117 118 119 120 121

Bv. Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.10. Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.11. Cohen Jehoram, Van Nispen en Huydecoper 2009, p.635. Idem, p.42. Maar ook in bv. HvJEG 23 mei 1978, C 102/88 m.nt. LWH (Hoffman-La Roche/Centrafarm); HvJEG 22 juni 1994, C-9/93, NJ1995, 480 m.nt. DWFV (IHT/Ideal Standard). HvJ EG 29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393, m.nt DWFV (Canon/Cannon) overweging 28; HvJ EG 11 september 2007, zaaknr. C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. Gielen (Cline). Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.13.

122

123

- 36 -

bestaat het risico dat de consument denkt dat het product van minder kwaliteit afkomstig is van de merkhouder, waardoor de kwaliteitsfunctie van het beschermde merk wordt geschaad.124 De mogelijkheid om een producent te waarderen voor een hoge kwaliteit en af te rekenen op slechte kwaliteit, zoals het in het vorige hoofdstuk uiteen is gezet, wordt zodoende ook door de Europese rechter als een beschermde merkfunctie erkend. 2.3.3 De Communicatie-, Reclame- en Investeringsfunctie

De communicatiefunctie is eveneens een bekende functie en is als zodanig al beschreven in het vorige hoofdstuk.125 De functie is eveneens onlosmakelijk verbonden met de herkomstfunctie en informeert de consument over onder andere herkomst, kwaliteit en andere productkenmerken.126 Daarnaast roept het ook bepaalde associaties op; omdat veel producten van soortgelijk karakter lastig te onderscheiden zijn, is het voor producenten steeds aantrekkelijker om een bepaalde lifestyle richting de consument te communiceren.127 De advertentiefunctie vloeit dan ook voort uit de communicatiefunctie en gaat over het vermogen van het merk om consumenten te informeren en te overtuigen.128 Volgens Gielen129 en Klos130 heeft het merk slechts twee belangrijke hoofdfuncties; naast het vaststellen van de herkomst van producten is dat ook de mogelijkheid om met merken te communiceren. Andere functies van het merk zijn volgens hen slechts afgeleiden hiervan, zo dient de reclamefunctie er volgens hen evenals de communicatiefunctie toe om via de media met consumenten te communiceren en hebben garantie en vertrouwen allen met de herkomstaanduiding te maken. Ook Cohen Jehoram en Wichers Hoeth noemen de reclame- en communicatiefunctie, in tegenstelling tot het Hof van Justitie, in n adem.131 Over de investeringsfunctie bestaat meer onduidelijkheid; zo zegt Gielen in zijn noot bij L'Oral/Bellure dat deze functie nieuw is en dat het niet geheel duidelijk is wat het Hof hiermee bedoelt. Hij vermoedt op dat moment dat het niet veel meer omhanden heeft dan dat het merk een tool is om in de opbouw en behoud van een markt te investeren.132

124

Dit is bevestigd in de Benelux-rechtspraak, bijvoorbeeld BenGH 6 november 1992, BIE 1993, 84, overweging 34 (Automotive Products/Valeo). Fezer 2003. Strasser 2000, p.382-386. Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.12. Cohen Jehoram 2012, p.182. Gielen e.a. 2011, p.211 en Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.13. Klos 2007, p. 175. Cohen Jehoram, Van Nispen en Huydecoper 2008, p.42. HvJ 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009,43 m.nt. Gielen (LOral/Bellure) .

125 126 127 128 129 130 131 132

- 37 -

In overweging 58 van het arrest L'Oral/Bellure verwoordt het Hof van Justitie de beschermde functies van het merk en stelt het dat afbreuk aan n van deze functies inbreuk oplevert onder artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn. Het Hof laat echter na om uiteen te zetten wat de functies precies inhouden; het heeft zodoende een onbetreden sneeuwlandschap gecreerd waarin het naar believen lijnen kan trekken.133 Om duidelijkheid te creren was het daarom nodig dat het Hof uitvoeriger in zou gaan op de betekenis van de verschillende merkfuncties die het in LOral/Bellure heeft geformuleerd. 2.4 Online adverteren met het merk van een concurrent

De verduidelijking van een aantal merkfuncties door het Hof van Justitie kwam in een aantal arresten omtrent een zeer specifieke merkenrechtelijke kwestie die eerder in de inleiding genoemd is; het adverteren met het merk van een concurrent op zoekmachinediensten. Via bijvoorbeeld het AdWord systeem van Google, waar de betreffende rechtszaken betrekking op hebben, kan een adverteerder een trefwoord koppelen aan zijn advertentie. Na het intypen van dit zoekwoord door een gebruiker van de zoekdienst verschijnt deze advertentie vervolgens onder het kopje van gesponsorde links naast de natuurlijke zoekresultaten. Google maakt het echter eveneens mogelijk dat een adverteerder het merk van een concurrent als trefwoord aan zijn advertentie koppelt.134 2.4.1 Het arrest Google/Louis Vuitton

Dit was bijvoorbeeld het geval bij een zaak uit 2010 tussen Google en Louis Vuitton, waarbij een derde counterfeit Louis Vuitton-producten aanbood die via Google te vinden waren na het invoeren van de zoekterm 'Louis Vuitton'.135 Het was hierbij de vraag of de adverteerder, die zodoende uitnodigt om te surfen naar zijn site met inbreukmakende producten, door het registreren van het trefwoord Louis Vuitton inbreuk maakt op de merkrechten van Louis Vuitton. In lijn met artikel 5(1)(a) van de Merkenrichtlijn en de eerder behandelde vaste jurisprudentie stelde het Hof in overweging 49 eerst dat:

133 134 135

Hofhuis 2010, p.705. Heerma van Voss en Zwaan 2010, p.207-208. HvJEG 23 maart 2010, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08, RvdW 2010, 617 (Google France/Louis Vuitton).

- 38 -

de merkhouder het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming (1), van een teken dat gelijk is aan het merk (2), kan verbieden, wanneer dit gebruik (3) plaatsvindt in het economisch verkeer (4), het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten (5) als die waarvoor het merk ingeschreven is, en het gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (6).

Aan de meeste van de genummerde inbreukcriteria wordt eenvoudig voldaan; het HvJ focust zich dan ook op de voor de ontwikkeling van de functieleer relevante criteria van merkgebruik in het economisch verkeer en afbreuk aan de functies van het merk. Voor de ontwikkeling van de functieleer is met name het laatste criterium van belang; de beoordeling van de vraag of het gebruik van het teken afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Zonder dat het deze keuze motiveert, komt het Hof niet toe aan de beoordeling van alle in LOral/Bellure genoemde merkfuncties, maar behandelt het slechts de herkomst en advertentiefunctie.136 Met betrekking tot de herkomstfunctie hanteert het Hof overigens een nieuwe definitie, toegespitst op de internetgebruiker. Van afbreuk aan de herkomstfunctie is sprake: 137

Wanneer de advertentie het voor de [internetgebruiker] onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

In overweging 84 verwijst het Hof naar het eerder aangehaalde citaat uit het Cline-arrest,138 waarmee het Hof het verband tussen de herkomst- en de kwaliteitsfunctie onderschrijft.139 Het Hof laat het aan de nationale rechter over om te bepalen of het adverteren afbreuk doet aan de herkomstfunctie, maar achtte deze afbreuk in ieder geval aanwezig indien de gesponsorde link
136 137 138

Vos 2011, p.18. Overweging 83. Het merk dient de waarborg te dienen dat alle waren of diensten die het aanduidt, zijn vervaardigd of verricht onder controle van n en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan; HvJ EG 11 september 2007, zaaknr. C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. Gielen (Cline).

139

Heerma van Voss en Zwaan 2010, p.212.

- 39 -

de indruk wekt dat er tussen de adverteerder en de merkhouder een economische band bestaat, maar ook wanneer een dergelijke indruk niet wordt gewekt, maar de gesponsorde link wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal genformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de gesponsorde link niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft.140 Interessanter is het echter als het Hof toekomt aan de beoordeling van een mogelijke afbreuk aan de reclamefunctie van het merk; het HvJ overweegt dat de merkhouder zijn merk ook voor reclamedoeleinden gebruikt om daarmee de consument te informeren en te overtuigen. Het bevestigt vervolgens dat "het merkenrecht ook die functie beschermt, wanneer het gebruik door een derde van zijn merk afbreuk doet aan de reclamefunctie."141 Volgens het Hof wordt aan deze reclamefunctie afbreuk gedaan:142

wanneer dat gebruik afbreuk doet aan het gebruik van het merk, door de merkhouder als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument.

Het hof oordeelt vervolgens echter dat er door het gebruik van AdWords geen afbreuk aan deze functie gedaan kan worden; het is namelijk zo dat naast de gesponsorde links ook natuurlijke links worden getoond, waar het resultaat van de merkhouder op basis van relevantie bovenaan zal verschijnen.143 Het Hof stelt daarbij voor het gemak de gesponsorde koppelingen gelijk aan de natuurlijke resultaten en gaat er vanuit dat de merkhouder in de natuurlijke resultaten altijd bovenaan zal verschijnen. Op deze manier zal op dit medium, volgens het Hof, dus altijd het gewenste resultaat bereikt worden; de eigen, natuurlijke, link zal altijd bovenaan verschijnen en daarom wordt er geen afbreuk gedaan aan de reclamefunctie van het merk. 2.4.2 Het arrest Interflora/Marks & Spencer

In het latere arrest Interflora/Marks & Spencer heeft het Hof van Justitie deze leer bevestigd.144 In dit geval had Marks & Spencer de merknaam van concurrent Interflora als AdWord ingeschreven. Als gevolg kwam Marks & Spencer als gesponsord resultaat naar boven na het invoeren van de zoekterm van de concurrent. Interflora voerde onder andere aan dat hierdoor
140 141 142 143 144

Overweging 90. Overweging 91. Overweging 92. Overweging 96 HvJEG 22 september 2011, C-323/09, IER 2011/71 m.nt. Gielen (Interflora/Marks & Spencer).

- 40 -

afbreuk aan de reclamefunctie van het merk werd gedaan. Het Hof was het hier echter niet mee eens en oordeelde dat:

"het enkele feit dat het gebruik door een derde van een aan een merk gelijk teken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, de houder van die merk verplicht om grotere reclame-inspanningen te leveren om de bekendheid van die merk de consument te behouden of te verhogen, volstaat hoe dan ook op zich niet om te concluderen dat afbreuk aan de reclamefunctie van dat merk wordt gedaan."

In dit geval vond het HvJ dat het maken van reclame op internet op basis van trefwoorden er slechts toe dient om alternatieven voor de consument aan te bieden, er wordt daarom geen afbreuk gedaan aan de reclamefunctie van het merk. Uit de bovenstaande arresten blijkt dat het HvJ voor wat betreft het adverteren met keywords bij internetzoekmachines niet aan merkinbreuk wil op grond van het feit dat er afbreuk wordt gedaan aan de reclamefunctie. Als de merkhouder met zijn merk bovenaan de resultaten wil verschijnen, zal hij zelf in een keyword moeten investeren en kan hij merkenrechtelijk weinig beginnen tegen concurrenten die 'zijn' merk hebben ingeschreven als AdWord.145 Verder gaat het Hof in het arrest Interflora/Marks & Spencer voor het eerst in op de vraag of het inschrijven van het merk als AdWord door een derde tot aantasting van de investeringsfunctie van het merk kan leiden. In tegenstelling tot de conclusie van de A-G Jskinen in deze zaak146 omschrijft het Hof deze functie als volgt:

"de mogelijkheid dat een merk door de merkhouder wordt gebruikt ter verwerving of

behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden."

145 146

Gielen 2012. Zijn omschrijving: dat merken '() ook dienen om innovatie en zakelijke investeringen te bevorderen. Een merk beschermt de investeringen die de merkhouder heeft gedaan voor de betrokken waren of diensten en zorgt daardoor voor economische stimulansen voor verder innovatie en investeringen.'

- 41 -

Deze definitie lijkt sterk overeen te stemmen met de reclamefunctie van het merk, en behelst niet meer dan het imago dat omtrent het merk bestaat na het doen van investeringen daarin. Het Hof erkent deze overlap maar stelt dat de investeringsfunctie breder is dan de reclamefunctie; verwerving of behoud van een reputatie kan immers ook via diverse andere commercile technieken dan reclame.147 Volgens het Hof kan er op twee manieren afbreuk worden gedaan aan de investeringsfunctie van een merk:148 In het geval van een merk waar nog geen reputatie aan is gekoppeld (een onbekend merk): als de derde door het gebruik van het merk de merkhouder stoort in het verwerven van een reputatie; In het geval van een merk dat reeds een dergelijke reputatie geniet: als het gebruik door de derde afbreuk doet aan deze reputatie en derhalve het behoud ervan in gevaar brengt. Het Hof formuleert ook een tweetal gevallen waarin de merkhouder zich zeker niet met succes op een aantasting van de investeringsfunctie kan beroepen. Zo kan het enkele feit dat een merkhouder zijn investeringen moet opvoeren om de reputatie te verkrijgen of te behouden in omstandigheden van eerlijke mededinging en met eerbiediging van de herkomstfunctie, er niet voor zorgen dat er sprake is van aantasting van de investeringsfunctie. Ook kan niet worden aanvaard dat de merkhouder zich op de omstandigheid beroept dat het merkgebruik in de vorm van AdWords ertoe leidt dat een aantal consumenten er mogelijkerwijs toe wordt gebracht de waren of diensten waarop het merk is aangebracht, links te laten liggen.149 Op basis van dit arrest oordeelt Gielen dat de overlap van de reclame- en investeringsfunctie te groot is en hij vindt daarnaast dat de definitie gekunsteld overkomt. Hij had meer gevoeld voor de verwoording van A-G Jskinen in Interflora/Marks & Spencer; namelijk dat het merk ook dient om innovatie en investeringen te bevorderen en dat deze investeringen van de merkhouder beschermd dienen te worden.150 Het Hof heeft echter een andere benadering gekozen en heeft de investeringsfunctie gedefinieerd zoals bovenstaand is weergegeven. Het resultaat daarvan is dat er slechts een klein verschil bestaat tussen de investerings- en reclamefunctie. Volgens het Hof bestaat de investeringsfunctie slechts uit de reclamefunctie, plus de overige commercile technieken die het mogelijk maken om een reputatie te verwerven of te behouden. Samenvoeging van de reclame- en investeringsfunctie tot een goodwillfunctie, is

147 148 149 150

Overweging 61. Overweging 62. Overweging 64. Gielen 2012, p.42.

- 42 -

volgens sommigen een oplossing om deze volgens hen ongewenste overlap ongedaan te maken.151 2.5 Conclusie

Op grond van de hierboven behandelde jurisprudentie kan de volgende conclusie worden getrokken met betrekking tot merkinbreuk onder artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn: Als een merkhouder een beroep wil doen op dit artikel, moet er sprake zijn van het gebruik van een identiek teken door een derde, wanneer dit gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer en het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is. Daarnaast moet het gebruik door de derde afbreuk doen aan de herkomst-, communicatie-, kwaliteits-, advertentie-, en/of de investeringsfunctie van het merk. Deze functies omvatten, kort gezegd, het volgende:152 Herkomstfunctie: beschermt het verband tussen het merk en de onderneming die het gebruikt, waarmee verwarring bij het publiek wordt voorkomen. De consument moet in staat zijn om te weten of de waren of diensten afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde. Communicatiefunctie: De merkhouder moet in staat zijn om de communicatie die via het merk tussen de merkhouder en consument plaatsvindt, ongestoord te kunnen uitvoeren. Kwaliteitsfunctie: Het merk moet in staat zijn om een bepaalde kwaliteit aan de consument te garanderen. Het garandeert dat de waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan. Advertentiefunctie: Deze functie ziet op de mogelijkheid van een merk om consumenten te informeren en te overtuigen; het merk moet zijn functie als instrument van commercile strategie kunnen uitoefenen. Schade aan deze functie bestaat uit het aantasten van de wervingskracht van het merk. Investeringsfunctie: Bestaat uit de mogelijkheid dat een merk door de merkhouder wordt gebruikt ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden. Aantasting bestaat uit het verstoren van deze mogelijkheid, waardoor de merkhouder niet meer in staat is een reputatie te behouden waarmee het consumenten kan aantrekken en op hun loyaliteit kan vertrouwen.
151 152

Gielen e.a. 2011, p.212. Zoals o.a.: Senftleben 2010, p.349; . Cohen Jehoram 2012, p.181-182.

- 43 -

Hoofdstuk 3: Gevolgen van de functieleer

Door de introductie van de functieleer heeft het Hof van Justitie een eigen benadering van artikel 5(1)(a) van de Merkenrichtlijn gevonden die niet in de Richtlijn geregeld is. Sommigen achten deze benadering onnodig en anderen vinden deze zelfs in strijd met het wettelijk systeem.153 Nu deze leer echter in de doctrine is opgenomen, is het noodzakelijk om te bekijken wat de hiermee gepaarde gevolgen en ontwikkelingen zijn. 3.1 Uitbreiding van het begrip merkgebruik

Een ontwikkeling die niet een direct gevolg is van de functieleer, maar er wel mee gepaard is gegaan en zeker zeer relevant is, is de uitbreiding van het begrip merkgebruik. Volgens een onderzoek van het Max Planck Institute for Intellecutal Property and Competition Law naar het functioneren van het Europese merkenrecht, heeft het Europese Hof van Justitie een duidelijke reden gehad om de functieleer te ontwikkelen en in merkenzaken toe te passen.154 Volgens hen heeft het Hof moeite om bepaalde handelingen met betrekking tot een merk in het systeem van het merkenrecht te passen, waar hij dit wel wenselijk acht. Dit is met name het geval wanneer een merk wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het aanduiden van de herkomst van waren of diensten.155 De gevallen uit de rechtspraktijk die de aanleiding hebben gegeven tot het ontwikkelen van de functieleer, hebben dan ook (voornamelijk) betrekking op vergelijkende reclame en keywords op zoekmachinediensten. Handelingen die eerder niet onder verboden merkgebruik zouden vallen, kunnen door de ontwikkeling van de functieleer en oprekking van het begrip merkgebruik nu wel slechts aan de merkhouder voorbehouden zijn. Zoals gesteld in het vorige hoofdstuk, zijn met name de criteria van gebruik in het economisch verkeer en afbreuk aan de functies van het merk van belang in de beoordeling van de vraag of het inschrijven van een merk van de concurrent als AdWord merkinbreuk oplevert.156 Nu de functies van het merk uitgebreid behandeld zijn, is het noodzakelijk om een ander gevolg van het ontstaat van de functieleer te behandelen: de uitbreiding van het begrip 'merkgebruik in het economisch verkeer. Deze zinsnede bestaat uit twee onderdelen, te weten: het gebruik van het merk ter onderscheiding van waren en/of diensten, en het gebruik daarvan in het economisch
153 154 155 156

Bv. Cohen Jehoram 2009, p.569. Knaak e.a. 2012. Idem, p.12. HvJEG 23 maart 2010, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08, RvdW 2010, 617 (Google France/Louis Vuitton).

- 44 -

verkeer.157 Omdat, om het voorbeeld van de AdWords-zaken te gebruiken, de adverteerder het doel heeft om bezoekers naar de site te leiden waarop hij zijn waren of diensten aanbiedt, heeft het Hof geoordeeld dat het teken wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer.158 Op grond van geldende jurisprudentie is daarmee aan de eis van gebruik in het economisch verkeer voldaan.159 Uit de eerder besproken jurisprudentie is echter gebleken dat het puur beschrijvende gebruik van een teken geen gebruik ter onderscheiding van waren en/of diensten oplevert omdat het gebruik niet het doel heeft om producten te onderscheiden.160 In de zaak Google/Louis Vuitton oordeelt de Europese rechter echter dat er weldegelijk sprake is van gebruik ter onderscheiding van waren en/of diensten door de adverteerder, ook al verschijnt het beschermde teken niet in de advertenties zelf.161 Dit gebruik is dan ook aan te merken als gebruik voor de eigen waren en diensten van de adverteerder, omdat de internetgebruiker ook kennis neemt van de waren of diensten van de adverteerder.162 Het feit dat de internetgebruiker gelooft dat de waren of diensten van de adverteerder afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch daarmee verbonden onderneming is een voldoende verband om gebruik voor eigen waren en diensten aan te nemen.163 Hofhuis verwoordt het als volgt:164

het Hof beschouwt het gebruiken van een AdWord als gebruik voor de waren van de adverteerder, terwijl de adverteerder het AdWord kennelijk tegelijkertijd niet gebruikt om zijn waren te onderscheiden (maar juist om deze waren als alternatief aan te bieden voor de waren die de internetgebruikers onder dat merk kennen).

Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van gebruik van het teken voor waren of diensten als de concurrent beoogt de internetgebruikers een alternatief te bieden voor de waren of diensten van de merkhouder. 165 Hiermee heeft het Hof de drempel voor merkgebruik sterk
157 158 159 160 161

Lemley 2007, p.1675. Overwegingen 50-52. HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ2003, 265, m.nt. MRM (Arsenal/Reed). HvJ EG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002,29 m.nt. Gielen (Hlterhoff/Freiesleben). HvJEG 23 maart 2010, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08, RvdW 2010, 617 (Google France/Louis Vuitton), overweging 65. Overweging 71. Overweging 72. Hofhuis 2010, p.705. Noot Becker bij Google France/Louis Vuitton 26 april 2010, p.4, te vinden via boek9.nl, document B9 8793.

162 163 164 165

- 45 -

verlaagd, het enkele leggen van een verband met het beschermde merk is voldoende om aan dit criterium te voldoen.166 Als resultaat van de uitbreiding van het begrip merkgebruik, kan de merkhouder zich nu verzetten tegen verwijzingen naar zijn merk, ook al beschouwt het publiek deze verwijzing niet als de aanduiding van herkomst van waren of diensten.167 In het geval van bekende merken kan de merkhouder zich nu verzetten tegen refererend merkgebruik en zou zelfs decoratief gebruik door derden, waardoor dat bekende merk in gedachten wordt opgeroepen, al tot merkgebruik kunnen leiden.168 Door met name de jurisprudentie rondom de merkperikelen die diensten als Google AdWords met zich meebrengen, blijkt dat het Hof van Justitie de drempel voor merkgebruik sterk verlaagd heeft. Een laatste verduidelijking daarvan is een citaat uit de zaak LOral/eBay, waarin eBay het merk LOral als keyword had ingeschreven ter verwijzing naar de - door derden ter veiling aangeboden- producten op de eigen site.169 Volgens het Hof leidde dit tot merkgebruik omdat:170

De advertenties van eBay [] duidelijk verband leggen tussen de in die advertenties vermelde merkproducten en de mogelijkheid om deze via eBay te kopen.

Het enkele oproepen van een verband met het merk is derhalve al voldoende op merkgebruik op te leveren.171 3.2 Overlap tussen artikel 5(1)(a) en (b) Merkenrichtlijn

Afbreuk aan de herkomstfunctie, waardoor verwarring wordt gesticht, is bij uitstek een toets die gehanteerd wordt in de gevallen van similarity onder artikel 5(1)(b). Immers, in de gevallen van double identity wordt verwarring geacht aanwezig te zijn172 en is er geen additionele toets noodzakelijk. Dit is door de introductie van de functieleer echter veranderd. In eerdere jurisprudentie verwoordde het Hof alleen de herkomstfunctie als de essentile functie, waaraan afbreuk moest worden gedaan om inbreuk aan te nemen.173 Door de introductie van dit vereiste
166

HvJEG 23 maart 2010, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08, RvdW 2010, 617 (Google France/Louis Vuitton), overweging 72; HvJ EG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009,43 m.nt. Gielen (LOral/Bellure), overweging 92.

167 168 169 170 171 172 173

Senftleben 2011, p.8. Idem. HvJEU 12 juli 2011, zaak C-324/09, BIE 2011/107 m.nt. Koelman (LOral/eBay).. Overweging 93. Senftleben 2011, p.21. Volgens artikel 16(1)TRIPs. Bv. HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ2003, 265, m.nt. MRM (Arsenal/Reed); HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. Gielen (Adam Opel/Autec).

- 46 -

heeft de functieleer er aldus voor gezorgd dat een zekere verwarringstoets onder artikel 5(1)(a) van de Merkenrichtlijn gehanteerd wordt, waarbij afbreuk aan de herkomstfunctie moet worden bewezen. Immers, afbreuk aan de herkomstfunctie van het merk leidt ertoe dat de consument verward wordt wie de merkhouder is. Deze gempliceerde verwarringstoets duidt op een doorkruising van de verschillende inbreukcriteria; Vos verwoordt deze ontwikkeling als volgt:174

Het blijft voor de merkenjurist onwennig om verwarringsgevaar en afbreuk aan bepaalde functies van het merk te bespreken in het kader van artikel 2.20(1)(a), voor

verwarringsgevaar kijken wij toch liever naar (b) en voor afbreuk aan bepaalde functies liever
naar (c) en (d).

Dat er sprake is van een overlap tussen de inbreuktoets van artikel 5(1)(a) en die van (b) blijkt ook uit de zaak BergSpechte/Trekking.175 Dit was wederom een zaak met betrekking tot de inschrijving van de naam van een concurrent als AdWord, waarin het HvJ zowel merkinbreuk onder 5(1)(a) als onder (b) beoordeelde. Met betrekking tot de vermeende afbreuk aan de herkomstfunctie van het merk herhaalt het Hof de motivering uit Google/Louis Vuitton: de indruk mag niet gewekt worden dat er een economische band bestaat tussen de derde en de merkhouder (kort gezegd).176 Vervolgens beoordeelt het Hof het verwarringsgevaar om te bepalen of er sprake is van inbreuk op grond van artikel 5(1)(b) Merkenrichtlijn. Daarbij stelt het HvJ dat er sprake is van verwarringsgevaar als: 177

aan internetgebruikers, op basis van een met een merk overeenstemmend trefwoord, een advertentie van een derde wordt getoond die het voor de normaal genformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een

economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.
Zowel de vraag of er sprake is van afbreuk aan de herkomstfunctie als de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar, omvat met betrekking tot het adverteren met het merk van een ander op een internet-zoekdienst dus de toets of de advertentie te vaag is, waardoor de internetgebruiker verward zou kunnen worden over de herkomst ervan. Met betrekking tot het
174 175 176 177

Vos 2011, p. 18. HvJEG 25 maart 2010, C-278/08, RvdW 2010/618 (BergSpechte Outdoor Reisen/Gnter Guni Trekking). Overweging 36. Overweging 39.

- 47 -

inschrijven van AdWords van een concurrent geldt daarmee een substantiringsplicht om markttransparantie te garanderen; het kunnen vaststellen van de herkomst van de advertentie is cruciaal om te bepalen of er al dan niet sprake is van merkinbreuk.178 Hierdoor is een verandering in het merkenrechtelijke systeem in gang gezet. Waar het merkenrecht traditioneel als een defensief systeem fungeerde - merkenrechten dienden als instrument om merkhouders en consumenten te beschermen tegen verwarring- is dat nu anders. Sinds de AdWords-zaken werpt het merkenrecht een positieve verplichting op aan derden om er voor te zorgen dat zij zich voldoende distantiren van het beschermde merk.179 Aldus is er ook een verwarringstoets aan artikel 5(1)(a) toegevoegd, met dien verstande dat de bewijslast van verwarring omgekeerd is ten opzichte van artikel 5(1)(b): het is aan de derde om te bewijzen dat zijn merkgebruik voldoende verwijderd is van het beschermde merk, waar de merkhouder in het geval van artikel 5(1)(b) daarentegen zelf moet aantonen dat er sprake is van verwarringsgevaar.180 3.3 Overlap tussen artikel 5(1)(a) en 5(2) Merkenrichtlijn

Uit overweging 11 bij de Merkenrichtlijn blijkt dat de functie van het merk met name is gelegen in het waarborgen van de aanduiding van herkomst en in het geval van double identity is bescherming daartoe absoluut. In eerste instantie is het artikel dus niet gericht op het beschermen van brand value (of: goodwill).181 Eerder bleek echter al dat het WTO Panel vaststelde dat de economische waarde van het merk als uit een reflex in acht wordt genomen door absolute bescherming te bieden in de gevallen van double identity.182 Er bestaat dus een verband tussen de bescherming van de herkomst van het merk en de bescherming van de economische waarde ervan. Na de hiervoor behandelde arresten lijkt de Europese rechter deze connectie eveneens te erkennen. Door de kwaliteits-, communicatie-, investerings- en advertentiefunctie aan bescherming te onderwerpen, wordt vooral voor bekende merken de mogelijkheid gecreerd om een beroep te doen op de absolute bescherming van artikel 5(1)(a). Een sterk merk is immers in staat om een bepaalde lifestyle richting het publiek te communiceren, door middel van investeringen in reclame, waardoor het merk een reputatie verwerft.183 Zo zijn er juristen die de in LOral/Bellure ontwikkelde extra functies direct aan de intrinsieke waarde van het merk koppelen. Quaedvlieg gebruikt bijvoorbeeld de reclamefunctie als synoniem van de
178 179 180 181 182 183

Senftleben 2011, p.19. Senftleben 2011, p.20. Arnold 2012, p.61. Senftleben 2009, p.47. WTO Panel, 15 March 2005, WTO Document WT/DS174/R, overweging 7.664. Senftleben 2011, p.13.

- 48 -

goodwillfunctie en heeft daarbij een juridische voorkeur voor de laatste term om de eigenschappen die aan het merk verleend worden door zijn bekendheid en imago aan te duiden.184 Ook Cohen Jehoram en van Helden beschouwen de goodwillfunctie als een onderdeel van de functies die het Hof in LOral/Bellure bedoelt.185 Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt vervolgens dat, sinds de introductie van de functieleer, deels dezelfde toets wordt gehanteerd om te bepalen of er sprake is van merkinbreuk onder art. 5(1)(a) (de gevallen van double identity) en artikel 5(2) (de additionele bescherming van bekende merken). In het arrest Interflora/Marks&Spencer stelt het Hof dat de investeringsfunctie wordt aangetast als het gebruik door een derde de merkhouder stoort een reputatie te verwerven of te behouden.186 Als dit in het geval van double identity kan worden aangetoond, wordt er afbreuk aan n van de functies van het merk gedaan en maakt de derde merkinbreuk op grond van artikel 5(1)(a). In LOral/Bellure kreeg het Hof naast de beoordeling van merkinbreuk op grond van artikel 5(1)(a), ook de vraag of er sprake was van afbreuk aan de reputatie van het merk onder artikel 5(2) Merkenrichtlijn. Ter beantwoording redeneerde het HvJ als volgt:187

Er is sprake van afbreuk aan de reputatie van het merk, [] wanneer de waren of diensten
waarvoor het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk [dat] door de derde wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. Het risico op een dergelijke afbreuk kan met name volgen uit het feit dat de waren of diensten die door de derde worden aangeboden een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk kan uitgaan.

Deze maatstaf vertoont een grote gelijkenis met de redenering uit Interflora/Marks&Spencer, hetgeen er toe leidt dat het negatief benvloeden van de reputatie van een merk zowel tot inbreuk kan leiden op grond van artikel 5(1)(a) als op grond van artikel 5(2) Merkenrichtlijn. Hiermee wordt aangetoond dat goodwillbescherming, door de ontwikkeling van de

184 185 186

Quaedvlieg 2009, p.803. Cohen Jehoram en van Helden 2011, p.118. HvJEG 22 september 2011, C-323/09, IER 2011/71 m.nt. Gielen (Interflora/Marks & Spencer) overweging 62. HvJ EG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009,43 m.nt. Gielen (LOral/Bellure), overweging 40.

187

- 49 -

merkenrechtelijke functieleer, via beide artikelen wordt beschermd.188 Ook deze ontwikkeling leidt ertoe dat het artikel 5(1)(a) zijn defensieve insteek verliest, aldus Senftleben. De optionele bescherming die lidstaten volgens artikel 5(2) aan bekende merken kunnen bieden, verandert zodoende in een absolute bescherming ervan onder 5(1)(a).189 Daarnaast kan een houder van een merk dat niet aan de bekendheidseis van artikel 5(2) voldoet, ook bescherming van goodwill afdwingen onder artikel 5(1)(a). Nu het Hof van Justitie, door de ontwikkeling van de functieleer, erkent dat de goodwill van een merk ook buiten artikel 5(2) Merkenrichtlijn beschermd kan worden, is een verdere tendens van overlapping van inbreukartikelen ingezet. Ook Quaedvlieg ziet dit in; hij concludeert dan ook dat er nog maar n inbreukartikel is waaronder goodwillbescherming niet mogelijk is: als het gaat om een gelijk of overeenstemmend teken dat gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten (artikel 5(1)(b)).190 In een aantal zaken heeft het Hof van Justitie echter geoordeeld dat bij het beoordelen van verwarringsgevaar onder artikel 5(1)(b) ook de bekendheid van het merk relevant is, dus het is de vraag hoe lang dit uitzonderingsartikel nog stand zal houden.191 Immers, hoe bekender het merk is, des te ruimer is de beschermingsomvang en des te eerder zal verwarringsgevaar worden aangenomen.192 3.4 Het merk als exploitatierecht

Felix Cohen was er in 1935 vroeg bij door te stellen dat er een verschuiving plaatsvond van de bescherming van de consument als doel van het merkenrecht naar de bescherming van het merk zelf als verkoopinstrument.193 Ter onderbouwing stelt Cohen dat het volgende juridische argument destijds gold:

One who by the ingenuity of his advertising or the quality of his product has induced consumer responsiveness [], has thereby created a thing of value, a thing of value is property; the creator of property is entitled to protection against third parties who seek to

deprive him of his property.

188 189 190 191

Cohen Jehoram en van Helden 2011, p.119. Senftleben 2011, p.5. Quaedvlieg 2009, p.804. HvJEG 11 november 1997, C-251/91, NJ1998, 9 m.nt. DWFV (Puma/Sabel); HvJEG 22 juni 2000, C-425/98, NJ2000, 712 (Adidas/Marca). Cohen Jehoram en van Helden 2011, p.118-123. Cohen 1935, p.814.

192 193

- 50 -

De opvatting om het merk als zodanig als exploitatierecht te beschouwen, is nooit in wetgeving opgenomen. Betoogd kan echter worden dat een dergelijke trend weldegelijk is ingezet door de goodwillfunctie van het merk via de functieleer een bredere bescherming te bieden. Zo geeft C. Craig de Canadese rechter en wetgever in een case comment op de zaak LOral/Bellure een aantal lessen mee die zij kunnen trekken uit dit Europese arrest.194 Daarbij lokaliseert hij onder andere de problemen die ontstaan door het identificeren van de overige functies van het merk die naast de herkomstfunctie bestaan. Een met LOral/Bellure vergelijkbare zaak over vergelijkende reclame heeft in 1968 in Canada gespeeld, waarin de rechter oordeelde dat het vergelijkende gebruik geen gebruik ter onderscheiding van de eigen waren of diensten was en er derhalve geen afbreuk aan de herkomstfunctie werd gedaan.195 Craig beschouwt dit als een belangrijke beperking van de exclusieve rechten van de merkhouder; een merk moet niet enkel als eigendom beschouwd worden; het wordt juist beschermd vanwege zijn vermogen om markttransparantie te bieden. Om te voorkomen dat de exclusieve rechten van de merkhouder zich zullen uitstrekken tot al het mogelijke gebruik door derden, is het volgens Craig cruciaal dat het merkenrecht slechts op zaken ziet waar de herkomstfunctie van het merk in het geding is.196 Hij roept de Canadese rechters en wetgevers dan ook op een hernieuwde waardering op te brengen voor de gevaren die gepaard gaan met de overbescherming van merken, waarbij vrije mededinging en meningsuiting in het geding zijn.197 Het beschermen van de overige functies van het merk in de gevallen van double identity leidt volgens Craig dus tot het verworden van het merk tot een exploitatierecht van de merkhouder, wat niet de bedoeling van het merkenrecht is. Daarom acht hij het onwenselijk om een dergelijke functieleer in het Canadese rechtsstelsel te implementeren. 3.5 Invloed op de beschermingsomvang van merkrechten

Nu uiteen is gezet wat de gevolgen van de functieleer zijn geweest op de relevante inbreukcriteria en na het behandelen van de praktische gevolgen van de leer, is het mogelijk om te beoordelen wat het effect er van is op de effectieve bescherming die een merkhouder geniet. Oftewel: zorgt de introductie van de functieleer voor een ruimere of een beperktere beschermingsomvang van merkrechten? Daartoe staan hieronder nogmaals de inbreukeisen waaraan voldaan moet worden om voor bescherming van artikel 5(1)(a), of artikel 2.20(1)(a), in aanmerking te komen:

194 195 196 197

Craig, 2010, p.321-334. 1968 CarswellNat 32, [1968] 2 Ex. C.R. 552, 55 C.P.R. 176, 38 Fox Pat. C. 176 (Can. Ex. Ct.). Craig 2010, p.332. Idem, p.333.

- 51 -

de merkhouder het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming (1), van een teken dat gelijk is aan het merk (2), kan verbieden, wanneer dit gebruik (3) plaatsvindt in het economisch verkeer (4), het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten (5) als die waarvoor het merk ingeschreven is, en het gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (6).

Enerzijds is vereiste (6) een extra vereiste, geformuleerd door het Hof van Justitie en niet uit de wetsgeschiedenis af te leiden. In eerdere zaken, zoals Adam Opel/Autec198 en Arsenal/Reed,199 bepaalde het Hof van Justitie nog dat de herkomstfunctie als wezenlijke functie beschouwd moest worden, zonder overige functies te formuleren. Aangenomen kan dus worden dat destijds slechts aantasting van de herkomstfunctie tot merkinbreuk in het geval van double identity zou leiden, een beperking van de absolute bescherming zoals deze geformuleerd is in overweging 11 bij de Merkenrichtlijn. Verwarringsgevaar wordt niet langer aanwezig geacht, een omstandigheid die artikel 16(1) TRIPs wel verondersteld. Sinds het arrest LOral/Bellure is gewezen, weten we echter dat ook alle overige functies die het merk vervult door deze bepaling beschermd worden, zoals de communicatie-, reclame-, investerings- en kwaliteitsfunctie.200 Nu al deze functies voornamelijk aanwezig zijn bij de bekende merken, kan worden geconcludeerd dat langs deze weg ook sub a bescherming van de goodwill van het merk beschermd wordt.201 Daarnaast is ook aan het begrip merkgebruik (vereiste (5)) tegenwoordig eenvoudig voldaan; het enkele oproepen van een beschermd merk door de waren of diensten van een derde is tegenwoordig voldoende om merkgebruik aan te nemen. Derhalve valt ook refererend merkgebruik binnen de beschermingsomvang van artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn.202 Door de lage drempel die geldt voor het voldoen aan deze inbreukvereisten, dreigde volgens sommigen de verwording van merkrechten tot exploitatierechten zoals deze worden verleend aan houders van bijvoorbeeld auteurs- en octrooirechten.203 De houder van een merk hoeft in de gevallen van double identity bovendien niet meer aan de extra waarborgen te voldoen die
198 199 200 201 202

HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. Gielen (Adam Opel/Autec). HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ2003, 265, m.nt. MRM (Arsenal/Reed). HvJ EG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009,43 m.nt. Gielen (LOral/Bellure) overweging 58. Senftleben 2009(2), p.271; Cohen Jehoram en van Helden 2011, p.118. HvJEG 23 maart 2010, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08, RvdW 2010, 617 (Google France/Louis Vuitton); Senftleben 2011, p.8. Senftleben 2011, p.9.

203

- 52 -

artikel 5(2) Merkenrichtlijn voor bekende merken stelt, maar hij kan nu gebruik maken van het makkelijker inzetbare artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn. Waar de Europese Unie haar lidstaten de mogelijkheid heeft gegeven om bekende merken additionele bescherming te bieden, kunnen de houders van een bekend merk nu ook een beroep doen op het verplicht gemplementeerde artikel 5(1)(a).204 Echter, waar verschillende juristen na het arrest LOral/Bellure vreesden voor een uitbreiding van de merkbescherming doordat een groot aantal functies van het merk voor bescherming in aanmerking kwamen, blijkt deze extensieve merkbescherming vooralsnog mee te vallen.205 Na de arresten Google/Louis Vuitton en Interflora/Marks & Spencer blijkt dat het Hof van Justitie de functieleer slechts restrictief toepast. Zo toetst het Hof het merkgebruik in AdWords-zaken slechts aan de herkomst- en advertentiefunctie en heeft het in Interflora/Marks & Spencer een uitzondering gentroduceerd waardoor het bieden van alternatieve waren en/of diensten op een zoekmachinedienst onder voorwaarden toegestaan is. 3.6 Conclusie

Op grond van het bovenstaande is het niet eenvoudig om te concluderen of de effectieve beschermingsomvang van artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn sinds de introductie van de functieleer is verruimd of is beperkt. Nu houders van een merk dat goodwill bezit ook bescherming onder artikel 5(1)(a) kunnen afdwingen, kan van een verruiming van merkbescherming worden gesproken.206 Anderzijds wordt er sinds de introductie van de functieleer in het geval van double identity geen merkinbreuk gepleegd indien er geen afbreuk wordt gedaan aan n van de functies van het merk. Dit kan worden gezien als een beperking van merkenrechtelijke bescherming in vergelijking met de absolute bescherming die de Merkenrichtlijn in deze gevallen tracht te bieden. Uit een studie naar de historie van het merkenrecht blijkt al dat het traditionele merkenrecht een stuk beperkter was dan de omvang van het tegenwoordige systeem. Het merkenrechtelijke systeem is sterk veranderd ten opzichte van de 19e eeuw, toen een merkhouder slechts bevoegd was om op te treden tegen concurrenten die hun producten onrechtmatig met het merk van de merkhouder voorzagen.207 Een belangrijk deel van deze veranderingen heeft echter in het afgelopen decennium plaatsgevonden, waarin een verschuiving is te zien van het 19e-eeuwse
204 205 206 207

Idem, p.13 Senftleben 2009(2), Fhima 2011, Craig 2010, Senftleben 2009(2), p.271. McKenna 2007, p.1848.

- 53 -

merkenrecht als defensief recht, naar een verplichting voor derden om het recht van de merkhouder niet te schenden. Daarnaast lijkt de doelstelling te zijn veranderd van bescherming van consument en producent omtrent de herkomst van de waren of diensten als hoogste doel, naar een merk dat als zelfstandig exploitatierecht met een eigen economische waarde fungeert. Het is nu aan het Hof van Justitie om verder duidelijk te maken in hoeverre de merkenrechtelijke functieleer hier aan bijdraagt en of deze theorie al dan niet leidt tot een uitbreiding van de merkenrechtelijke bescherming. Waar na LOral/Bellure in eerste instantie zelfs werd gevreesd voor merkenrechtelijk absolutisme, lijkt deze angst toch ongegrond.208 Er zijn echter pas weinig zaken gewezen waarin het Hof werd gedwongen om andere functies dan de herkomstfunctie te beoordelen; het is dus nog de vraag wat de functieleer in de toekomst zal betekenen voor de omvang van merkenrechtelijke bescherming.

208

Senftleben 2009(2).

- 54 -

Hoofdstuk 4: Kritiek op de functieleer en mogelijke oplossingen

Uit een analyse van de invloed van de functieleer op het merkenrechtelijke stelsel blijkt onder andere dat de effectieve bescherming van (met name bekende) merken gedeeltelijk is toegenomen, hetgeen vooral het gevolg is van de oprekking van het begrip merkgebruik en van de mogelijkheid om goodwill-bescherming ook onder artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn af te dwingen. De houder van een bekend merk kan zich zodoende verzetten tegen praktisch elk commercieel voordeel dat een derde behaalt waarbij het bekende merk wordt gebruikt; de houders van bekende merken zullen dus niet klagen over de ontwikkelingen met betrekking tot de functieleer.209 Een trend die daarmee sinds het arrest LOral/Bellure is ingezet, is dat merken steeds meer een eigen economische waarde zijn gaan vertegenwoordigen. Deze verschuivingen in het merkenrechtelijke systeem hebben tot veel discussie geleid, waaruit blijkt dat lang niet iedereen tevreden is met de merkenrechtelijke functieleer als zodanig. 4.1 Kritiek van de verwijzende rechter

De eerste die werd gedwongen om te werken met de door het Hof ontwikkelde functies van het merk en het vereiste dat aan n van deze functies afbreuk moet worden gedaan om double identity-inbreuk aan te nemen, was het Engelse Court of Appeal. Deze rechter had in eerste instantie prejudicile vragen gesteld over LOral/Bellure en het was nu aan deze verwijzende rechter om de door het HvJ ontwikkelde criteria toe te passen. Dit ging echter niet van harte; de rechter van het Court of Appeal uit in zijn uitspraak duidelijk zijn kritiek op het door het Hof van Justitie gewezen arrest:210

My duty as a national judge is to follow EU law as interpreted by the ECJ. I think, with regret, that the answers we have received from the ECJ require us to so hold. En: I am bound to say that I have real difficulty with these functions when divorced from the origin function. There is nothing in the legislation about them. Conceptually they are vague and ill-defined.

209 210

Ghislain en Mastenbroek 2010, p.7. LOral SA v. Bellure NV, [2010] EWCA Civ 535, [2010] E.T.M.R. 47,[2010] R.P.C. 23, 107(22) L.S.G. 17, 154(21) S.J.L.B. 30 (CA (Civ Div) 2010) [LOral (EWCA 2)] Overweging 7 en 30.

- 55 -

Omdat het Hof van Justitie dat zo heeft besloten, heeft het Court of Appeal uiteindelijk geoordeeld dat het verwijzende gebruik van een merk in vergelijkingslijsten afbreuk doet aan de advertentiefunctie van het merk LOral. Derhalve moest de Engelse rechter wel oordelen dat Bellure merkinbreuk maakte op grond van artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn. 4.2 Ontbreken van een wettelijke basis

Het is niet bij de kritiek van de verwijzende rechter gebleven met betrekking tot de uitkomsten van het arrest LOral/Bellure en de verdere ontwikkeling van de functieleer. Met name het ontbreken van een wettelijke basis voor de functieleer stuit juristen tegen de borst.211 Zo heeft bijvoorbeeld R. Arnold, rechter van de High Court van Engeland, zich kritisch uitgelaten over de functieleer.212 Hij verzet zich vooral tegen de ontwikkeling dat dezelfde criteria gelden om afbreuk aan de herkomstfunctie aan te tonen (artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn) als om verwarringsgevaar te constateren (artikel 5(1)(b)). Hij vindt dit incorrect omdat in artikel 5(1)(a) nergens over verwarring wordt gesproken, overweging 11 bij de Merkenrichtlijn een absolute bescherming zou moeten bieden in het geval van double identity en omdat artikel 16(1) TRIPs verwarringsgevaar aanwezig acht in gevallen van double identity.213 Om artikel 5(1)(a) weer in overeenstemming te krijgen met de Merkenrichtlijn en het TRIPs-verdrag, geeft hij drie mogelijke oplossingen: Het toevoegen van een weerlegbaar vermoeden van verwarringsgevaar als criterium van artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn. Op deze manier ontstaat er volgens hem weer voldoende onderscheid tussen artikel 5(1)(a) en (b); onder (a) moet de vermeend inbreukmaker aantonen dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, terwijl onder (b) de merkhouder zelf moet aantonen dat er wel sprake is van verwarringsgevaar om merkinbreuk te bewijzen. De toepassing van artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn beperken tot zaken waarin de herkomstfunctie in het geding is. Zodoende worden alle andere double identitygevallen verwezen naar artikel 5(1)(b). Arnold beseft echter dat dit niets verandert aan de incorrecte toets die wordt gehanteerd om afbreuk aan de herkomstfunctie aan te

211 212 213

Vgl. Bv. Quaedvlieg 2009, p.804; Arnold 2012. Arnold 2012. Idem, p.62.

- 56 -

tonen. Daarnaast heeft het Hof van Justitie deze mogelijkheid in Interflora/Marks & Spencer al expliciet verworpen.214 Het complete verwerpen van het vereiste afbreuk aan n van de functies van het merk onder artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn. Dit zou inhouden dat er volledig afstand zal worden gedaan van de merkenrechtelijke functieleer. Volgens Arnold voegt dit criterium niets toe aan het vereiste gebruik ter onderscheiding van waren en/of diensten gelijk aan die waarvoor het merk in ingeschreven. Immers, als de derde het merk gebruikt in verband met de desbetreffende waren of diensten, heeft dit gebruik invloed op de functies van het merk. Als er, integendeel, geen sprake is van merkgebruik, valt het buiten het bereik van de artikelen 5(1)(a) en (b) Merkenrichtlijn. R. Arnold acht de laatste oplossing het meest voor de hand liggend en in overeenstemming met Overweging 11 bij de Merkenrichtlijn. Daarnaast is de afwezigheid van een toets met betrekking tot het aannemen van verwarringsgevaar in overeenstemming met artikel 5(1)(a) en artikel 16(1) TRIPs. Cohen Jehoram constateert hetzelfde probleem; identieke criteria worden toegepast om merkinbreuk onder artikel 5(1)(a) en 5(1)(b) aan te tonen. Dit is niet in overeenstemming met artikel 16 TRIPs, waar de twee situaties duidelijk van elkaar worden onderscheiden.215 Cohen Jehoram vindt de door Arnold geopperde oplossing het verwerpen van de functieleer echter onrealistisch, gezien de ontwikkelingen die zijn ingezet door het Hof van Justitie.216 Meerdere benaderingen van het HvJ die voor zeer specifieke gevallen de oplossing hebben geboden, worden veralgemeniseerd en generaal toegepast.217 Zo vindt het HvJ dat aan het criterium gebruik voor waren of diensten in het geval van vergelijkende reclame ook is voldaan als het merk wordt gebruikt om de waren of diensten van een concurrent aan te duiden. Daarnaast constateert ook hij dat het vereiste afbreuk aan n van de functies van het merk niet is te rijmen met het karakter van de bescherming van art. 5(1)(a) Merkenrichtlijn en artikel 16(1) TRIPs. Cohen Jehoram spreekt daarbij van een buitenwettelijke beperking omdat er wordt afgedaan aan de absolute bescherming die de Merkenrichtlijn beoogt te bieden. Hij gaat daarbij voorbij aan bijvoorbeeld de verruimde goodwill-bescherming die de leer oplevert.218 Naast het feit dat Cohen Jehoram de beperking weinig fraai vindt en hij deze niet vindt passen in het
214

HvJEG 22 september 2011, C-323/09, IER 2011/71 m.nt. Gielen (Interflora/Marks & Spencer), overweging 35-41. Cohen Jehoram 2012, p.183. Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecooper 2009. Zoals in het geval van de functieleer: het arrest Hlterhoff/Freiesleben. Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.569.

215 216 217 218

- 57 -

wettelijk systeem, acht hij de functieleer ook onnodig. De richtlijn kent een gebalanceerd stelsel van rechten en beperkingen daarop en het HvJ had hier in de reeks arresten eenvoudig aan tegemoet kunnen komen. Het Hof van Justitie heeft echter gekozen voor de ontwikkeling van de functieleer en het HvJ heeft volgens Cohen Jehoram de neiging om deze oplossingen door te trekken en uit te bouwen, waardoor een bouwwerk van juridische regels ontstaat dat geen directe basis heeft in de Richtlijn. Daarnaast moet het Hof eigen regels opnieuw nader uitleggen om gaten in de redenering te dichten en om de gewenste uitkomsten te (blijven) krijgen, wat leidt tot een ondoorzichtig en ontoegankelijk merkenrecht. Daarnaast hekelt Cohen Jehoram de inconsequente toepassing van de buitenwettelijke functieleer. Waar het Hof in LOral/Bellure nog stelt dat alle functies worden beschermd, schijnt het Hof van Justitie deze functies in Adwords-zaken weer te vergeten en slechts twee functies te toetsen: de herkomst- en advertentiefunctie.219 Cohen Jehoram concludeert dan ook:

Het moge duidelijk zijn dat de constructies en redeneringen van het HvJEG verre van fraai zijn, niet gestoeld zijn op de Merkenrichtlijn, niet goed kenbaar zijn voor buitenstaanders en de merkenrechtelijke theorie aanzienlijk compliceren. Dat is nog des te schrijnender waar de Merkenrichtlijn zelf een gebalanceerd stuk wetgeving is, waarbinnen de problemen ook opgelost zouden kunnen worden, als men de tekst en bedoeling van de wetgever maar zou respecteren.

Op basis van de ingezette ontwikkelingen, tracht Cohen Jehoram vervolgens een toekomstvoorspelling te doen. Hij voorspelt dat de absolute bescherming van artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn verder uitgehold zal moeten worden om in gevallen waar dat niet wenselijk is geen merkinbreuk te zien. Daarbij zal steeds veelvuldiger een beroep worden gedaan op de functieleer. Ter oplossing van deze problemen doet hij een aantal aanbevelingen om duidelijkheid in de merkenpraktijk te scheppen en om een einde te maken aan de holistische benadering van het Hof van Justitie.220 Daartoe raadt hij het HvJEU aan om ten eerste meer inzicht te geven in de gevolgde gedachtegang (in het bijzonder door aan te geven hoe het arrest zich verhoudt tot eerdere arresten) en wil hij daarnaast dat het Hof expliciet aangeeft als het zijn oordeel herziet of richting wijzigt. Hierdoor hoopt hij dat de logica van het goed doordachte

219 220

Cohen Jehoram 2012, p.183. Idem, p.186.

- 58 -

wettelijk systeem van de richtlijn weer terug te vinden is in de arresten, waardoor het merkenrecht overzichtelijk en voorspelbaar wordt.221 4.3 Nogmaals: Het merk als exploitatierecht

Net als de in het vorige hoofdstuk aangehaalde C. Craig, constateert ook Ilana Fhima van het Institute of Brand and Innovation Law in Londen het risico van verwording van het merk tot een exploitatierecht. Zij spitst haar onderbouwing toe op de ontwikkeling van de advertentiefunctie van het merk.222 Fhima concludeert dat het Hof van Justitie met de reeks van arresten in feite zegt dat een merkhouder in staat is om alle gebruik met betrekking tot zijn merk te verbieden indien hij een advertentiefunctie (=goodwill) heeft kunnen creren. Op deze manier ontstaat er een monopolie op de advertentiewaarde van zijn merk, een redenering vergelijkbaar met die van Cohen uit 1935.223 De vicieuze cirkel die hier volgens Cohen inherent aan is, is dat er een brede bescherming wordt geboden aan economische waarde van merken, terwijl deze economische waarde afhangt van de beschermingsomvang die het merk geniet. Pas als het aan derden niet is toegestaan om een bepaald merk te gebruiken, is dat merk door zijn exclusiviteit in staat om economische waarde te genereren, waardoor het op grond van de functieleer niet meer gebruikt mag worden.224 Als deze waarde eenmaal is gecreerd en de merkhouder voor goodwill-bescherming in aanmerking komt, is het volgens Senftleben vervolgens eenvoudig om deze bescherming uit te breiden. Zo kan de eigenaar van een luxe kledingmerk bijvoorbeeld sieraden of parfum onder hetzelfde merk verkopen, terwijl er voor additionele goodwillbescherming geen inspanning meer hoeft te worden verricht.225 Een risico dat ook volgens Senftleben ontstaat door een ruime bescherming aan goodwill van een merk te verlenen, is dat de merkhouder het gebruik van zijn merk in alle segmenten van de markt kan reguleren, ook waar er geen risico tot verwarring bestaat. Door de merkhouder deze bevoegdheden te verschaffen, verandert het beschermingsrecht steeds meer in een exploitatierecht.226 Deze bescherming van merkrechten is echter lastig te verdedigen in vergelijking met de exploitatierechten die de overige gebieden van het intellectuele eigendom opleveren; een merkhouder kan niet verdedigen dat hij een bijdrage heeft geleverd aan techniek of cultuur, terwijl hij wel een langere (want: onbeperkte) bescherming geniet dan de houder van

221 222 223 224 225 226

Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.579. Fhima 2011. Idem, p.337. Cohen 1935, p.814. Senftleben 2011, p.5. Senftleben 2011(2), p.5.

- 59 -

bijvoorbeeld auteurs- of octrooirechten.227 Omdat traditionele ratios in het intellectuele eigendomsrecht, zoals de aansporing om te innoveren en de beloning van geleverde inspanning, niet voldoen om goodwillbescherming te legitimeren, moet de merkhouder aan verschillende vereisten uit artikel 5(2) Merkenrichtlijn voldoen om voor deze bescherming in aanmerking te komen.228 Nu goodwill-bescherming door de ontwikkeling van de functieleer ook mogelijk is onder artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn en het vereiste voor merkgebruik is opgerekt, is er echter een afbreuk aan deze waarborgen ingezet. Artikel 5(1)(a) is derhalve verworden tot een krachtig instrument om de intrinsieke waarde van het merk te beschermen, waarvoor bekendheid niet hoeft te worden aangetoond.229 Een dergelijk beschermingssysteem zou zich richten op het resultaat van investeringen in het beschermde teken, de brand image, en het is lastig om aan te tonen dat bescherming daarvoor op zijn plaats is.230 4.4 Vrijheid van meningsuiting

De onderzoekers van het Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law zien nog een ander probleem in het arrest LOral/Bellure. Zo zou het Hof van Justitie hebben nagelaten om de vrijheid van meningsuiting en informatie mee te nemen in haar beslissing, terwijl het Hof herhaaldelijk heeft aangegeven gebonden te zijn door deze principes van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens (het EVRM).231 Dit zou nationale rechters, die deze principes in hun rechtsorde van hoge waarde achten, in lastige situaties kunnen brengen. Door het verlagen van de drempel van de inbreukcriteria is het immers eenvoudiger geworden om vele soorten van (refererend) gebruik als verboden merkgebruik te beschouwen. Nu de verweren om merkinbreuk onder artikel 5(1)(a) zeer schaars zijn, onderkent ook Senftleben dat de vrijheid van meningsuiting in het merkenrecht in het geding zou kunnen komen.232 In zowel het arrest Google/Louis Vuitton als in Interflora/Marks & Spencer zaken die beiden zien op merkgebruik door middel van AdWords hebben de Advocaat Generaals het belang van een goede balans tussen merkbescherming en vrijheid van meningsuiting onderstreept. Zo stelt A-G Poiares Maduro in Google/Louis Vuitton:233

227 228 229 230 231 232 233

Vgl. Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.31. Senftleben 2011, p.6; Senftleben 2009, p.59. Senftleben 2011, p.12. Senftleben 2009, p.49. Kur e.a. 2009, p.4 Senftleben 2011, p.15. A-G Poiares Maduro, opinie van 22 september 2009,, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08 (Google/Louis Vuitton), overweging 102.

- 60 -

Nevertheless, whatever the protection afforded to innovation and investment, it is never absolute. It must always be balanced against other interests, in the same way as trade mark protection itself is balanced against them. I believe that the present cases call for such a balance as regards freedom of expression and freedom of commerce.

Advocaat-Generaal Jskinen geeft eenzelfde overweging in het licht van de vrijheid van meningsuiting inzake het inschrijven van een merk van een concurrent als AdWord.234 Nu zoekmachinediensten zelf geen merkinbreuk plegen door de keywords als AdWord te registreren, is van een merkenrechtelijk absolutisme vooralsnog in ieder geval geen sprake.235 Het is echter voor de toekomst de vraag in hoeverre de vrijheid van meningsuiting door de functieleer zal worden ingeperkt. 4.5 Mogelijke oplossingen

Naast de suggestie van R. Arnold om de functieleer in zijn geheel te verwerpen en de roep van Cohen Jehoram om een motiveringsplicht van het HvJ, zijn er meer juristen geweest die oplossingen hebben aangedragen om het merkenrechtelijke systeem weer in lijn te krijgen met de bedoeling van de wetgever. Zo vindt Senftleben dat de ontwikkelingen hebben geleid tot een te omvangrijke bescherming van merkrechten onder artikel 5(1)(a). Om dit op te lossen pleit hij bijvoorbeeld voor het uitbreiden van de clausule geldige reden van artikel 5(2) voor bijvoorbeeld parodie. Hiermee wordt ruimte gecreerd voor vrijheid van meningsuiting in het merkenrecht. Door de praktisch absolute bescherming onder (a) is het lastig voor te stellen hoe het HvJ dit zal gaan doen.236 Senftleben pleit voor het volgen van de ontwikkelingen in de V.S., waar een reeks beperkingen zoals uitzonderingen voor parodie, commentaar en nieuwsreportages is opgenomen.237 Hij zou analoge toepassing van auteursrechtelijke beperkingen een eerste stap in de goede richting vinden om de beschermingsomvang van art. 5(1)(a) te beperken. Een andere oplossing om de te ruime bescherming te beperken, zou kunnen liggen in de interpretatie van M. Handler.238 Hij ziet artikel 16(3) TRIPs niet als een artikel dat beoogt de
234 235

A-G Jskinen, opnie van 24 maart 2011, zaak C-323/09 (Interflora/Marks & Spencer), overweging 94. HvJEG 23 maart 2010, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08, RvdW 2010, 617 (Google France/Louis Vuitton), overweging 57. Senftleben 2009(2), p.272 Trademark Dilution Revision Act 2006, H.R. 683, sec. 2en de daaruit volgende nieuwe tekst van sec. 43(c)(3) van de Lanham Act. Handler 2007.

236 237

238

- 61 -

goodwill te beschermen om zodoende verwatering van bekende merken te voorkomen. Na interpretatie van het artikel, en van artikel 120(3) van de Australische Trade Marks Act, concludeert hij dat bescherming van bekende merken impliciet is gebaseerd op een verwarringstoets.239 Hij pleit er daarmee voor dat het hele goodwill-concept geen plek zou (hoeven) hebben in het merkenrecht. Als lidstaten van de WTO ervoor kiezen om additionele bescherming voor bekende merken in de wetgeving op te nemen, dan zou dit eveneens gebaseerd kunnen zijn op een lagere drempel om verwarringsgevaar aan te nemen.240 De vereisten van het TRIPs-verdrag zijn echter minimum-vereisten, waardoor er geen verplichting voor lidstaten bestaat om het artikel daadwerkelijk zo te interpreteren. Bijvoorbeeld de Europese Unie is vrij om het artikel naar eigen goeddunken te lezen, waardoor het lastig is om een additionele bescherming tegen verwatering in strijd te achten met het TRIPs-verdrag. Immers, de bepalingen van lidstaten dienen slechts in overeenstemming te zijn met de minimum-vereisten van het TRIPs-verdrag; additionele bescherming mag dus. Mocht de EU er echter voor kiezen om goodwill-bescherming uit het merkenrecht te bannen, dan zou dat een aantal gevolgen hebben. Ten eerste zal de Europese Unie het artikel 5(2) uit de Merkenrichtlijn moeten schrappen, of zal deze bepaling anders geformuleerd moeten worden zodat er een verwarringstoets gemplementeerd wordt. Daarnaast zal de functieleer een andere inhoud krijgen. Omdat de reclame- en investeringsfunctie die in het arrest LOral/Bellure zijn ontwikkeld betrekking hebben op het verwerven of behouden van een reputatie, zullen deze functies van merkbescherming uitgesloten moeten worden. Zodoende wordt het goodwillconcept in het merkenrecht van bescherming uitgesloten. Dit zal ertoe leiden dat van merkinbreuk in het geval van double identity slechts sprake is indien er afbreuk wordt gedaan aan de herkomst-, kwaliteits- en/of communicatiefunctie van het merk. Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat deze functies onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat consumenten en bedrijven op deze manier waarschijnlijk met name tegen verwarringsgevaar beschermd zullen worden. Nu verwarringsgevaar volgens artikel 16(1) TRIPs echter aanwezig wordt geacht in de gevallen van double identity, zal dit tot absolute bescherming leiden. Dit is in overeenstemming met de letterlijke bewoording van overweging 11 van de Merkenrichtlijn.

239 240

Idem, p.326. Senftleben 2009, p.52.

- 62 -

Hoofdstuk 5: Conclusie
Al sinds de oudheid zijn merken belangrijke marktinstrumenten. De mens gebruikt merken al eeuwen om bijvoorbeeld producten te onderscheiden, eigendom aan te duiden, een bepaalde kwaliteit te garanderen of om te communiceren met potentile kopers. Om consumenten en ondernemingen te beschermen tegen verwarring omtrent de herkomst van een product, heeft de wetgever het op den duur nodig geacht om een wettelijke bescherming te bieden aan merken die aan bepaalde eisen voldoen. De bescherming van deze merken heeft geleid tot een hoog niveau van markttransparantie, eerlijke concurrentie en een afname van de onderzoeksinspanningen die consumenten moeten leveren om een product te kiezen. Het merkenrecht bestaat uit een complex geheel van rechtsbronnen van verschillende instanties, waar nodig ingevuld door middel van jurisprudentie. De belangrijkste bronnen komen vanuit de Wereldhandelsorganisatie (het TRIPs-verdrag), de Europese Unie (de Merkenrichtlijn) en de Benelux (het BVIE). Het Hof van Justitie va n de Europese Unie speelt daarbij een belangrijke rol in de ontwikkeling van het merkenrecht; zij is belast met de uitleg van de bepalingen van de Merkenrichtlijn, welke moeten voldoen aan het TRIPs-verdrag. De belangrijkste, geharmoniseerde, bescherming die het merkenrecht biedt is in feite drieledig: In de gevallen van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren en/of diensten (double identity) stelt het TRIPs-verdrag dat verwarring verondersteld wordt en biedt de Merkenrichtlijn zelfs absolute bescherming aan de merkhouder;241 In de gevallen van het gebruik van een soortgelijk teken voor soortgelijke waren en/of diensten biedt het merkenrecht bescherming als de merkhouder kan aantonen dat er gevaar voor verwarring aanwezig is;242 In het geval dat de merkhouder aan kan tonen dat zijn merk bekend is, kan de wetgever bepalen dat dit merk voor additionele bescherming in aanmerking komt. De Nederlandse wetgever heeft er voor gekozen om dit te doen.243 In deze gevallen moet allereerst worden aangetoond dat de derde het beschermde merk gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten. Een uitzonderingsartikel dat alleen in de Benelux is gecodificeerd is artikel 2.20(1)(d) BVIE en dit ziet op merkgebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Dit is niet op Europees niveau geharmoniseerd en ziet
241

Het gaat hier om artikel 16(1) TRIPs en artikel 5(1)(a) en de 11e overweging bij de Merkenrichtlijn, gecodificeerd in artikel 2.20(1)(a) BVIE. De artikelen 16(1) TRIPs, 5(1)(b) Merkenrichtlijn en 2.20(1)(b) BVIE. De artikelen 16(3) TRIPs, 5(2) Merkenrichtlijn en 2.20(1)(c) BVIE.

242 243

- 63 -

slechts op een zeer beperkt aantal gevallen van merkgebruik. Het artikel 2.20(1)(d) is daarom in de Europese rechtspraktijk minder van belang. Een scheidslijn tussen de beschermingsgedachten die bovenstaande inbreukartikelen beogen te bieden is lastig te trekken, wat het gevolg is van de absolute bescherming die de Merkenrichtlijn biedt in het geval van double identity. Door deze absolute bescherming wordt - zoals de geschillencommissie van het WTO-panel stelt ook de economische waarde van het merk beschermd, welke voortvloeit uit de reputatie van het merk en uit de kwaliteit die het waarborgt. Het beschermen van de onderscheidende kracht van een merk in de gevallen van double identity, leidt daarom als vanzelf tot een bredere bescherming dan tegen verwarring omtrent de herkomst van producten alleen. Daar tegenover staat het tweede inbreukartikel (5(1)(b) Merkenrichtlijn) dat wel specifiek ziet op bescherming van consument en producent tegen verwarring omtrent de herkomst van waren en/of diensten. In de derde situatie gaat het om additionele bescherming die aan bekende merken geboden kan worden. Het gaat hier om de bescherming van de reputatie die deze merken indertijd hebben verworven, waarmee de goodwillfunctie van het merk gediend is. Bescherming van de goodwillfunctie leidt tot het voorkomen van verwatering van de intrinsieke waarde van het bekende merk. De Europese wetgever heeft er in de Merkenrichtlijn voor gekozen om deze goodwillbescherming van bekende merken optioneel te maken voor haar lidstaten, al noemt het TRIPs-verdrag deze bescherming tegen verwatering van bekende merken niet expliciet. Het is dan ook de vraag of de WTO met artikel 16(3) daadwerkelijk heeft gedoeld op een additionele goodwill-bescherming. Uit artikel 5(2) Merkenrichtlijn blijkt in ieder geval dat de Europese wetgever artikel 16(3) TRIPs wel heeft beschouwd als een additionele bescherming tegen verwatering van bekende merken. Deze drie beschermingsbepalingen lijken eenvoudig, maar het Hof van Justitie heeft de nodige moeite gehad met de uitleg van met name de gevallen waar al dan niet sprake was van double identity. Deze moeilijkheden kwamen vooral aan het licht in zaken waarbij een derde slechts refereerde naar het beschermde merk; in bijvoorbeeld gevallen van vergelijkende reclame en het adverteren op zoekmachinediensten door middel van het inschrijven van een beschermd merk als keyword (AdWords). Het Hof leek te vinden dat de merkhouder zich in deze gevallen tegen dit refererende gebruik zou moeten kunnen verzetten om zijn specifieke belangen te beschermen. Omdat de herkomstfunctie -het belang dat artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn volgens considerans 11 Merkenrichtlijn met name beschermt - niet in het geding was, leek dit beschermingsartikel in deze situatie niet toepasbaar. Om merkinbreuk alsnog aan te nemen, had het Hof wellicht kunnen kiezen om het verwateringsartikel 5(2) Merkenrichtlijn toe te passen. De Europese rechter koos echter voor een andere oplossing om merkinbreuk in deze gevallen

- 64 -

alsnog onder artikel 5(1)(a) te scharen. Daartoe bepaalde het Hof in het arrest LOral/Bellure dat er afbreuk moet worden gedaan aan n van de functies die het merk vervult, een vereiste dat in de Merkenrichtlijn en het TRIPs-verdrag niet terug is te vinden. Tot die functies van het merk behoren volgens het Hof niet alleen de herkomstfunctie, maar ook de kwaliteitscommunicatie- investerings- en reclamefunctie.244 Bij schade aan n of meer van deze functies kan inbreuk in het geval van double identity pas worden aangenomen. Deze merkenrechtelijke functieleer die het Hof van Justitie door de jaren heen heeft ontwikkeld, heeft een aantal belangrijke verschuivingen in het wettelijke stelsel van het merkenrecht tot gevolg gehad. De meest voor de hand liggende verandering is de afbreuk aan de absolute bescherming in het geval van double identity, welke volgens overweging 11 bij de Merkenrichtlijn geboden zou moeten worden. Merkinbreuk onder artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn kan sinds LOral/Bellure slechts worden aangenomen indien er afbreuk wordt gedaan aan n van de functies van het merk, terwijl verwarringsgevaar (= afbreuk aan de herkomstfunctie) volgens artikel 16(1) TRIPs verondersteld zou moeten zijn. De Europese wetgever kiest er zodoende voor om een hogere inbreukdrempel te hanteren dan het TRIPsverdrag vereist. In eerste instantie lijkt het er daarom op dat de beschermingsomvang van merkhouders beperkt; de absolute bescherming blijkt sinds LOral/Bellure immers niet absoluut te zijn. Een tweede ontwikkeling die gepaard is gegaan met de ontwikkeling van de functieleer, is de oprekking van het begrip merkgebruik. Door deze uitbreiding is het Hof van Justitie in staat gesteld om het refererende merkgebruik van vergelijkende reclame en het inschrijven van AdWords onder merkgebruik te kunnen scharen. In een reeks uitspraken heeft het Hof van Justitie ervoor gezorgd dat aan dit standaardvereiste voor de artikelen 2.20(1)(a), (b) en (c) reeds is voldaan indien er door het gebruik een associatie wordt opgeroepen tussen de merkhouder en de waren en/of diensten van de derde.245 Het resultaat daarvan is dat het nu aan de derde is om zich voldoende te distantiren van het beschermde merk, al is merkinbreuk nog niet gegeven als er aan het vereiste van merkgebruik is voldaan.246 Daarnaast is er een zekere overlap tussen de verschillende inbreukartikelen ontstaan. Zo is de beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar onder artikel 5(1)(b) Merkenrichtlijn precies gelijk aan de vraag of er sprake is van afbreuk aan de herkomstfunctie van het merk in het geval

244 245 246

Dit volgt uit HvJ EG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009,43 m.nt. Gielen (LOral/Bellure). Lemley 2007, p.1671. Zoals bijvoorbeeld in HvJEG 22 september 2011, C-323/09, IER 2011/71 m.nt. Gielen (Interflora/Marks & Spencer).

- 65 -

van double identity (=5(1)(a)).247 Daarnaast blijkt dat de nieuw ontwikkelde reclame-, investerings- en communicatiefunctie van het merk voor een belangrijk deel zijn voorbehouden aan merken die een reputatie genieten. Door de bescherming van deze functies is het zodoende eveneens mogelijk geworden om de intrinsieke waarde van een merk, de goodwill, te beschermen onder artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn. Er is hier zodoende sprake van een doorkruising van de verschillende beschermingsartikelen van het merkenrecht. De houder van een bekend merk geniet op deze manier additionele goodwill-bescherming op grond van het verplicht gemplementeerde artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn, en niet alleen op grond van het optionele artikel 5(2). Ook kunnen merkhouders die niet aan de bekendheidseis van artikel 5(2) voldoen, bescherming van hun goodwill afdwingen op grond van artikel 5(1)(a). De kritiek op de aanpassing van het merkenrechtelijke systeem door de functieleer is legio. Zo constateren velen dat er geen wettelijke basis bestaat voor de ontwikkeling van de functieleer en brengt de leer onduidelijkheid in het gebalanceerde wettelijke systeem van het merkenrecht. Het gaat daarnaast in tegen de gedachte van de Merkenrichtlijn en het TRIPs-verdrag om eenzelfde verwarringstoets te hanteren in de gevallen van double identity en similarity. Daarnaast verandert het merkenrecht van een defensief recht van de merkhouder in een exploitatierecht. Iedere derde wordt nu geacht om zelf in bijvoorbeeld advertenties op internet voldoende afstand te nemen van het beschermde merk om inbreuk te voorkomen. Een risico dat verder op de loer ligt door de ontwikkeling van de functieleer is dat de vrijheid van meningsuiting in het merkenrecht in het geding komt, doordat bijvoorbeeld parodien op bekende merken in de gevallen van double identity niet zijn toegestaan. Een laatste punt van kritiek is dat het Hof van Justitie nalaat om de ontwikkelde functieleer consequent toe te passen, door in bepaalde gevallen slechts een beperkt aantal merkfuncties te toetsen.248 Zodoende lijkt het erop dat het Hof gewenste resultaten wil bereiken door de door zichzelf ontwikkelde functieleer naar eigen goeddunken toe te passen. Op grond van deze punten van kritiek en de verdere analyse van de ingezette ontwikkelingen, moet worden geconstateerd de merkenrechtelijke functieleer onhoudbaar is. Omdat het TRIPsverdrag slechts minimum-vereisten stelt en het Europese merkenrecht aan deze vereisten blijft voldoen, is het de Europese rechter wel toegestaan om een dergelijke theorie te ontwikkelen. De toepassing van de functieleer door het Hof van Justitie zorgt er echter voor dat er wordt afgedaan aan de absolute bescherming die de Merkenrichtlijn beoogt te bieden in de gevallen van double identity. Daarnaast worden er overeenstemmende toetsen gehanteerd om verschillende vormen van merkinbreuk aan te tonen, hetgeen leidt tot inconsistentie in het
247 248

Arnold 2012, p.62. Zoals het geval was in de AdWords-zaken Google/Louis Vuitton en Interflora/Marks & Spencer.

- 66 -

wettelijke systeem. Het overzichtelijke merkenrechtelijke systeem wordt door de functieleer onnodig overhoop gehaald. Uit de AdWords-arresten blijkt vervolgens dat het Hof van Justitie slechts een aantal merkfuncties aan toetsing onderwerpt, zonder dat het deze keuze motiveert. Nu het onduidelijk is welke functies in welke gevallen van belang zijn, zorgt de functieleer voor rechtsonzekerheid. Het Hof van Justitie past de functieleer niet consequent toe, dus is een eenduidige lijn (nog) niet te herkennen. Tenslotte lijkt het belang van het merkenrecht steeds meer te verschuiven naar de economische waarde van het merk. Door de ingezette ontwikkelingen verwordt het merk steeds meer tot een exploitatierecht. Dit is niet in overeenstemming is met de traditionele en meest geaccepteerde ratio van het merkenrecht, namelijk het beschermen van consument en producent tegen verwarring omtrent de herkomst van producten. Het merkenrecht verliest haar defensieve insteek en daarnaast is het lastig om te verdedigen dat houders van bekende merken een exploitatierecht verdienen dat vergelijkbaar is met het recht dat voortvloeit uit andere gebieden van intellectuele eigendom. De gevolgen van de functieleer zijn zeer schadelijk voor onder andere de consistentie van het merkenrecht en het creert daarnaast rechtsonzekerheid. Het antwoord op de hoofdvraag is dan ook ontkennend: implementatie van de functieleer in het Europese merkenrecht is niet wenselijk. De functieleer moet dus geen plaats kennen in het merkenrecht. Als aan de bestaande voorwaarden van artikel 5(1)(a) is voldaan, moet verwarring verondersteld worden aanwezig te zijn en is er sprake van merkinbreuk. Het criterium afbreuk aan n van de functies van het merk is geen toevoeging aan de rest van het artikel, zoals ook R. Arnold stelt. In het geval van bijvoorbeeld refererend merkgebruik waarin de Europese rechter het niet wenselijk acht om merkinbreuk aan te nemen, zal het begrip merkgebruik uitkomst moeten bieden. Door de drempel voor dit criterium te verhogen en inbreuk pas aan te nemen als daar aan is voldaan, wordt het huidige merkenrecht weer in overeenstemming gebracht met de bedoeling van de wetgever. In uitzonderingssituaties waar merkgebruik in het geval van double identity moet worden aangenomen, maar er duidelijk geen sprake van merkinbreuk is, zou een geldige redenverweer voor derden uitkomst kunnen bieden. Deze constructie is vergelijkbaar met het huidige artikel 5(2) Merkenrichtlijn en op deze geldige reden zou bijvoorbeeld een beroep kunnen worden gedaan in het geval van merkenparodie, waarmee de vrijheid van meningsuiting gediend is. Ook het gebruik van het merk van een concurrent als AdWord zou via deze weg eventueel van merkinbreuk uitgesloten kunnen worden. Alle inbreukzaken die betrekking hebben op de goodwill van een merk zullen op grond van artikel 5(2) Merkenrichtlijn beoordeeld moeten worden en niet op grond van artikel 5(1)(a); een merkhouder komt dan ook pas voor goodwill-bescherming in aanmerking als zijn merk daadwerkelijk bekend is.

- 67 -

Op deze manier wordt er eveneens voor gezorgd dat de merkhouder in staat wordt gesteld om zijn specifieke belangen als houder van het merk te beschermen, zonder dat de functieleer hier aan te pas komt. Zodoende wordt de inconsistentie en de rechtsonzekerheid ten gevolge van de functieleer weggenomen. De functieleer is inmiddels in de doctrine opgenomen, al bestaat er nog steeds onduidelijkheid over de daadwerkelijke toepassing ervan. Het is dan ook de vraag of het Hof van Justitie de door de jaren heen ver ontwikkelde functieleer ooit zal willen opgeven, ondanks de wijdverbreide kritiek die op de leer wordt geuit en de problemen die de functieleer veroorzaakt.

- 68 -

Literatuurlijst
Arnold 2012 R. Arnold, The CJEUs Article 5(1)(a) jurisprudence: problems and solutions, Berichten Industrile Eigendom februari 2012, p.58-63. Beebe 2006 B. Beebe, A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal 2006-16, p.1143-1174. Bone 2006 Robert G. Bone, Hunting Goodwill: a history of the concept of goodwill in trademark law, Boston University Law Review 2006, p.1-93. Cohen 1935 F. Cohen, Transcendental Nonsense and the Functional Approach, Columbia Law Review 193535, p.814-817. Cohen Jehoram 2012 T. Cohen Jehoram, The Function theory in trade mark law and the holistic approach of the ECJ, in: Verbindend Recht: Liber Amicorum K.F. Haak, Deventer: Kluwer 2012. Cohen Jehoram en van Helden 2011 T. Cohen Jehoram en H. van Helden, Bekend, bekender, bekendst: Goodwill-bescherming van merken, Berichten Industrile Eigendom 2011-4, p.118-123. Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2008 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industrile eigendom Deel 2: Merkenrecht, aangepaste studenteneditie, Deventer: Kluwer 2008. Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industrile eigendom Deel 2: Merkenrecht, aangepaste studenteneditie, Deventer: Kluwer 2009. Craig 2010 C.J. Craig, Perfume by Any Other Name May Smell as Sweet But Who Can Say?: A Comment on LOreal v. Bellure, Intellectual Property Journal 2010-21, p.321-334.

- 69 -

De Haan, Huizer en Span 2003 W. de Haan, W. Huizer en R. Span, Refererend merkgebruik: is het Tanderil-arrest achterhaald na Hlterhoff/Freiesleben?, Ars Aequi november 2003, p.814-822. Diamond 1975 S.A. Diamond, The Historical Development of Trademarks, The Trademark Reporter 1975-65, p.265-290. Fezer 2001 K.H. Fezer, Markenrecht, Mnchen 2001. Fezer 2003 K-H Fezer, Entwicklungslinien und Prinzipien des Markenrechts in Europa Auf dem Weg zur Marke als einem immaterialgterrechtlichen Kommunikationszeichen, Gewerblichter Rechtsschutz und Urhebberrecht 2003, p.457-475. Fhima 2011 I.S. Fhima, The Court of Justices protection of the advertising function of trade marks an (almost) sceptical analysis, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2011-6, p.325-329. Franzen en Holzhauer 1989 G. Franzen en F.F.O. Holzhauer, Het Merk, Deel VI, Deventer: Kluwer 1989. Gangjee en Burrell 2009 D. Gangjee en R. Burrell, A brief note on LOreal and the prohibition on free riding, The University of Queensland, TC Beirne School of law, Legal studies research paper Series, Research Paper no.09-32. Ghislain en Mastenbroek 2010 I.M. Ghislain en C.S. Mastenbroek, Bescherm je merk, omdat je het waard bent: de gevolgen van LOral/Bellure voor bekende merken en look-a-likes, IER 2010-76. Gielen 2011 C. Gielen, Heeft het Benelux-recht het Europese merkenrecht benvloed?, In: Benelux Office for Intellectual Property (ed.), In Varietate Concordia, National and European Trademarks living apart together, The Hague: Benelux Office for Intellectual Property 2011.

- 70 -

Gielen 2012 C. Gielen, Annotatie bij Interflora/Marks&Spencer, Ars Aequi januari 2012, p.34-42. Gielen e.a. 2011 C. Gielen (red.), A.C.M. Alkema, P.G.F.A. Geerts, M.M. Groenenboom, R. Hermans, R.C.K. van Oerle en A.M.E. Verschuur, Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2011. Gielen en Wichers Hoeth 1992 C. Gielen en L. Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992. Gonsalves en Flynn 2006 M. Gonsalves en P. Flynn, Dilution Down Under: The Protection of Well-Known Trade Marks in Australia, European Intellectual Property Review 2006-28, no.3, p.174-181. Handler 2007 M. Handler, Trade mark dilution in Australia?, European Intellectual Property Review 2007-29, p. 307-327. Heald 1996 P. Heald, Trademarks and geographical Indications: Exploring the Contours of the TRIPs Agreement, Vanderbilt Journal of Transnational Law 1996, p. 635. Heerma van Voss en Zwaan 2010 M.J. Heerma van Voss en V.A. Zwaan, Google AdWords: het Hof maakt veel duidelijk, maar we zijn er nog niet, NtEr 2010-6, p.207-217. Henning-Bodewig en Kur 1988 F. Henning-Bodewig en A. Kur, Marke und Verbraucher. Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft. Band 1: Grundlagen. Band 2: Einzelprobleme. Weinheim, 1988. Hofhuis 2010 J. Hofhuis, Adverteren op Google met het merk van een concurrent als AdWord, Ars Aequi oktober 2010, p.703-709. Klos 2007 S. Klos, Een Opeltje met functietoets, BMM Bulletin 2007-4, p.173-176.

- 71 -

Knaak e.a. 2012 R. Knaak, A. Kur, A. von Mhlendahl, The Study on the Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper, 2012, no.12-13. Kur e.a. 2009 A. Kur, L. Bently en A. Ohly, Sweet Smells and a Sour Taste The ECJs LOral Decision, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper 2009, No. 10/01. Landes en Posner 1988 W.M. Landes en R.A. Posner, The Economics of Trademark Law, The Trademark Reporter 198878. p. 267. Lemley 2007 M.A. Lemley, Grounding Trademark Law Through Trademark Use, Stanford Public Law and legal Theory Working Paper Series 2007, Research Paper No. 961470, p.1669-1701. Lunney 1999 G.S. Lunney, Jr., Trademark Monopolies, Emory Law Journal 1999-48, p.367-486. McCarthy 2004 J.T. McCarthy, Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared, The Trademark Reporter 2004-94, p.1163. McCarthy 2004 J.T. McCarthy, Proving a Trademark has been diluted: Theories or facts?, Houston Law Review 2004-41, p.713-747. McKenna 2007 M.P.. McKenna, The normative foundations of trademark law, Notre Dame Law Review 2007-82 no.5, p. 1839-1916. Pfeffer en Salomonson 1938 H. Pfeffer en C.D. Salomonson, Grondbegrippen van Nederlandsch mededingingsrecht, Haarlem: Bohn 1938.

- 72 -

Quaedvlieg 2009 A.A. Quaedvlieg, Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L'Oral, Ars Aequi december 2009, p.799-808. Richardson 2000 M. Richardson, Promotional Trade Marks and Trade Mark Law in Australia: Recent Cases, Entertainment Law Review 2000-11, p. 189-192. Ricketson 2000 S. Ricketson, Dilution and Confusion: The Bases of Trade Mark Infringement or the New Australian Trade Mark Anti-Dilution Law 1999, in: C. Rickett en G. Austin (eds), International Intellectual property and the Common Law World, Oxford: Hart, 2000. Rogers 1949 E.S. Rogers, The Lanham Act and the Social Function of Trade-Marks, Law and Contemporary Problems 1949-14, No. 2, p.173-184. Schechter 1925 F.I. Schechter, The Historical Foundations of the law Relating to Trade-Marks, New York: The Lawbook Exchange 1925. Schechter 1927 F.I. Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, Harvard Law Review 1927-40, no.6, p.813-833. Schroeder 2008 J.E. Schroeder, Brand Culture: Trade Marks, marketing and consumption, in: L. Bently, J.Davis en J. Ginsburg, Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique, Cambridge: Cambridge University Press 2008, p.161-176. Senftleben 2009 M.R.F. Senftleben, The Trademark tower of Babel Dilution Concepts in International, US and EC Law, International Review of Intellectual Property and Competition Law 2009-40, p.45-77. Senftleben 2009(2) M.R.F. Senftleben, Het tijdperk van het merkenrechtelijke absolutisme, noot bij LOral/Bellure, BIE 2009-58, p.271-273.

- 73 -

Senftleben 2010 M. Senftleben, Keyword advertising: Geldend Europees recht en daaruit volgende systematiek, Berichten Industrile Eigendom oktober 2010, p.346-353. Senftleben 2011 M.R.F. Senftleben, Adapting EU Trademark law to new technologies Back to Basics?, in: C. Geiger, ed, Constructing European Intellectual Property: Achievements and new prospectives, Edward Elgar Publishing 2011. Strasser 2000 M. Strasser, The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal 2000-10, p.375-432. Verhoestraete en Hoorneman 2010 F. Verhoestraete en W. Hoorneman, Pre- and post-LOral/Bellure, a comparative approach, BMM Bulletin 2010-2, p.56-61. Vos 2011 G. Vos, Adwords: merkenrecht in reclamerechtelijk perspectief, BMM Bulletin 2011-1, p. 17-20. Werkman 1974 C.J. Werkman, Trademarks: Their Creation, Psychology and Perception, New York: Barnes & Noble 1974.

- 74 -

Jurisprudentie
Hof van Justitie van de Europese Unie HvjEG 22 juni 1976, NJ 1977, 159 m.nt. LWH (Terrapin/Terranova). HvJEG 23 mei 1978, C 102/88 m.nt. LWH (Hoffman-La Roche/Centrafarm). HvJEG 3 december 1981, IEPT19811203 (Pfizer/Eurim-Pharm). HvJEG 22 juni 1994, C-9/93, NJ1995, 480 m.nt. DWFV (IHT/Ideal Standard). HvJ EG 11 november 1997, nr. C-251/95, NJ 1998, 9, m.nt. DWFV (Puma/Sabel). HvJ EG 29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393, m.nt DWFV (Canon/Cannon). HvJEG 22 juni 2000, C-425/98, NJ2000, 712 (Adidas/Marca). HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ 2003, 265, (Arsenal/Reed). HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002,29 m.nt. Gielen (Hlterhoff/Freiesleben). HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569 m.nt. Speyart (Anheuser Busch/Budvar;Budweiser). HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. Gielen (Adam Opel/Autec). HvJ EG 11 september 2007, zaaknr. C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. Gielen (Cline). HvJEG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009, 43 m.nt. Gielen (LOral/Bellure). HvJEG 23 maart 2010, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08, RvdW 2010, 617 (Google France/Louis Vuitton). HvJEG 25 maart 2010, C-278/08, RvdW 2010/618 (BergSpechte Outdoor Reisen/Gnter Guni Trekking). HvJEU 12 juli 2011, zaak C-324/09, BIE 2011/107 m.nt. Koelman (LOral/eBay). HvJEG 22 september 2011, C-323/09, IER 2011/71 m.nt. Gielen (Interflora/Marks & Spencer).

Benelux Gerechtshof BenGH 6 november 1992, BIE 1993, 84 (Automotive Products/Valeo).