Kullanmama Sebebİyle İptal İle

Yüzleşmemek İçİn Yenİ Başvuru

Yapmak Kötü Niyet mİdİr?
(EUIPO Temyİz Kurulu
“Hamilton” Kararı)
Cansu ÇATMA BİLEN*

* Avukat / Ankara Barosu.

Kullanmama Sebebiyle İptal İle Yüzleşmemek İçin Yeni Başvuru Yapmak Kötü Niyet midir?
(EUIPO Temyiz Kurulu “Hamilton” Kararı)

ÖZET
Önceden verilmiş olan kararlar, bir markanın kötü niyet sebebiyle hü-
kümsüz kılınabilmesi gereken kriterleri belirlemeleri sebebiyle büyük öneme
sahiptir. Bunun en önemli sebebi ise kötü niyet kavramının, kanunda ayrıntılı
bir şekilde açıklanmamış ve yargı kararları başta olmak üzere idari kararlar çer-
çevesinde şekillenmiş olmasıdır. Bundan yola çıkarak, EUIPO Temyiz Kurulu
tarafından kötü niyet iddialarının farklı bir bakış açısıyla değerlendirildiği 20
Ekim 2020 tarihli R 351/2020-4 sayılı “HAMILTON” kararı incelenmiştir.
Özellikle kullanmama sebebiyle iptal ile yüzleşmemek adına yapılan başvuru-
lar ve kötü niyet arasındaki ilişkiyi ele alan bu karar, sunulan bilgi ve belgelerin
değerlendirmesi açısından ileride yapılacak olan incelemelere ışık tutabilecek-
tir.
TEMYİZ KURULU KARARI’NIN İNCELENMESİ
Bir markanın hükümsüzlüğü için kötü niyet iddiasının kabulü çok sık kar-
şılaşılan bir durum olmadığından özellikle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi
(EUIPO) Temyiz Kurulu’nun vermiş olduğu kararlar bizler açısından önem
taşımaktadır. Kötü niyet iddiasına dayanarak oluşturulan her iddia somut
olaylar bakımından değişiklik gösterebileceğinden, yapılacak olan incelemele-
ri belli bir kalıba sokmak zor olsa da yeknesaklığın sağlanabilmesi için EUIPO
Temyiz Kurulu gibi yüksek mercilerin yaptığı incelemeler ve bu incelemelerde
dikkate alınan kriterler hem gelecekte yapılacak olan incelemelere hem de id-
dia makamı tarafından hazırlanacak olan dilekçelere ışık tutabilecektir.
Bu sebeple, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilmiş olan 20 Ekim
2020 tarihli R 351/2020-4 sayılı “HAMILTON” karar incelemesini kötü ni-
yet iddiaları çerçevesinde ele almaktayız.
İhtilafın geçmişine odaklanıldığında, 25 Kasım 2014 tarihinde, “Hamil-
ton International AG” (bundan sonra “Marka Sahibi” olarak anılacaktır) ta-
rafından 9. ve 14. sınıflardaki mallar için “HAMILTON” marka başvurusu-
nun, EUIPO’ya yapıldığı ve markanın 5 Mayıs 2015 tarihinde tescil edildiği
görülmektedir.
2017 yılında ise, “44IP Limited” (bundan sonra “Hükümsüzlük Talebi Sa-
hibi” olarak anılacaktır), tarafından HAMILTON markasının Avrupa Birliği
Marka Kanunu’nun 59. maddesinin[1] (b) bendi yani kötü niyet ve (a) ben-

[1] Article 59: Absolute grounds for invalidity

“1. An EU trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis
of a counterclaim in infringement proceedings:
(a) where the EU trade mark has been registered contrary to the provisions of Article 7;

162 FMR 2021/1

 Av. Cansu ÇATMA BİLEN

di yani aynı Kanun’un 7. maddesinde düzenlenen mutlak ret sebeplerinden

kamu düzenine aykırılık gerekçeleriyle hükümsüzlüğü talep edilmiştir.[2]
Kötü niyet argümanının dayandırıldığı en önemli nokta ise; Marka
Sahibi’nin, markanın kullanmama sebebi dolayısıyla iptali ile yüzleşmesini
engelleyen hoşgörü süresini kötü niyetli olarak uzatmak amacıyla bu başvu-
ruyu yapmış olmasıdır. Böylece Hükümsüzlük Talebi Sahibi, kötü niyet ar-
gümanı ile kamu düzeni argümanını, “kötü niyetli başvurunun adil rekabeti
ve malların serbest dolaşımını uygunsuz bir şekilde engellemesi” gerekçesi ile
birleştirmiş ve HAMILTON markasının hükümsüzlüğünü talep etmiştir.
Bu iddialara yanıt olarak, Marka Sahibi daha önceden sunmuş olduğu de-
lilleri işaret ederek markanın kullanıldığının ve kötü niyetli bir başvuru ya-
pılmadığının kabulünü istemiştir. Ayrıca 14. sınıf bakımından teknolojinin
gelişmesiyle eski tescilin kapsadığı malların yeterli olmadığı, örnek verilecek
olur ise eski başvurunun akıllı saatleri kapsamadığı ve günümüzün teknolo-
jik gelişmelerine ayak uydurmak amacıyla güncellenmeye ihtiyaç duyulduğu
bundan dolayı eski tescil ile yeni tescilin kapsadığı malların aynı olmadığı
belirtilmiştir.
Bu iddialara karşı Hükümsüzlük Talebi Sahibi, Marka Sahibi’nin sunmuş
olduğu delillerin asıl iddialara hizmet etmediğini ve gerçekten genişletilen
mallar bakımından kullanma niyetinin bulunmadığını belirtmiştir.
Sunulan deliller ve iddialar doğrultusunda EUIPO İptal Birimi, Hüküm-
süzlük Talebi Sahibi’nin iddialarını aşağıdaki gerekçelere dayanarak reddet-
miştir:
1. Eski ve yeni tarihli tescillerin mal ve hizmet listeleri incelendiğinde,
yeni tescile ait mal ve hizmet listesinde kullanılan belirli terimler de
göz önünde bulundurularak piyasadaki teknolojik yeniliğin yakalan-
ması amacıyla bir değişikliğin yapıldığı kanısına varılmıştır.
2. Markanın hükümsüzlüğü talebinin, kullanmama sebebiyle iptal ge-
rekçesi olmadığından, iddiaların kötü niyet ve kamu düzenine aykı-
rılık çerçevesinde değerlendirildiği göz önünde bulundurulduğunda,
Marka Sahibi’nin sunduğu deliller ile kullanımını kanıtlayıp kanıt-

(b) where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade
mark…”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content, Son Erişim Tarihi 21.01.2021.
[2] Article 7: Absolute grounds for refusal
“1. The following shall not be registered:.
…f ) trade marks which are contrary to public policy or to accepted principles of mora-
lity…”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content, Son Erişim Tarihi 21.01.2021.

FMR 2021/1 163

Kullanmama Sebebiyle İptal İle Yüzleşmemek İçin Yeni Başvuru Yapmak Kötü Niyet midir?
(EUIPO Temyiz Kurulu “Hamilton” Kararı)

layamadığının bir önem arz etmediği belirtilmiştir. Kaldı ki yine de

sunulan delillerin kullanımı kanıtladığı sonucuna varılmıştır. Bunun-
la birlikte, kötü niyetli başvurunun kanıtlanması için ispat yükünün
Hükümsüzlük Talebi Sahibi’nde olmasına rağmen yeteri kadar delil
sunulmadığı belirtilmiştir.
12 Şubat 2020 tarihinde ise Hükümsüzlük Talebi Sahibi EUIPO İptal Bi-
rimi tarafından verilmiş olan bu kararı temyiz ederek, aşağıdaki gerekçeler
doğrultusunda verilmiş olan kararın iptal edilmesini talep etmiştir.
1. Her ne kadar İptal Birimi, 14. sınıf bakımından yeni malların ye-
terince farklılaştığı yönünde bir karar vermiş olsa da yeni malların
yeni başvuruya konu edilmiş olması, yapılan başvurunun kötü niyetli
olarak hoşgörü süresini uzatmak için yapıldığı iddiasını ortadan kal-
dırmayacaktır.
2. Yapılan yeni başvurudaki mal genişletmelerinin gerekçesi olarak gös-
terilen, yeni ürünlerin piyasa sürülmesi ve ürün yelpazesinin geniş-
letilmek istenmesi iddiası gerçekçi değildir. Çünkü firma tarafından
geleneksel kol saatleri ile ilgili olarak yapılmış olan açıklamalar ile
bu beyanları çelişmektedir. Bu argümanlarına gerekçe olarak, Mar-
ka Sahibi Firma’nın CEO’suna ait açıklamalara işaret edilmiş ve izin
verilir ise ek delil olarak sunulması talep edilmiştir. Böylece Marka
Sahibi’nin konuyla ilgili gerçek niyetinin ispatlanması yükünün Mar-
ka Sahibi’ne geçeceği belirtilmiştir.
3. Kaldı ki Marka Sahibi’nin genişletmeyi konu edinen yeni marka baş-
vurusunu yaptığında, akıllı saatler gibi ürünleri üretmek için herhan-
gi bir çaba ve niyet göstermemiş olmasının da ticari mantıkla çeliştiği
belirtilmiştir.
4. Ayrıca Hükümsüzlük Talebi Sahibi, Marka Sahibi’nin kötü niyetini
kanıtlamak için geçmişte yaptıkları bir marka başvurusundan bahset-
miştir. Bu başvuruya göre Marka Sahibi 2014 yılında ABD’de HA-
MILTON Markası’nın 9. ve 14. sınıflardaki mallar için tescilini talep
etmiş ancak bu mallar için kullanımın kanıtlanması talep edildiğinde,
marka başvurusu bölünerek tescil işlemlerine devam edilmiştir. Bu
bölünme sonucu 9. sınıftaki tüm malları içeren orijinal başvuru ve
14. sınıftaki saat ve parçaları hariç diğer malları içeren bir diğer başvu-
ru olmak üzere iki başvuru ortaya çıkmıştır. 2019 yılında ise orijinal
başvuru terk edilmiştir. Ayrıca, marka sahibinin geçmişte HAMIL-
TON & INCHES Markası’na karşı bir itiraz dosyaladığı, bu itirazın

164 FMR 2021/1

 Av. Cansu ÇATMA BİLEN

ilk başta 14. sınıftaki mallar bakımından da dosyalanmış olmasına

rağmen, kullanım delili talebi sonrası itiraza konu malların “saatler”
ile sınırlandırıldığını belirtmiştir.
Tüm bu temyiz iddialarına yanıt olarak, Marka Sahibi, İptal Birimi tara-
fından verilmiş olan kararın doğru olduğunu, Hükümsüzlük Talebi Sahibi’nin
iddialarını kanıtlamak ile sorumlu olmasına rağmen herhangi bir kanıt sun-
madığını ve kendilerinin markayı kullandığına dair belgeler sunmaları doğrul-
tusunda kötü niyet iddialarının yerinde olmadığını tekrarlamıştır.
EUIPO Temyiz Kurulu tüm bu iddialara ve iddialara cevaplar doğrultu-
sunda değerlendirme yapmaya başlamıştır.
İlk olarak kötü niyet iddialarını değerlendirilmiştir:
İspat yükünün, Hükümsüzlük Talebi Sahibi’nde olduğunun; (var ise) kötü
niyetle yapılan başvurunun üçüncü kişilerin piyasaya girmesini engellemek
için yapıldığının kanıtlanması gerektiğini ve Marka Sahibi’nin yapmış oldu-
ğu eylemleri gerekçelendirmek ve meşru olduklarını ispatlamak durumunda
olmadığını söylemiştir.[3] Yine de kötü niyet iddialarının belli kriterler doğrul-
tusunda incelenmesi gerektiğine kanaat getirerek, sunulan bilgi ve belgeleri
değerlendirmeye geçmiştir.[4] Bu kriterler sırasıyla aşağıda belirtilmiştir:
• İlk olarak Marka Sahibi’nin, HAMILTON ibaresiyle karıştırılması muh-
temel özdeş veya benzer bir ibarenin, benzer veya özdeş bir ürün için kul-
lanma niyetinde olan üçüncü bir kişiyi bilmesi veya bilebilecek durumda
olması gerekmektedir.
• İkinci olarak Marka Sahibi’nin, üçüncü kişi tarafından HAMILTON ya
da benzeri bir ibarenin kullanımını engelleme niyeti olması gerekmekte-
dir.
• Marka Sahibi’nin markasının hukuki olarak ne derecede korunduğunun
tespiti gerekmektedir.
Bu kriterler bakımından bir inceleme yapıldığında, Marka Sahibi’nin kötü
niyetli hareket ettiğine dair kanının oluşması için herhangi birinin tek başına
veya birlikte oluşmadığı görülmüştür.
Ayrıca İptal Birimi tarafından hükümsüzlük talebinin gerekçesinin kul-
lanmama sebebiyle iptal olmadığı yönünde düşülen notun yerinde olduğu ve

[3] 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57.

[4] 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53.

FMR 2021/1 165

Kullanmama Sebebiyle İptal İle Yüzleşmemek İçin Yeni Başvuru Yapmak Kötü Niyet midir?
(EUIPO Temyiz Kurulu “Hamilton” Kararı)

incelemenin öne sürülen gerekçeler ile sınırlı olması gerektiği vurgulanmıştır.

HAMILTON Markası’nın belirtilen mal ve hizmetler için henüz kullanılmı-
yor olmasının, kendilerine sunulan beş yıllık süre içerisinde kullanılmayacağı
anlamına gelmeyeceği ve bu sürenin aslında yeterli yatırımı yapmak ve gelece-
ğe dair planlama yapmak açısından Marka Sahibi’ne sunulmuş bir hak olduğu
belirtilmiştir.
Tüm bu incelemeler sonucunda Marka Sahibi’nin kötü niyetle hareket
etmediğinin kabulüne karar verilmiştir. Çünkü;
• Marka Sahibi’nin, HAMILTON Marka başvurusunu yaptığı sırada, baş-
vurduğu markanın ne amaçla kullanılacağını gösterme yükümlülüğü ol-
madığı vurgulanmıştır.
• İkinci olarak, Hükümsüzlük Talebi Sahibi tarafından, Marka Sahibi’nin
kötü niyetiyle ilgili iddiaların hiçbirinin nesnel ve tutarlı deliller ile ka-
nıtlanmadığı belirtilmiştir. Mal ve hizmet sınıfları aynı olmasına karşın
kapsadıkları malların değişiklik göstermesinin, sınıf listesinin uzunluğu
ya da kısalığının kötü niyet için bir delil oluşturmayacağı; farklı mal ve
hizmet sınıfları için başvuru yapılmış olsa dahi bunun kötü niyete işaret
etmeyeceği belirtilmiştir. Bunun sebebi “bir teşebbüsün, yalnızca başvu-
ruyu yaptığı sırada pazarladığı mal ve hizmet kategorileri için değil, aynı
zamanda pazarlamak istediği diğer mal ve hizmet kategorileri için de bir
markanın tescilini istemesinin meşru olması” [5] olarak açıklanmıştır. Bu
durumda Temyiz Kurulu’nun elinde Marka Sahibi’nin niyetinin iyi ol-
madığına dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır.
• Ayrıca, Marka Sahibi’nin pazarlama stratejisi veya ticari kararları hak-
kında yorum yapmanın, yalnızca geleneksel kol saatlerini üretmeye veya
ürün portföyünü güncellemeye karar vermesi durumunda bile, Hüküm-
süzlük Talebi Sahibi’nin görevi olmadığı vurgulanmıştır.
• Amerikan Sistemi’nin Avrupa’dan farklı olduğu göz önünde bulunduru-
larak, bahsi geçen olayın somut olay ile bir ilgisinin olmadığının kabul
edilmesi gerekmektedir. Her Marka Sahibi kendisinden sonraki tarihli
markaya kanunda belirlenmiş şekilde itiraz etme hakkına sahiptir.
• Ek delil sunma talebinin ise Hükümsüzlük Talebi Sahibi’nin birden fazla
kez bu delilleri sunma hakkına sahip olmasına rağmen herhangi bir delil
sunmayarak bu hakkını kullanma imkânı varken kullanmadığından red-
dedilmesine karar verilmiştir.

[5] 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU: T:2012:77, § 25.

166 FMR 2021/1

 Av. Cansu ÇATMA BİLEN

İkinci olarak kamu düzenine aykırılık bakımından bir inceleme yapmıştır:

İlgili maddenin kamu düzenine veya kabul edilmiş ahlak ilkelerine aykırı
olan ticari markaların tescilini yasakladığı belirtilmiştir. Bir ticari marka, ilgili
mal ve hizmetlerin kamuoyuna hitap ettiği kişilere hakaret veya ayrımcılık içe-
riyorsa ya da ticari marka bireylere veya kişi gruplarına karşı ayrımcılık içeri-
yorsa, kamu düzenine aykırı olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Maddenin oldukça geniş kapsamda düzenlenmesi sebebiyle mutlaka somut
olaylar bakımından iddiacı tarafından yorumlanması gerektiği ve markanın
tüketiciler nezdinde oluşturacağı saldırgan ve ayrımcı ya da kamu düzenini ne
şekilde etkileyeceğinin Hükümsüzlük Talebi Sahibi tarafından kanıtlanması
gerektiğine değinilmiştir. İtiraz sahibi HAMILTON ibaresinin kötü niyetli
olarak kamu düzenine aykırı ve serbest rekabeti engelleme amacıyla tescil edil-
diğini iddia etmiş olmasına rağmen, Temyiz Kurulu, bu iddianın genel bir
argümandan öteye geçemediğini çünkü yeterli delillerin sunulmadığını be-
lirtmiştir.
Açıklanan bu sebeplerle bu iddianın da yerinde olmadığına karar veril-
miştir.
Tüm bu incelemeler sonucunda, kötü niyet iddialarında sunulan delillerin
ve ispat yükünün ne denli önemli olduğunun bir kez daha altı çizilmektedir.
Yapılan tüm değerlendirme, iddiaların kanıtlanabilmesi için yeteri kadar delil
olmaması ve genel argümanlar ile iddiaların desteklenemeyeceğini gözler önü-
ne sermektedir. Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda
Hükümsüzlük Talebi Sahibi 44IP Limited haksız bulunmuştur.
DEĞERLENDİRME
Bu karar doğrultusunda kötü niyetin ve kamu düzeni gerekçelerinin çok
genel kavramlar olduğu ve içlerinin doldurulması için mutlaka ayrıntılı açık-
lamalara yer verilmesi ve iddiaların kanıtlanması için tüm delillerin sunul-
masının ileride karşılaşılacak olan davalarda önem taşıyacağı anlaşılmaktadır.
En önemlisi sık sık karşılaşılan 5 yıllık hoşgörü süresinin devam etmesi ve
kullanım delili taleplerinden korunmak için yapıldığı düşünülen marka baş-
vurularının reddedilebilmesi için mal veya hizmet listesi kapsamı genişletme
iddiasının kötü niyeti tek başına kanıtlamayacağı ile ilgili önemli bir karar
verilmiştir. Çünkü Temyiz Kurulu yapılan mal veya hizmet genişletmesinin
hak sahiplerinin bir pazarlama planlamasını kapsayabileceğini ve hoşgörü sü-
resinin bu açıdan kanuni bir hak olduğunu, yapılan pazarlama stratejilerinin
doğru veya yanlışlığı ile ilgili tespitin üçüncü kişilerce yapılamayacağına dair
açık bir ifade kullanmıştır.

FMR 2021/1 167