美国知识产权法律环境研究

深圳市知识产权事务中心
2009年12月
 目录

课题负责人：王 岩
审 校 人：李顺德

第一部分 美国知识产权制度………………………………………………………………… 5
第一章 美国知识产权制度简介……………………………………………………………… 5

一、美国的知识产权制度… …………………………………………………………… 5

二、美国知识产权法律的特点… ……………………………………………………… 5

三、美国知识产权的行政管理… ……………………………………………………… 8

四、美国知识产权的司法保护… ……………………………………………………… 8
五、律师在知识产权保护中的作用… ………………………………………………… 8

六、美国知识产权保护的发展趋势… ………………………………………………… 8

七、美国的专利代理制度… …………………………………………………………… 9
第二章 美国的专利制度…………………………………………………………………… 11

一、美国专利制度的建立… ………………………………………………………… 11

二、美国专利保护的不同发展阶段… ……………………………………………… 15

三、美国专利保护的类型… ………………………………………………………… 17

四、美国专利制度的特点… ………………………………………………………… 17
第三章 美国的商标制度………………………………………………………………… 20

一、美国的商标制度… ……………………………………………………………… 20

二、不能获得注册商标权的情况… ………………………………………………… 21

三、商标持有人的权益… …………………………………………………………… 22

四、申请美国商标需要注意的问题… ……………………………………………… 22

五、商标在美国注册后需要注意的问题… ………………………………………… 24
第四章 美国的版权制度…………………………………………………………………… 25

一、美国版权法的制定… …………………………………………………………… 25

二、版权法的历史和细节… ………………………………………………………… 25

三、版权问题的管理… ……………………………………………………………… 26
第五章 美国的反不正当竞争法…………………………………………………………… 27

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 一、反不正当竞争… ………………………………………………………………… 27

二、反不正当竞争的立法体系与执法机构… ……………………………………… 27

三、反不正当竞争法规范对象… …………………………………………………… 28
第六章 美国知识产权保护与国际贸易…………………………………………………… 30

一、美国知识产权保护的三次国际延伸… ………………………………………… 30

二、301条款详解……………………………………………………………………… 32

三、337调查详解……………………………………………………………………… 34
第二部分 美国知识产权体系……………………………………………………………… 38
第一章 美国知识产权行政管理体制……………………………………………………… 38

一、知识产权的管理体系… ………………………………………………………… 38

二、知识产权的管理方式… ………………………………………………………… 38

三、知识产权的管理机构… ………………………………………………………… 39
第二章 美国知识产权司法保护…………………………………………………………… 43

一、美国司法保护体系概述… ……………………………………………………… 43

1.2联邦法法源………………………………………………………………………… 43

二、美国联邦法院系统简介… ……………………………………………………… 44

三、美国知识产权司法保护体系… ………………………………………………… 45
第三部分 美国专利诉讼制度与应对……………………………………………………… 47
第一章 美国法院专利侵权诉讼…………………………………………………………… 47

一、专利侵权认定… ………………………………………………………………… 47

二、美国专利诉讼程序… …………………………………………………………… 48
第二章 中国企业美国专利诉讼注意事项 ……………………………………………… 57

一、中国企业作为被告的诉讼管理… ……………………………………………… 57

二、中国企业诉讼开始前的准备… ………………………………………………… 58

三、中国企业收到警告信后… ……………………………………………………… 59

四、中国企业作为被告应提起确认诉讼… ………………………………………… 61

五、中国企业的收受送达… ………………………………………………………… 63

六、中国企业的答辩… ……………………………………………………………… 64

七、中国企业应对对临时禁令… …………………………………………………… 65

八、中国企业对搜证程序的应对… ………………………………………………… 66

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 九、中国企业的简易判决请求… …………………………………………………… 67

十、中国企业应对美国诉讼的重之重—内部建设… ……………………………… 67
第四部分 美国知识产权法律环境研究启示……………………………………………… 69

一、中小企业是原始创新的主要来源和应当重点保护的对象… ………………… 69

二、知识产权制度是创新生态链形成的基础… …………………………………… 71

三、中国可在知识产权制度建设上借鉴美国经验… ……………………………… 72
附录一 企业知识产权海外维权指引…………………………………………………… 76

附件1. 风险评判表…………………………………………………………………… 81

附件2、中介资源选任表……………………………………………………………… 82

附件3、抗辩理由表 … ……………………………………………………………… 83
附录二 知识产权许可操作指引…………………………………………………………… 85

附录三 企业知识产权海外维权案例选…………………………………………………… 92

一、思科诉华为案… ………………………………………………………………… 92

二、美国SigmaTel诉珠海炬力案… ………………………………………………… 94

三、燕加隆成功胜诉美国337调查案………………………………………………… 95

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 第一部分 美国知识产权制度
第一章 美国知识产权制度简介

一、美国的知识产权制度

在美国，对知识产权的法律保护由来已久。早在建国之初，美国宪法授权国会制定有关专

利的法令，宪法第一条第八款明定：“国会有权藉由保障作者及发明人于特定期限内就其作品及

发明享有排他权，以促进科学与实用技艺的发展。”目前，美国基本上已建立起了一套完整的知

识产权法律制度。主要包括《专利法》《商标法》《版权法》和《反不正当竞争法》。为全面执

行世贸组织“与贸易有关的知识产权协议”中所规定的各项义务，美国政府于1994年12月制定了

《乌拉圭回合协议法》，对原有的知识产权法律作了适当修改。

二、美国知识产权法律的特点

为了促进联邦政府机构拥有的专利的商业化实施，1980年，美国国会通过了《斯蒂文森-威

尔德勒（Stevenson-Wydler）法案》，也称“联邦技术转移法案”。该法案旨在促进联邦政府直

属的研究机构与工业界的合作，促进联邦政府拥有的专利向市场转移。该法案规定：“所有公

司、大学、研究机构对与联邦直属研究机构合作研究完成的发明，可享有专利权，联邦政府只保

留一种在一定情况下的使用权。”

政府对本国利益，特别是对跨国公司利益的保护，是美国《专利法》的一大特点。如美国

目前仍在执行的专利授权公开制度，使得美国企业一切不能获专利法律保护的技术都不对世界公

开，但他们却可以从其他国家申请专利18个月公开的文件中获取新技术信息；又如，美国现行实

施的先发明制，实际上只适合于美国的申请人。

保护美国在海外的知识产权是美国外交政策的重要任务之一。早在20世纪70年代，美国就制

定了相关法律，其中最著名的就是《贸易法》的特殊301条款。该条款规定，美国贸易谈判代表要

呈送一份年度报告，列出拒绝有效保护美国知识产权的国家，并同时列出重点国家。在确定重点

国家后的30天内，美国贸易代表开始对这些国家的知识产权保护情况进行调查，在半年内作出是

否采取报复性措施的决定，即可能实施进口限额、增加进口关税，或取消贸易最惠国待遇。

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 2.1专利法的特点
美国最早的专利法制定于1790年，后来进行了多次修改，主要修改有1793年、1836年、1870

年和1952年、1994年的修改.现行的专利法保护的范围为发明专利和工业设计专利两种。半个世纪

以来为适应技术和经济发展的需要，美国又在1952年专利法的基础上进行了大量修改和补充。特

别是TRIPS协议达成之后，美国在1994年对专利法进行了相应修改，与TRIPS协议进一步接轨。

2.1.1先发明制度
美国特别注重对发明者权益的专利保护，为此专利法规定了专利权获取的先发明制度，即发

明者有获得专利保护的优先权，即使一项发明已获得了专利权，在一定的期限内如果有人能提出

发明在先的证据，仍可向美国专利局专利权审查机构提出专利权的重新审查，如证据充分，则可

以使对方专利权无效，而先发明者获得专利权。先发明制度不仅保护了首先做出技术发明的个人

和企业的知识产权利益，而且促进了美国企业建立严格的技术信息登记和管理制度。

2.1.2宽限期制度
世界上大多数国家都要求发明者在其公开发明以前提出专利申请。然而，美国专利法规定了

1年的宽限期，即如果这项发明在其第一次使用或发表的1年之内，都可以申请专利。宽限期制度

也充分体现了美国专利法对发明人权益的保护。根据巴黎公约的规定，一个外国发明者，也可以

在他的发明公开以后12个月内向美国提出专利申请。

2.2版权法的特点
美国于1790年颁布统一的联邦版权法。此后，版权法分别于1873年、1891年、1909年、1976

年、1988年、1998年、2005年进行了多次大的修改。

2.2.1注册登记制
与大多数国家实行的版权自动取得制不同，美国长期以来实行版权注册登记制度，即在美国

版权办公室注册登记的著作权可以获得更好的版权保护，同时应使用版权标志“c”。

2.2.2财产权保护制
美国版权法一直注重对版权人经济利益的保护，它不仅保护作品在法定条件下的转让和使

用，而且规定雇佣他人代为创作作品和出卖版权是合法的，所以版权人可以用自己的名字发表买

下来的作品，也可以任意处置归属于它的作品。

2.2.3版权收回制度
美国版权法规定了收回制度，即作者或其配偶及子女在作者转让版权的所有权或使用权35年

之后，可以按照法定程序将版权收回，从而给作者提供了更为有力的版权保护，这在世界各国版

权法中是不多见的。

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 2.3商标法的特点
美国在1870年制定了联邦商标法，现行商标法是颁布于1946年的兰哈姆法。

2.3.1先使用权
美国商标法实行“使用在先”原则，即商标的先使用者获得商标法律的保护。这是由于版

权法的立法依据来自宪法的贸易条款，因此，必须先有贸易和商标的实际使用，才能获得法律保

护。虽然美国引入了注册制度，但“使用在先”是申请注册的先决条件。1988年，美国商标法做

出修改，允许申请人基于使用的意图而申请商标，对先使用原则有所松动。

在先使用原则的基础上，商标可以注册，也可以不注册。不注册商标只要处于使用状态也可

获得法律保护：当因受到侵权而提起诉讼时，必须提供使用在先的证据。而商标的注册表明了商

标注册者特殊的权利，注册5年后该商标就不允许其他相同商标的使用者挑起各种争议。此外，

注册商标的所有权人有权追究商标冒用者法律责任，并要求经济赔偿。如果公司或个人的商标未

经注册，商标的先使用者只能向法院要求停止商标侵权者的使用行为，而不能获得相应的经济赔

偿。

2.3.2联邦和州的两级保护
除联邦商标法外，各州也有各自的商标法。一个企业可以进行联邦商标注册，也可以仅在某

一个州注册，但其获得的法律保护也因联邦法和州法的不同而有很大差异。一般来讲，未在美国

专利商标局注册的商标，之适用所在州的法律保护，一旦受到侵权也得不到法定赔偿。而且如果

它与某个在联邦注册的商标相抵触，那么在联邦注册的商标就有优先使用和优先被保护的权利。

2.3.3反淡化法律保护
美国联邦和州的商标法都给予著名商标更严格的保护，对商标淡化行为加以法律限制。1947

年马萨诸塞州通过第一部商标反淡化法，1996年美国颁布了联邦商标反淡化法，规定了著名商标

的保护和使用原则，以及混淆、诋毁行为的法律责任等内容，解决了与互联网域名有关的商标淡

化问题。

2.4商业秘密保护的特点
在美国，对商业机密的保护属于各州法律调整的范围。各州法律对商业机密的保护较为严

格，它禁止用不正当的手段取得他人的商业机密，或泄露他人的商业机密，若违反这些条款，商

业机密的所有人就可以提起民事诉讼，他有权获得民事赔偿，以及禁止对方继续使用该商业机

密，也有可能要求侵权人承担由此而引起的律师费用。90年代以来，互联网的广泛利用和电子商

务的发展使美国越来越重视对商业秘密的保护。1996年，美国制定了《联邦商业间谍法》，主要

规定盗窃商业信息的刑事责任问题，是美国在知识产权保护方面最为严厉的法律。

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 三、美国知识产权的行政管理

美国联邦政府行政主管机关，如美国专利商标局负责专利和商标的受理、审查、注册或授

权、公开等；美国版权局负责版权的登记和管理。

四、美国知识产权的司法保护

多层次的司法体系是知识产权的最主要保护途径。在通常情况下，美国联邦地区法院是知识

产权侵权案件的初审管辖法院。纠纷案件分为两种情形：专利纠纷一般在联邦巡回法院审理，上

诉则由联邦高级法院上诉法庭审理。联邦巡回法院的介入，减少了审理前的司法管辖权冲突，使

专利制度更加稳定；其他纠纷，如州注册商标和按习惯法取得的商标侵权案及商业秘密的滥用、

不正当竞争等案件一般由州法院审理。如果原告或被告不服州法院的判决，可向联邦巡回法院提

出上诉，联邦巡回法院的判决为终审判决。除司法保护，美国还利用行政程序和仲裁制度保护知

识产权。

五、律师在知识产权保护中的作用

美国解决纠纷的方式是法庭审判，案件审理时间较长，纠纷双方的代理费和诉讼费支出较

大，因此多数纠纷当事人都希望直接通过律师间的协商解决纠纷。事实上，许多纠纷也都是采用

这种方式解决的，这也成为美国处理知识产权纠纷案的一大特色。从事知识产权代理的律师有

自己的组织———美国知识产权法律律师协会。它是美国知识产权律师的社团组织，负责组织会

员研究知识产权出现的新情况、新问题，协调会员与各方面的关系，组织会员开展对外的交流合

作。它在帮助律师顺利完成各种调解和诉讼任务方面发挥了积极作用。

六、美国知识产权保护的发展趋势

随着科技、经济的迅速发展，知识产权保护所面临的新问题越来越多，同时由于知识产权对

美国经济发展的重大影响，美国极其重视知识产权保护的立法和执法，知识产权法已经成为美国

法律制度发展中最活跃的部分。目前，美国知识产权保护主要呈现以下几个发展趋势。

6.1加快立法，扩大保护范围
据统计，自1992年1月1日至1993年7月的一年半时间里，共有33个法案、修正案及决议直接

或间接地与知识产权有关系。1996年通过了联邦商标淡化法和联邦商业间谍法；1997年针对网上

“黑客”制订了反电子盗窃法；1998年通过了跨世纪数字化版权法，以加强互联网上的版权保

护；1998年的技术转让商业化法、1999年的美国发明人保护法更是全面加强了对专利权人利益的

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保护。

6.2不断加重侵权处罚
以前对知识产权方面的侵权以经济处罚为主，而现在的版权法、电讯欺诈法、计算机欺诈及

滥用法、反电子盗窃法等法律都有重罪处罚内容。其中，联邦商业间谍法对知识产权侵权的刑事

处罚最为严重。与此同时，对专利、版权等知识产权的侵权行为的经济处罚力度不断加大，如专

利侵权适用3倍赔偿制度。

6.3政府和产业界保持密切合作
由于知识产权保护问题直接涉及企业利益，美国企业组成各种产业知识产权联盟，积极参与

知识产权立法和执法活动，并与国会及行政机关建立了相当密切的关系。例如国际知识产权联盟

代表1300多家版权企业（产值占美国GDP的5%以上），每年向美国贸易代表提出书面报告和建议

“特别301条款”名单。

同时，美国政府在立法、司法、行政活动中都为企业和产业知识产权组织的参与提供了重要

的程序保障和充分的表达机会，成为企业利益的忠实代言人和平衡协调者。例如，美国在软件、

电影和数字化作品的版权保护立法和执法过程中，充分听取产业知识产权组织的建议，采取灵活

的知识产权保护策略，促进了版权产业的迅速发展。

七、美国的专利代理制度

7.1美国的专利主管机构——美国专利商标局
美国专利商标局（USPTO）是美国专利事务的主管机构。它是美国商务部下的一个机构，是

依据美国法律创建的，其有权代表政府核发专利。美国专利商标局的主要职能包括审查专利申

请、公告已核准的专利、登记专利的转移和转让、设置检索室供公众查阅已核准的专利及各种登

记资料、提供专利代理人和专利律师数据以供公众检索选择等。此外，专利商标局还有权制定和

执行包括专利代理制度和专利代理人资格审查在内的行业规章等。但是，专利商标局对于专利的

侵害和执行问题不具有管辖权。

7.2从事专利代理业务的主体
在美国，发明人可以自己依法向商标专利局提出专利权的申请，也可以委托专利代理人或专

利律师行使权利。专利代理人和专利律师在取得专利代理资格后都可以从事专利代理事务，他们

被统称为专利业务从业者。

根据《美国专利条例》第10章的有关规定，任何美国公民只要具备律师资格并满足该章规定

的要求，都可以被登记为专利律师，并在专利商标局面前代表发明人从事专利业务；即使没有律

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师资格，只要满足了该条例关于专利代理的有关规定的，也可以被登记为专利代理人，从事专利

代理业务。此外，在适当条件下，外国人如果在美国持续居住，在不违背有关条款的前提下，也

可以被专利商标局登记为专利代理人。

美国商标专利局只审查专利代理人和专利律师主体资格，并不要求必须设立专门的专利代

理机构或专利律师事务所。专利商标局也没有对专利代理机构和专利律师事务所的规模和组成人

员的资格作出明确限制，也未规定专利代理人必须在专利代理机构工作或专利律师必须在律师事

务所执业。只要主体适格，就可以在专利商标局面前代理发明人处理专利事务。发明人在专利商

标局的网站上，只要通过探索即可查到所有在专利商标局登记注册的专利代理人和代理律师的信

息，并可以根据自己的实际需要任意选择合适的专利代理人或专利律师。

7.3专利代理资格的取得
专利代理人和专利律师欲取得专利代理资格，必须满足如下条件：

7.3.1专利代理人和专利律师必须在美国专利商标局登记注册。

专利商标局保存并向公众提供所有有资格在专利商标局面前代表专利申请人从事专利事务的

专利代理人和专利律师名单。《美国专利条例》明确规定，只有被赋予专利资格并在专利商标局

登记注册的个人才有权在专利商标局从事专利代理业务。除此之外的任何个人均不能代理专利申

请人从事商标业务。

7.3.2专利代理人和专利律师必须通过联邦统一的专利资格考试。

考试的内容除了专利事务的专业知识和处理问题的能力，还很注重考生的道德品质和社会声

誉。考试的难度比律师资格考试还要高，通过率很低。除了通过考试，专利代理人和专利律师还

必须承诺为发明人保守商业秘密，不得利用他所获悉的当事人的发明信息谋取个人利益，除非是

出于更加有效维护当事人的利益需要，不得向任何人透露商业秘密。

7.3.3专利代理人和专利律师必须具有理工科专业背景，并取得工程或物理学专科以上学历

或同等学历。

7.3.4对专利律师的特殊要求。除了上述条件外，专利律师还必须从国家认可的正规法学院

毕业并获得法学学历，并且通过所在州的律师资格考试和相应的职业道德考试，即具备取得律师

资格的基本条件。

7.4专利代理人和专利律师职能的异同
7.4.3专利律师的特点

专利律师除了要具有理工科知识等处理专利事务的必备本领外，还须接受过正规法学院校的

系统法学教育，十分熟悉诉讼程序和案例法以及处理专利纠纷的技巧等。专利律师可以在诉讼中

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代理专利发明人对专利侵权人提起诉讼或为发明人起草向生产厂家转让专利的协议。在涉及专利

侵权案件时，专利律师往往能凭借丰富的诉讼经验和法律知识充分维护当事人的合法权益。在起

草专利合同时，专利律师也能够充分考虑和预见将来有可能发生的争议和纠纷，从而设法回避各

种各样的陷阱。此外，值得一提的是，参与专利诉讼的律师不一定要是专利律师，只要有律师从

业资格即可。

7.5美国商标代理制度简介
美国律师可以代理商标事务，无须取得商标代理资格，也无须事先在专利商标局登记注册。

没有律师资格的个人不能代理商标事务。即使提供的与商标有关的服务只涉及商标的申请、

咨询、转让和授权使用，而不涉及诉讼，也不得在专利商标局面前从事商标代理业务。

第二章 美国的专利制度

一、美国专利制度的建立

1790年，美国国会通过了首部专利法。

第一部美国专利法，名称为“促进实用技艺进步法案”，只有七个部分，篇幅很短。

1793年废止了1790年专利法案。

1946年，对专利法进行了修订，撤销了在Electric Storage Battery v. Shimadzu案件中最

高法院的决定，将美国法律“先发明”原则应用到世界范围内。该成文法将先发明原则限制在可

以在美国找到发明证据的情形。

1952年对专利法的修改奠定了美国现代专利法的基本构架。其中包括两个主要的变化，在成

文法中第一次规定了授予发明专利权的要求不仅仅是新颖性和实用性，还包括非显而易见性。于

是将一个世纪内有关创造性的判例法法典化。其中还包括了侵权的定义。其它变化包括对可授权

主题的定义进行了微小的改动，将十八世纪的“技艺(art)”修改为“方法(process)”; 明确说

明当发明涉及要素的组合时可以以功能性描述定义这些要素(即means＋function，做某事的“手

段”); 放宽了对共同发明人实施发明的形式要求，对于两个以上发明人完成的发明，当无法找到

某个发明人或某个发明人拒绝实施该专利(即使通过合同来限制)时，受让人可以实施发明; 给权

利要求过宽的专利要求再颁的期限规定为两年; 废除了一项专利不能部分有效的普通法原则，即

使在该专利中存在无效的权利要求，也允许基于有效的权利要求提请诉讼,。

1952年后，专利法又进行了几次修改，下面按时间顺序列出。

1954年，对有关植物专利的条款进行了修改，澄清经培养的突变体、突变型、杂交体和新发

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现的籽苗是可专利的。

1964年，授权政府官员在“任何文件”中有权接受声明(declaration)来代替宣誓(oath)，

并允许临时接受有缺陷的文件(35 USC 25和26)。

1965年，专利法规定，授权专利应被推定是有效的，不论独立权利要求还是从属权利要求，

每项权利要求应独立地应用有效推定(35 USC 282)。

1966年，Graham v. John Deere案件中最高法院的决定中给出了判断一项发明是否是显而易

见的规则。

1971年，在Blonder-Tongue v. University of Illinois中，最高法院的决定坚持一项专利

一旦通过完整和公正的诉讼最终决定其无效的,在对该专利的随后诉讼中，即使当事人不同，该证

据也可以作为抗辩理由。

1975年，发生的事件包括:

a. “专利局(PO)”更名为“专利商标局(PTO)”;

b. 为适应PCT的规定修改美国专利法(35 USC 102(e)，104，351-376);

c. 专利法放宽对多项从属权利要求的撰写限制(35 USC 112)。

1980年，发生的事件包括:

a. 引入为维持专利有效而交纳维持费的要求(35 USC 154);

b. 为联邦资助的发明制定特殊的条款(25 USC 200-211);

c. 允许第三人向USPTO提交现有技术的条款(35 USC 301);

d. 建立请求再审(reexamination，复审)的可能性(25 USC 302-7);。

e. 美国反对发展中国家修改巴黎公约以允许独占权的强制许可;

f. 最高法院引用导致1952年专利法法案的国会报告，“在太阳下人类制造的任何事物都应

是可专利的”，来支持基因工程细菌的专利性。

1982年，发生的事件包括:

a. 只要发明人授权申请专利，即使没有发明人的签字，也可以接受所递交的申请(35 USC

111);

b. 放宽了与修改发明人姓名错误有关的法律规定(35 USC 116);

c. 联邦巡回上诉法院成立(35 USC141，28 USC 1295);

d. 所有的外观设计专利的保护期固定为从授权之日起14年(35 USC 173);

e. 批准与专利侵权或无效有关争端的仲裁解决机制(35 USC 294);

f. 美国申请人有可能要求欧洲专利局进行PCT国际检索。

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 1984年，发生的事件包括:

a. 为了补偿在获准FDA人用新药上市许可过程中造成的新药上市的延迟，而延长专利保护期

(Hatch-Waxman修正案)(35 USC 156);

b. 为了促进包括研究所和大学等非营利机构协作完成的研究项目，促进合作开发技术早日

公开，修改有关评价非显而易见性时对现有技术的规定(35 USC 103(c));

c. 对于共同发明人来说，发明人不必一起工作，或者每个人都是各项权利要求保护主题的

发明人(35 USC 115(a));

e. 允许通过仲裁解决抵触申请(35 USC 135(d));

f. 对侵权的定义进行修改，包括出口可以用来制造产品的成套部件，且如果在美国制造该

产品侵犯美国专利权，则该出口行为属侵权行为(35 USC 271(f));

g. 各专利申诉和抵触委员会(Boards of Patent Appeals and Interferences)合并为一个专

利申诉和抵触委员会(Board of Patent Appeals and Interferences)(35 USC 141);

h. 引入发明登记方案的成文法(35 USC 157);

i. 美国成功地在GATT乌拉圭回合谈判议题中引入知识产权问题。

1987年发生的事件包括:

a. 美国施行PCT的第II章(35 USC 362);

b. 美国申请人可以基于PCT通过欧洲专利局提出国际初审请求。

1988年发生的事件包括:

a. 为了补偿在获准FDA动物用新药上市许可过程中造成的新药上市的延迟，而延长专利保护

期(35 USC 156);

b. 一定程度上放宽了在国外递交专利申请的条件，原来为了国家安全严格要求由美国申请

日起6个月后才能申请外国专利(35 USC 184和185);

c. 修改侵权的定义，将进口按照美国专利所保护的方法在国外制备的产品的行为视为侵权

行为，并在一些方法专利侵权案件中倒置举证责任(方法专利修正案)(35 USC 271(g)，35 USC

287，35 USC295);

d. 修改侵权的定义，将仿制药商在专利保护期届满前为获得FDA上市许可的进行申请的行

为视为侵权行为，但是将为了提交FDA药物上市批准而收集数据有关的行为排除专利侵权之外(35

USC 271 (e));

e. 专利滥用改革法案(Patent Misuse Reform Act)阐明，除非专利权人在相关市场具

有市场支配力(market power)，否则不能将专利权人拒绝专利许可和设置专利布局(tying

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arrangement)，视为不可实施(unenforceable)的专利权滥用行为。

1990年发生的事件包括:

将专利侵权定义延伸至外空间的行为，“空间物或其部件属于美国的司法管辖权或在美国的

控制之下”(35 USC 105);

1992年，美国政府负有对专利侵权的责任(35 USC 271(h)，35 USC 296)。

1993年，将证明先发明(prior invention)权利的行为扩展到NAFTA国家(35 USC 104)。

1994年发生的事件包括:

a. 为修改GATT进行的乌拉圭回合谈判，达成了TRIPS协议(Trade Related Aspects of

Intellectual Property Rights)，其中包括了专利保护的最低执法标准;

b. 将证明先发明权利的行为扩展到在WTO成员国内执行(35 USC 104);

c. 引入申请临时专利申请的机制(35 USC 111(b)和119(e));

d. 服从TRIPS过渡条款，将专利保护期修改为自最早的申请日起计算20年(代替由授权日起

计算17年)，制定了为补偿由于专利抵触或需要复审以获得专利授权的延迟时间而延长专利保护期

的条款(35 USC 154);

e. 侵权行为的定义扩展到包括许诺销售和出口行为(35 USC 271);

f. 在方法专利侵权的一些案件中将举证责任倒置(35 USC 295)。

1995年，专利法规定了生物技术方法的非显而易见性的判断原则，如果该方法用来制备新的

且非显而易见的产品，则该方法是非显而易见的(35 USC 103(b))。

1996年，专利法规定手术方法专利的侵权行为不负有赔偿责任(35 USC 287 (c))。

1998年，美国联邦巡回上述法院在State Street Bank v. Signature Financial案件中坚持

在美国有关专利的法律中没有将商业方法排除在外，只要它们是新的、有用的和非显而易见的就

可以授权。

1999年发生的事件包括:

a. 在Florida Prepaid Prostsecodary Education Expense Board v. College Savings

Bank案件中判决，1992年在专利侵权事件中政府负有责任的修正案，是对政府最高豁免权的剥

夺，是违宪的;

b. 通过1999年知识产权与通信综合(communications omnibus)改革法案。此法律对美国专利

法进行一些修改，并还包括了旨在减少域名抢注(cybersquatting)和涉及卫星家庭电视和乡村固

定电视信号的条款。对美国专利法的修改还包括对其同族专利已在国外公开的美国专利申请进行

早期公开，保护使用发明宣传服务(invention promotion services)的发明人，为商业方法的在

·14·
先使用者提供先发明(在先使用者)的抗辩。

按照1999年修正案，2001年3月15日年USPTO首次公开未审定的美国专利申请。

2002年对有关专利的新颖性问题的35 U.S.C. 102(e)进行了修改。详细规定了可以作为破坏

发明新颖性的现有技术的美国专利、美国专利申请公开文本或WIPO公开文本的条件。

2003年12月8日布什总统签署了2003年医护处方药现代法案( Medicare Prescription Drug

Modernization Act of 2003)，对35 U.S.C. 271(e)进行了修改。271款是有关专利侵权的条

款，而271(e)规定了解决仿制药申请人与专利药持有人侵权纠纷的司法途径。此次修改新增加了

271(e)(5)条款，其中规定如果专利权人或新药申请(NDA)的持有人在接到仿制药申请人的通知后

45天内谁也不提请侵权诉讼，简化的新药申请(ANDA)的申请人(即仿制药申请人)可以针对专利权

人或NDA持有人要求法院做出该专利无效或不侵权的宣告式判决。

2004年12月10日通过CREATE法案，进一步修改35 U.S.C § 103(c)有关评价非显而易见性时

对现有技术的规定，其中定义了“联合研究协议”进行了定义(35 USC 103(c))。

2007年9月7日美众议院通过了《2007专利改革法案》，但该法案在美参议院表决时并未获得

通过。2009年美国参议院司法委员会主席Patrick Leahy和众议院司法委员会主席John Conyers在

新闻发布会上宣布，参众两院正式将2009年《专利改革法案》列入议程。目前该法案正在参议院

等待投票表决。

《2009专利改革法案》对现行《专利法》予以重大修正，其中包括以“先申请原则”

（First-to-inventor-to-file）取代“先发明原则”（First-to-invent）；在USPTO设置异议

程序，让第三方可在专利授权后一年内向USPTO请求专利无效，无需再向法院提起诉讼；同时对

《2007专利改革法案》中备受争议的条款诸如损害赔偿金和诉讼地进行了新的修正。

二、美国专利保护的不同发展阶段

美国现行《专利法》是1952年颁布的，这部《专利法》中所体现的美国政府专利管理政策，

也随着近年来美国经济、政治形势的变化而进行了几次改变，呈现出几个不同的发展阶段。

第一阶段——专利权属争议阶段（1963年以前）。在这一时期，对于在执行政府合同过程

中所产生发明的专利权是由政府拥有还是由承包商保留的问题，一直是争论不休的。由于在此之

前，美国政府未曾就这一问题制定出统一的专利管理政策，因此在实际工作中，政府部局各行

其道、各执一词，但总体上不外乎存在两种观点：（1）放权观点,认为在政府合同所产生发明的

专利权属问题上，除了关系到国计民生和国家安全的发明外，其他发明的专利权都应由承包商保

留，同时许可政府有关部局拥有为政府目的免费使用的权利。（2）收权观点,认为由政府合同产

·15·
生的发明的专利权应当归政府所有，承包商只拥有免费使用权。

第二阶段——政府主导阶段（1963年至70年代末）。1963年10月，肯尼迪总统发布了“总

统专利政策说明”，首次试图制定一个统一的政府专利管理政策。该政策说明指出，要合理解决

政府合同所产生专利的权利归属问题，以便使发明能够更好地服务于公众利益。但是，公众利益

的平衡与实现毕竟是一个很难衡量的目标，因此，美国政府的这一政策还是对专利权的归属问题

采取了灵活的原则，做出的是比较笼统的规定，即在政府获得专利权能够更好地服务于公众利益

时，由政府获得专利权，而其他情况或一般情况下，则由承包商保留专利权。

第三阶段——促进专利的商业化实施阶段（1980年实施“Bayh-Dole法案”以后）。1980

年，美国国会通过了由参议院贝耶（Bayh）及多尔（Dole）提出的“Bayh-Dole法案”，也称“大

学、小企业专利程序法案”（即96-517号公法、美国法典第35篇第18章“联邦资助所产生发明的

专利权”）。该法案允许小企业和非营利性质机构在绝大多数情况下保留执行政府合同所产生发

明的专利权，即有权就其完成的联邦资助项目所产生的发明以自身名义申请专利并享有专利权，

而政府只保留一种介入权（March-in Right），只有当专利权人不采取有效步骤实施发明或政府

出于公众健康或安全考虑的情况下，政府才有权责成专利权人向合理的申请者以实施许可方式转

让该项权利。

美国由政府合同产生的专利管理政策具体有以下主要方面：

1.总体上说，除了涉及国家安全或出于更好地保护公共利益的考虑之外，政府合同所产生的

专利权一般由承包商保留。

2.在承包商保留专利权的情况下，政府拥有无偿使用权、转让发明专利的审批权以及优先发

展本国工业的权利。同时，保留知识产权的承包商负有一定的义务。

3.在承包商保留专利权的情况下，政府拥有一定条件下的“介入权”，当出现以下情形时，

政府有权责成承包商转让该项专利的使用权：合理的比较长的时间内承包商未采取有效步骤实施

该发明；承包商未满足有关国家安全或公共利益的要求；承包商使用或转让该发明违反了国家的

规定。

4.把承包商保留专利权的范围扩大到企业和营利性机构的重要前提是，政府合同产生的发明

具有重要的商业价值，而合理行使该专利权有利于发明的商业应用，并能够更好地保护政府和公

众的利益。

5.管理政策适用于美国所有的政府机构，包括国防领域的政府机构以及军队，除了这些部门

需要保密的技术由保密法管辖外，对于军转民技术、军民通用技术等无需保密的技术，都应和民

用部门一样，积极申请专利并转让实施许可。

·16·
 6.政府机构代表国家拥有和掌握一些特殊领域或重要领域技术的专利。但随着技术创新和社

会技术储备量的增加，同时也为了使社会技术资源能更好地为经济建设服务，政府对这部分专利

的管理政策，也在向促使其在严格管理体系的控制下规范地实施及转化的方向发展。

三、美国专利保护的类型

美国专利是以发明创作经美国专利商标局（United States Patent & Trademark Office-

USPTO,www.USPTO.gov）审核通过并颁发的证书，允许申请人在专利期限内（一般专利为20年，设

计专利为15年）独享生产营销的权利。

在美国大企业申请专利的费用为中小企业的两倍。一般而言，独立发明人，非盈利企业及员

工少于500的企业均可归类为中小企业，美国专利局商标（PTO）核发下列三种专利证书：

1．发明专利（Utility Patent）:申请功能专利的发明创作必须具有某些功能或实用价值。

2．外观设计（Design patent）:申请设计专利的发明创作必须具有创新性（Novelty）及具

有对产品特殊（Non obvious）的装饰或美化作用，（Ornamented or Aesthetic in Nature）,但

并非一定要具有实用。

3．植物专利（Plant Patent）:申请植物专利的发明创作必须是经过无性生殖或有性生殖培

养，而具有创新性（Novelty）及特殊性的职务。单一植物只能有一项专利。

任何创作发明，如果在申请专利日期的一年以前曾经公开发表、公开使用、买断或出卖销售

过，则此发明创作属于大众所拥有，不得再申请专利。

四、美国专利制度的特点

4.1先发明原则1
所谓先发明原则是指同样的发明创造的专利权授予最先作出发明的人。它与先申请原则截然

不同，后者规定同样的发明创造的专利权授予最先提出申请的人（自然人或法人）。先申请原则

体现在美国专利法中关于新颖性的第102条(a)和（e）中。这两个条款的大意是，申请人作出发明

之前在美国的公知公用或者在全球范围内的印刷出版物上的描述会使该专利申请丧失新颖性。

其实，在美国专利法中这种先发明原则并不是无条件的。为了解决先发明原则带来的举证难

的问题，美国专利法第102条(b)和（d）款中还规定了在美国提出专利申请一年前作为判断新颖性

的时间界限。

1 美国专利制度发展最新动向参见参考文件《美国专利法最新修改法案介绍》

·17·
 上述条款(a)、(b)、(d)、(e)以及其它条款(c)、(f)、(g)并列作为不能授予专利权的条

件。换句话说，只要这些条件之一存在，就不能授予专利权。由此可见，只有当发明完成后一年

之内提出专利申请，先发明原则才有实际意义。

显然，(b)和（d）款有一个明确的时间界限，而(a)和（e）款没有明确的时间界限。所以，

对于审查员来说，按照（b）、（d）两款判断新颖性和创造性比按照（a）、（e）款举证起来容

易得多。在美国专利的审查阶段，与其说是依据先发明原则，不如说是依据先申请原则，只不过

按照（b）、（d）两款将现有技术的时间起点从申请日起向前推移了一年，除非有人提出在申请

日前一年内对发明的公开，但在这种情况下如果不举证倒置，又如何证明发明完成日是在此公开

之后呢

4.2专利类型
中国专利法包括发明、实用新型和外观设计三种。而美国专利法保护的范围包括发明专利

（utility patent）、植物专利（patent for plant）、外观设计（patent for design）。需

要注意的是，美国的发明专利绝不是实用新型，而是除了植物专利和外观设计之外其它专利的统

称。作为农业大国，美国对植物领域的发明格外重视，不仅将植物专利单独列出，而且在申请和

保护方面作了很多专门适合于植物发明的规定。中国专利法第25条将植物新品种列为不可获得专

利保护的范围，但美国的植物专利中并没有排除植物品种。

美国不保护实用新型专利，但这并不是美国的独特之处，因为世界上不保护实用新型的专利

局还有很多。

4.3可获得专利保护的主题类型的范围
美国专利法第101条规定：任何人发明或发现任何新的且有用的方法、机器、产品、或物质

的组分、或对它们的任何有用的改进，都可以因此而获得专利权，只要其符合授权的条件和要

求。绝大多数专利局都不保护软件、商业方法和互联网方法，唯独美国专利保护类型中包括这些

方法。美国的专利法也保护动植物新品种。然而，美国法42U.S.C.2181(a)将用于武器的核材料和

原子能排除在专利法保护的范围之外。

4.4全审查制及临时申请
与中国不同，美国的正式专利申请，无论是实用专利还是植物专利都要受到实质审查。然而

USPTO于上世纪末推出一种临时申请（provision a; application）。对这种临时申请不进行审

查，但在一年内必须转成正式申请，或者以此临时申请为优先权提出新的正式申请。由于不对临

时申请进行审查，所以临时申请的要求比较低，发明人可以在发明没有完善的情况下提出临时申

请，在一年内完成了发明后再提出正式申请。如果申请人提出临时申请一年后没有再提出正式申

·18·
请，则该临时申请视为放弃。这样实际上也给申请人提供了选择申请是否要求审查的机会。

4.5申请手续
由于美国实行的是全审查制，所以在申请美国专利是不需要提交实质审查请求书。以前美国

专利没有早期公开，只有授权后才公布，现在ＵSPTO也采用了专利申请的早期公开制，但是申请

人可以要求不公开。如果要求不公开，则要提出不公开请求。

按照美国专利法，申请人必须是发明人。因此，在申请美国专利时需要宣誓或提交声

明，表示自己是原始的第一发明人，同时表示自己对申请文件负责。

4.6文件撰写方法
美国的专利文件撰写与中国基本相同。虽然在说明书中没有要求技术领域，但这实际上是

说明书开头不可避免的。美国的专利说明书开头要求说明关联申请参见，如果是联邦政府资助项

目，也需要在开头说明。美国的权利要求书撰写不要求两段论。这样便于起草，但给审查和诉讼

阶段带来困难。

4.7独特的分类系统
美国专利制度还有一个主要的特点，那就是其基本上不采用国际专利分类，而是一直沿用自

己的专利分类，即使受到国际协议的约束，USPTO也只是将美国分类号用计算机系统转换成IPC分

类，标在其专利文献的首页。自1968年《国际专利分类表》第一版问世以来，国际专利分类已度

过了24个春秋。目前，在全世界众多建立专利制度的国家里，国际专利分类成为人们管理和使用

专利文献的工具。

美国人一直延用本国专利分类。

美国专利分类始建于1873年，120多年来随着科学技术的发展，它屡经修改和扩充，到目前

为止，已发展到390多个大类，10万多个小类（据最新的1990年美国专利分类表统计）。它是目前

世界上最详细的一部技术资料的分类之一。与国际专利分类有所不同，美国专利分类的原则是以

功能分类为主；分类号采用二级结构。更为引人注目的是，它有两个显著的特点，即专利分类定

义及分类表中的非正式小类。

美国专利分类定义是其分类表的补充，它使用应用性语言，详细描述其分类体系中所有大类

及小类所包括的范围，并通过检索注释为检索者指出相关的分类位置。由于功能分类要求类名概

念化，使得美国专利分类的类名只对功能作具体说明。这种类名可高度概括其包括的技术，但极

不易为人理解，这现象在IPC的功能分类中也是存在的。而分类定义的出现，给检索者提供了拐

杖，使他们对准确快速地分类，又多了一成把握。分类定义的作用与IPC中的各种参见、注释的作

用近似，但前者更为全面。IPC的参见和注释只是一些分类目录有；而美国专利分类定义，对所有

·19·
分类目录都进行注解，这样不仅方便检索者使用分类表，而且易于沟通分类人员和检索人员。美

国专利分类的26大类，其类名为：纺织品，织物的整理；其分类定义是这样的：“本类为纺织品

纤维的处理以及其后续，使其有良好的市场效果。由于在整理皮毛的过程中，皮毛修整与织物的

表面纤维或纱线的处理，特别是绒毛纤维的处理类似，因此皮毛修整包括于本类的15小类及其下

属小类中。另外拉伸塑料薄膜的设备，与纤维的拉伸设备，在功能上是类似的，则前者也被置于

本类的54小类及其下属小类中。然而拉伸塑料薄膜的过程，应分在264大类－－塑料及非金属制品

的成型及处理中。纺织品及纤维的漂白、染色、洗涤及化学处理过程，及8大类－－染色及漂白，

纺织品及纤维的水处理及化学处理。织物纤维的水处理设备，入68大类。等等”。而与美国这个

类号对应的IPC类号为－－DO6C，其参见：“化学部分入DO6L至DO6Q；干燥入F26B”。其注解：

“本小类中下列概念具有特别定义的织物一词应理解为包括经纱或层纱在内”。相比较而言，IPC

的注释及参见相对简单了。

美国专利分类中的另一个显著特点，是非正式小类。由于专利审查工作的特殊性，即要求不

断提高审查速度，使得专利分类必须尽可能地细分类目。这就是任何一部专利分类法不断进行修

改的原因之一。美国专利分类每个季度，都要对其总类目的5% 进行修订，而且对任何其下集中了

多于100篇文献类目，都要细分。而IPC每5年才修订一次。更特别的是，美国专利局的审查员有

权对分类表中自己所管辖的小类，进行临时性细分。由于临时性细分出的小类，是没经过正式分

类法令而产生的，因此被称为非正式小类。这些非正式小类的出现，对加速审查员审查案子是很

有帮助的。因为审查员在审查过程中，面对着不断发展的科学技术，以及越来越多的文献如果某

个分类号下集中过多的文献，势必会给审查员的检索工作造成很大麻烦。若能就技术特点将其细

分成几部分，那么检索起来快速了。与此同时，非正式小类也为公众充分利用专利文献提供了方

便。

综合上述，美国专利分类不仅能更好地满足工作的要求，也为专利文献的使用者带来了更多

的方便。

第三章 美国的商标制度

一、美国的商标制度

美国于1870年颁布第一部联邦《商标法》。从1905年开始，美国把注册商标与虽未注册但其

使用超出了一州地域的商标，都纳入了联邦《商标法》调节的范围。美国现行商标法是1946年颁

布的《兰哈姆法》，载于《美国法典》第15编．这部法律最近的修订是2006年10月。

·20·
 根据美国法律，任何商人都享有“独有权利”，将他的货品或服务区别于其他商人出产的

货品或服务。这样获得法律承认的“独有权利”，一经联邦政府批准的注册商标才能在注册商标

上加注注册标记的符号。除上述符号可加印在商品上，获得联邦注册商标的持有人也可用下列英

文字“Registered in U.S. Patent and Trade-Mark Office”，或简单地称“Reg. U.S. Pat.

&TM off.”。一经加上符号或以上的两者之一的英文字后，联邦注册商标的持有人，便不必给侵

犯“独有权利”的不法商人特别通知，一经证明有侵权行为，联邦注册商标持有人便可向法庭起

诉，要求侵犯者赔偿损失。美国联邦专利商标局设在华盛顿，各州都设州立商标局。任何美国执

业律师都可替商标申请人办申请手续。

由联邦政府获得的注册商标，在1989年11月以前批准的有效期是20年。

在1989年11月以后批准的，则只有10年有效期。但可以申请延长，每次延长10年。由州政府

批准的注册商标，有效期通常是10年。

商标中的“服务商标”，只能应用在服务行业，如银行、酒店等。商标中有的是“集体商

标”，是给与一个集团属下各成员机构共同享有的商标，无论是服务或商品皆可。“证明商标”

是商标应用于其他人的产品、货品或服务行业上。

当未向联邦专利、商标局和州立商标局申请注册商标前，应通过美国律师作一个详细的“商

标搜索”（Trade-Mark Serch）。“商标搜索”费用，通常是250至1000美元不等。

要获得商标的“独有权利”，商标一定要在商业上，无论是货品或服务行上应用过。所谓

应用过，在货品方面是指曾经向第三者售卖过，而售卖的次数愈多，愈能表现出是正常的售卖，

而非单独一次的售卖。1988年美国联邦政府更改了商标法，只要申请注册商标者“有真正意向应

用”便可申请，不用以往一定要实际上曾经售卖的要求和说明，这样的法律改革，更方便外国商

户申请美国注册商标。

二、不能获得注册商标权的情况

商标法规定有5种标记不准注册：

1．不道德的或违反“公共秩序”的标记，

2．与国际公约及美国法律所禁用的一些国旗、国徽、国际组织标志相同或相似的标记；

3．未经本人同意而使用在世人姓名或肖像的标记：

4．可能在市场上引起混淆的标记：

5说明性的标记或该说明与商品内容不符的标记，包括地名与产地不同的地名标记、美国常

用的姓。

·21·
 前四种标记是须绝对排斥在注册簿之外的：对第五种标记，如果经审查认为它具有将一企业

的产品与其他企业的产品相区别的功能，则可以批准在“副簿”注册。在副簿注册的商标，如果

经一定时期使用证明它完全具备注册商标条件，则有可能上升到主簿中去。因此，“副簿”相当

于“准注册簿”。

三、商标持有人的权益

获得美国联邦政府专利商标局批准成为联邦注册商标持有人可享受下列利益：

1．可在联邦法院起诉商标侵犯行为；

2．可在起诉侵权行为的诉讼中获得赔偿费、堂费、律师费及“3倍金钱损失”（Treble

Damage）；

3．可享有假定的有效注册（Presumption of Validity of Registration）；

4．可享受不能推翻的某种权利（Incontestability of Rights）；

5．可在货品、产品上印有注册符号；

6．如将注册文件递送美国海关处，可防止侵犯商标货品进口美国；

7．建立推断性拥有权的告示（Constructive notice of Ownership）；

8．可作民事和刑事诉讼起诉假冒货品（Counterfeiting）；

9．可到其他国家申请注册商标，享受双边优惠。

在各州注册的商标，则可保证注册商标者在该州的商标权益，若受到侵权可到州法庭起诉。

任何从事美国进口的商务人员都应考虑本身工业产权的利益，通过美国律师申请注册商标，

以免受到侵犯。

四、申请美国商标需要注意的问题

5.1商标申请
美国专利商标局对商标的审查十分严格，因此申请人针对不同类型的商标需要注意以下问

题:

5.1.1中文商标可以在美国提交申请，但是申请人需要提供构成该商标的每一个中文字的读

音以及相应的英文翻译。

5.1.2如果商标是由简单的英文字母组成，并且这些字母没有进行风格化的修饰，为

了使商标受保护的范围更广，我们通常会建议申请人提交申请时声明该商标为普通字体

（Standard Charaters），即不声明保护任何颜色、大小、字体。这里所说的普通字体，通常指

·22·
TIMESNEWROMAR或ARIAL。

5.1.3商标如果为彩色，需要具体说明每个部分的颜色。值得注意的是，如果商标为灰色，

美国专利商标局将认定该商标为彩色商标。

5.1.4必须明确指出该商标是否在相关商业或贸易、地理描述或其他语言上有特殊含义。另

外，美国专利商标局对提供的商标图样的要求也非常严格。商标图样必须清晰，不能有任何模糊

感。由于美国商标申请大多采用电子提交的方式，因此，申请人需要提供图片格式的商标图样

（如：jpg格式），美国专利商标局对图片格式的像素也有要求，不能小于250像素大于944像素。

5.2商品/服务项目的选择
虽然美国不限制提交申请的商品/服务的个数，但是由于美国主张“使用”原则，因此申请

人在选择商品/服务时一定要限定为确实在生产销售的商品或者提供的服务，切不可认为提交的商

品越多，商标保护的范围就越广，从而选择一些根本没有在生产销售或提供的服务。这样做很可

能会导致整个商标被撤销。

另外，美国虽然遵循国际尼斯分类，但是其商品服务项目往往比尼斯分类中的商品服务项目

要求更加细化。比如，商品“计算机周边设备”是尼斯分类中规范的商品项目，但是该项商品在

美国不能被接受，原因就在于商品“计算机周边设备”的范围太宽泛，不具体。如果要想被美国

专利商标局接受，必须细化到“键盘、鼠标、调制解调器、扫描仪、打印机等等”。我们建议申

请人在选择准备申请的商品/服务时，可以提供该商品/服务在行业内的通用名称，而不必刻板的

按照中国商标局出版的《类似商品和服务区分表》提供的商品/服务名称来进行选择。

5.3美国商标的申请基础
申请美国商标，只能基于三种基础。也就是说，只有满足了三种基础中的一种才能申请美国

商标。

5.3.1以实际使用（Actual Use）为基础提交申请

实际使用是指商标在申请之日起前已经在美国使用。“使用”主要是指标有该商标的产品已

经在美国市场上销售或者在美国媒体上做了宣传广告。同时值得注意的是，使用是指申请指定的

所有商品/服务都有使用，而不是指部分使用。

如果以实际使用为基础提交美国申请，申请人需要请提供商标使用证据（即每个类别至少提

供一张标有商标的产品照片），以及在美国和在世界其他国家首次使用的日期（需精确到年月）

5.3.2以意图使用(Intend-to-Use)为基础提交申请

意图使用是指虽然商标在提交申请时尚未在美国使用，但是申请人真诚地（Bona Fide）计划

即将在美国使用该商标。根据美国商标法第一条（d）第1款的规定，以意图使用为基础提交的商

·23·
标申请，待该商标通过审查后，自下发核准通知书（Notice of Acceptance）之日起三年内，必

须提交商标在美国使用的声明。否则，该商标申请将被撤销。

5.3.3以国内注册（Home Registration）为基础提交申请

以该国内注册为基础提交美国申请，需要注意以下几点：第一、获得国内注册的商标必须与

打算在美国申请注册的商标一模一样，不能有任何细微的改动；第二、国内注册证上指定的商品/

服务的范围必须大于拟在美国申请保护的商品/服务范围；第三、申请人名称地址必须保持一致。

我们注意到，很多有中国企业或个人申请的美国商标注册都是以实际使用为基础提交的。但

是，实际上只有很少的一部分商标真正在美国使用，绝大部分的申请人都只是出于为以后进入美

国市场做好铺垫的考虑。因此，只要任何第三方就注册中的一项商品并没有在美国使用提出有力

证据，并且被美国上诉审判委员会（TTAB）接受，则该注册将很有可能被整个撤销，而不是删除

没有使用的部分商品。

五、商标在美国注册后需要注意的问题

6.1提交商标继续使用的声明
美国商标法第八条（b）指出，以本法第十二条（c）规定予以公告的注册商标，注册人应于

注册后第六年届满前一年内（即商标注册后的第五年到第六年间）向美国专利商标局提交使用声

明，声明该商标在商业中继续使用在指定商品/服务上，或声明注册人未使用该商标是基于其他特

别事由，并且这种未使用并没有放弃该商标的意思。否则，在自注册公布之日起第六年届满时，

美国专利商标局将撤销该商标注册。

在实践中，我们不难发现很多注册人都没有注意或重视此项规定，认为只需要等10年有效期

届满前进行续展就可以维持该商标的有效性。因此造成了一大批美国已注册商标因没有及时提交

继续使用证明而被撤销。

6.2无可争辩性（Incontestability）的权利
美国商标法规定，如果商标注册人自商标注册之日起连续五年在美国使用其注册商标，则注

册人通过申请可以获得无可争辩性的权利。一项无可争辩性的注册可以构成注册人拥有在贸易中

使用其商标的独占权的确凿证据。而且任何第三方再也不能以该商标缺乏显著性为理由，而要求

美国上诉审判委员会撤销该商标注册。

对于真正有在美国销售其产品的注册人来说，此项规定十分有意义。然而在实践中却很少有

人很好的利用了该项权利来保护自己的注册商标和捍卫自己的权利。

6.3续展

·24·
 美国注册商标的有效期为10年，从注册之日起计算。自有效期届满之日前六个月内，商标所

有人可以向美国专利商标局提交续展申请。

与其他国家不同的是，注册商标所有人提交续展申请的同时，还仍然需要提交使用声明，声

明该商标在商业中继续使用在指定商品/服务上，或声明注册人未使用该商标是基于其他特别事

由，并且这种未使用并没有放弃该商标的意思。否则，美国专利商标局将撤销该商标注册。

美国商标申请注册程序相对复杂，对于准备在美国申请商标的中国企业或个人，在提交申请

前需要仔细检查准备申请的商标、选择符合规范的商品/服务以及采用适合的提交基础，只有这样

才能尽可能的避免商标审查中下发审查意见，确保商标的顺利注册；已经申请美国商标或者已获

得美国注册商标的中国企业或个人需要重视并及时关注自己商标的最新状态，避免商标因疏忽而

被撤销。

第四章 美国的版权制度

一、美国版权法的制定

第一部美国版权法是于1790年制定的。版权法的制定，来自于美国宪法第一条第八款的授

权：“议会有权......为促进科学和实用技艺的进步，对作家和发明家的著作和发明，在一定期

限内给予专利权的保障......”

在美国，规范版权的法律主要有：

1790年版权法

1976年版权法

1998年数字千年版权法

2005年家庭娱乐和版权法

对美国有效的国际协定主要有：

伯尔尼保护文学和艺术品公约

与贸易有关的知识产权协定

目前在美国作家死后70年内拥有版权，假如作品是集体创作或是1978年1月1日以前发表的，

那么其版权保持75至95年。1923年以前发表的作品均属公有领域。

二、版权法的历史和细节

·25·
 美国发布的第一部版权法是1790年版权法，这部法律保障作者14年出版“地图、图表和书

籍”的专权，此后假如作者还活着的话他可以继续延长14年这个专权。这部法律没有规定其它作

品如音乐创作、报纸的版权，它特别注明不禁止拷贝外国作家的作品。当时大多数作品没有申请

版权：从1790年到1799年在美国出版了1.3万部作品，只有556受版权保护。

此后版权法被多次改变来适应新技术如录音的出现，也来扩展保护的时间，此外还有一些其

它的改变。美国法庭对宪法第八款的理解是版权的目的是鼓励创造对公共有利的作品，因此假如

公共利益与作家利益之间产生冲突的话，那么公共利益比作家利益的地位高。这个理解方法导致

了合理使用法律的产生。一些版权拥有者试图扩展法律为他们提供的版权的应用范围导致了滥用

版权。

一份描写一个工业过程的论文受版权保护，任何人未得到作者允许不准拷贝这份论文，但这

个工业过程本身不受版权保护，它可以受专利保护。另一个作者可以用他自己的语言来描写同一

工业过程而不侵犯原作者的版权。至于一个故事、一部小说或电影中的人物是否受版权保护不同

的法庭意见不同。1976年版权法注明：

原作品的版权绝对不涉及到其中的任何主意、程序、过程、系统、操作技术、规划、原理或

发现，不论原作品如何描述、解释、图示或代表这些主意。

事实被看作是“主意”和“发现”的同义词。不过版权法第103款允许保护“编辑”中的选

择和排列所体现的创造力。但这个保护仅限于选择和排列，而不限于事实本身，事实本身可以随

便拷贝。美国最高法庭在一次判决中还明确规定一个编辑必须有创造性才受保护，因此电话簿不

受保护，不论编辑电话簿需要多少工作，其编辑不需要创造性工作因此不受保护。

有时一部作品的作者是谁不很清楚。比如假如一个公司雇用某人来写一部作品的话。在这种

情况下法庭判决公司，而不是雇员是作者，也拥有版权。

作者可以出售、转让或授权版权。比如一个作者可以授权一个外国出版商翻译他的书。美国

版权也允许一个作家（或其继承人）在转让后35到40年中收回其版权或在版权生效56到61年后收

回其版权。但作者及其继承人无法强迫收回这个版权。

三、版权问题的管理

美国法典第17篇，第105节规定：

这篇中规定的版权不适合于任何美国政府的作品，但美国政府不被禁止通过授权或购买或其

它方式获得和持转让的版权。

这一条的目的在于将所有美国政府的工作放入公有领域。所有美国政府职员在执行他们的工

·26·
作义务时创造的作品都属于这个范畴。

1988年美国加入伯尔尼保护文学和艺术品公约，此公约从1989年3月1日开始在美国生效。美

国也签署了与知识产权有关贸易协定，这个协定本身要求服从伯尔尼公约。为了满足这个协定版

权保护被扩展到建筑物。由于美国版权法中的合理使用条例比较强，一些学者怀疑美国法律是否

完全符合伯尔尼公约和与知识产权有关贸易协定的要求。

第五章 美国的反不正当竞争法

一、反不正当竞争

在美国，不正当竞争活动可分为两大类：一类是针对特定竞争者或潜在竞争者的各种垄断市

场和限制贸易的行为；另一类是针对一般竞争者和消费者的各种不正当和欺骗性的行为。美国反

垄断法规的主要目标在于维护市场竞争所必须共同遵守的商业行为准则，制止滥用经济优势地位

以达到自己目的的不正当竞争，从而保证商业经济以及它们的顾客不致因某一公司或厂商不遵守

正当的商业行为准则而遭受损害。

二、反不正当竞争的立法体系与执法机构

美国反不正当竞争的法律由1890年以来通过、制定和实施的一系列法规及其修正案组成，

统称为反托拉斯法。构成反托拉斯法核心的基本法规有三个，即《1890年谢尔曼反托拉斯法》、

《1914年克莱顿法》和《1914年联邦贸易委员会法》。除此以外，反托拉斯法还包括历年来对

上述法规进行修改和补充的一些重要法规。主要是：《1918年维伯——波密伦出口贸易法》、

《1933年惠勒——利法》、《1950年赛东——克富维法》、《1980年反托拉斯诉讼程序改进法》

以及联邦贸易委员会颁布的其他各种贸易法规。上述法规在性质上基本属于“禁止型”立法，即

原则上将垄断和不正当竞争行为看成违法而加以禁止。

美国反不正当竞争法的执法主体有三种：联邦一级的执法机构是联邦司法部和联邦贸易委员

会。由于联邦法律规定比较抽象，因此在处理具体案件时主要依据这两个部门对法律的解释。各

州执法部门一般是州司法部门，个人也可以对所受到的不正当竞争损害向法院提出诉讼。

美国司法部的反托拉斯司和联邦贸易委员会是两个主要的联邦执法机构。这两个机构在执法

内容上有所不同：司法部的反托拉斯司主要负责《谢尔曼法》和《克莱顿法》的执行；联邦贸易

委员会主要负责其他几个贸易法规的执行，如《联邦贸易委员会法》、《维伯——波密伦出口贸

·27·
易法》等。在诉讼程序上，这两个联邦机构在几个主要方面有所区别：司法部反托拉斯司对于违

反反托拉斯法的行为，可以运用民事或刑事程序，并必须通过法院起诉；联邦贸易委员会则是独

立的执法机构，在性质上是准司法的，它还可以颁布具有法律效力的贸易法规，并解释和执行该

法所规定的目的。

三、反不正当竞争法规范对象

反不正当竞争法主要规定了禁止各种非法垄断性、限制性或不正当的商业行为的规则。被禁

止的非法商业行为有限制贸易的协议，垄断或图谋垄断，各种实质性地减少或限制竞争的行为，

商业贿赂，对消费者的各种不正当或欺骗性的行为等。上述各种违法行为大致可分为两类：一类

属于“本身违法行为”，适用“本身违法规则”，即把这类行为的本身看成违法而加以禁止，公

司或厂商只要有这种行为，无论是否产生损害结果，均为非法并须追究法律责任；另一类属于

“损害结果行为”，适用“合理规则”，即对于不正当的商业行为是否违法要进行合理分析，只

有这类行为的目的在于垄断或其结果对竞争者或消费者产生损害时，才能判定为违法。

3.1限制贸易的协议
任何以托拉斯或其他形式作出的协议、联合或共谋，只要用以限制州际或同外国之间的贸易

或商业，都是违法行为。所谓协议，必定是两方以上的共同行为，包括口头和书面的。但反托拉

斯法所禁止的协议，只是指限制美国贸易的协议，而非反对一切协议。

3.2垄断或图谋垄断
任何人或同其他人联合对某一行业进行垄断或图谋垄断的行为，都被认为是刑事犯罪。所谓

垄断是指利用已取得的经济力量控制市场并阻挠他人进入市场的各种行为。反托拉斯法禁止的是

“联合”或“共谋”或企图垄断的行为，而不管这种垄断是否已经取得。

3.3各种实质性地减少或限制竞争的行为
3.3.1固定价格。固定价格是指“同行企业”之间（生产者之间或销售者之间）串通协议，

将产品的价格固定在统一水平上。这属于“本身违法”行为，无论它是直接通过确定价格，还是

间接通过控制产品数量而进行的。与这种行为密切相关的还有同行间通过协议划分市场和产品，

规定生产限额和销售限额等，都是非法的行为。至于“同一行业企业”之间（制造商与销售商之

间）的固定价格行为也属“本身违法”行为，指的是制造商为了最大限度地取得利润而控制产品

销售，以保护零售价格不变，而销售商为了避免零售中的价格下跌，也乐意接受这种由制造商控

制的零售价格。这种同一行业间的固定价格行为亦为反托拉斯法所禁止。

3.3.2价格歧视。反托拉斯法要求同类产品应以公平而相等的价格向产品的买主销售，禁止

·28·
卖主对不同的买主实行不同的价格。这项规定不仅适用于卖主直接实行的价格歧视，也适用于因

各个买主的不同购买力而形成的价格歧视，但因卖方销售成本的差别而形成的价格上的差异是允

许的。根据美国司法判例，价格歧视可分为“第一线竞争”中的价格歧视和“第二线竞争”中的

价格歧视两种。前者指的是制造商或卖主在各个市场分别以不同价格销售其产品，并选择其中一

个特定市场低价销售，以挤垮该市场的竞争对手。后者指的是各销售商或买主通过补贴形式以不

同价格销售所购产品，从而影响了竞争。

3.3.3搭售和独家经营。卖主在交易中经常要求买主接受一种以上的产品，即出售一种商品

的同时搭售另一种商品。这种搭售行为是违反反托拉斯法的。独家经营中搭售的一种主要形式，

买主不仅被迫接受几种不同产品，而且被迫只能与某一家卖主作交易。搭售行为不但削弱了竞

争，而且产生了垄断，故为反托拉斯法所禁止。

3.3.4兼并。通过企业的内部增长和通过购买其他企业股份而进行兼并都可以使企业成为大

公司。然而通过兼并扩大企业的做法并不能代表该企业的经济增长。兼并可能采用三种形式：一

是同行企业的兼并，即竞争者之间的兼并；二是同一行业企业间的兼并，即生产者与销售者之间

的兼并；三是不同行业企业的兼并，即通过兼并形成联营企业。反托拉斯法禁止企业通过兼并取

得垄断地位，只要在兼并中所占市场的实际份额超过一定的标准，或这种做法的结果可能实质性

地削弱竞争而造成垄断，就构成违法行为。

3.4商业贿赂
如果销售或商业的成交并不是谈判和竞争的结果，而是通过向交易中的某些关键人物提供

个人的收入或好处来实现的，这种做法便构成商业贿赂。根据《联邦贸易委员会法》和《鲁宾

逊——帕特曼法》，联邦执法机构可以将商业贿赂作为不正当的竞争方法而提出指控。

3.5对消费者的各种不正当或欺骗性的行为
这种行为是指导致消费者利益受到损害的行为。反托拉斯法通过联邦贸易委员会来阻止这种

违法行为并保护消费者的利益。在美国，保护消费者的主要机构是联邦贸易委员会。《联邦贸易

委员会法》不仅禁止不正当的竞争方法，而且也制止对消费者的不公正和欺骗性的做法。例如，

利用虚假的广告宣传歪曲产品质量的事实，通过推销或广告引诱消费者上当，欺骗性的商品定

价，以及其他采用不公正或欺骗手段使消费者上当的做法，均为违法行为。联邦贸易委员会一般

通过颁布贸易规则和发布“停止违法行为令”出面干预，也可在法院通过民事诉讼制裁违法者。

3.6 侵犯商业秘密的行为。
在美国，侵犯商业秘密行为的类型基本上分为以下五种:（1）商业秘密的正当使用人未经所

有人的明示或默示同意，违反保密义务，使用或泄露商业秘密的行为。（2）恶意第三人直接以不

·29·
正当手段取得、使用、泄露他人商业秘密的行为。（3）第三人明知或应知他人违反保密义务而自

该他人处取得商业秘密或在取得后予以使用、泄露的行为。（4）他人不正当取得的商业秘密，第

三人又以不正当手段自该他人处取得，并使用、泄露的行为。（5）明知或应知他人的商业秘密因

为意外或错误而泄露，取得后仍然继续使用或泄露的行为。

第六章 美国知识产权保护与国际贸易

一、美国知识产权保护的三次国际延伸

1.1 “特别301条款”的产生和“337条款”的修改
美国重视知识产权的作用，因而通过国内立法严格保护知识产权。但是，进入20世纪70年代

后，知识产权不再仅仅是国内的一个问题，而已成为国际贸易的一个重要因素。因为与新技术革

命相联系的国际贸易发生了变化，有形商品贸易中技术含量迅速增加，技术贸易在国际贸易中所

占的份额越来越多，与技术含量和技术贸易有关专利、版权、商标和商业秘密都与国际贸易产生

了客观的内在联系。不同国家间的知识产权保护水平引发了贸易争端，因为声称属于本国的知识

产权被他国侵犯。为了在国际范围维护美国的利益，在世界技术或知识创新领先的美国通过国内

立法来打击外国对美国知识产权的侵犯。于是就产生了《贸易法》“特别301条款”，并修改了

《海关法》“337条款”。“特别301条款”和“337条款”共同构成用国内法对付外国侵权行为的

手段。这就是美国知识产权保护的第一次国际延伸。

“特别301条款”则旨在知识产权的保护，先后见于《1984年贸易和关税法》第182节和

《1988年综合贸易与竞争法》第1303节。美国贸易代表据此将目标直指那些被其认为“未提供充

分的(adequate)、有效的((effective)知识产权保护的国家”。美国在动用“特别301条款”时，

往往采取三步骤：（1）把与之有一般纠纷的贸易伙伴列入“观察名单”。这时，被观察国家应尽

快努力，改善其对知识产权的保护水平。否则将被作为有“重大纠纷“的贸易伙伴而被列入“重

点观察名单”。（2）被列入“重点观察名单”的国家，应在一年内对保护知识产权采取重大措

施。否则将被升至“重点国家”。（3）一旦被列入“重点国家”名单，该国应当在宣布之日起

半年内，在被指控的知识产权领域取得明显改善，否则，美国将按程序，采取报复措施。2005年

美国根据“特别301条款”审视了90个国家，其中把包括中国在内的14个国家列入“重点观察名

单”，把38个国家列入“观察名单”。

此外，美国为应对WTO的产生，修改了“337条款”。“337条款”原指美国《1930年关税

·30·
法》第337条，它最初主要管制对美倾销产品和垄断商业等不公平贸易行为，以后经过多次修改补

充，形成系统的主要管制外国厂商侵犯美国知识产权的法律规则。目前适用的337条款是指经1994

年修订的1988年《综合贸易与竞争法》第1337节，该条款规定：以不公平竞争方式和不公平行为

将货物进口至美国，由其所有人、进口人、收货人及其代理人在美国销售，其威胁或效果将足以

摧毁或实质损害美国国内产业，或阻碍该产业的建立，或限制和垄断商业贸易，这种不公平竞争

方式和不公平行为属于非法。根据上述法律规定，337条款适用的实体要件为：第一，不公平竞争

方式和不公平竞争行为，包括侵犯专利权、商标权以及其它权利；第二，侵权产品对美国国内产

业造成损害；第三，必须有美国国内产业的存在。但从多年来美国适用该条款的整体情况来看，

337条款主要适用于知识产权的侵权案件。一旦美国控诉其他国家侵犯知识产权的事实证明成立，

美国国际贸易委员会可直接发出“禁止进口命令”，排除一切侵权产品进入美国。2003年1月至

2005年4月，美国一共发起了54起“337条款”的调查，其中47起涉及专利侵权，涉及27个贸易伙

伴。[9]

1.2 WTO《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）
80年代开始美国不仅仅通过国内立法延伸对知识产权的保护，而且积极开展了把知识产权保

护纳入多边贸易体制的活动。虽然在1995年1月1日WTO的知识产权协定生效前，国际社会已经产

生了保护知识产权的保护工业产权《巴黎公约》、保护文学艺术作品《伯尔尼公约》，等国际条

约，但这些条约都不具有像多边贸易体制那样的约束力。因此，导致了美国为首的发达国家寻求

通过多边贸易体制，把适用于国际贸易的原则延伸到了知识产权领域，从而为在知识产权领域适

应国际贸易争端解决机制提供了法律依据。这样，在美国的推动下，经过8年的乌拉圭回合谈判

产生了TRIPS。这是全球第一个全面而有效的保护知识产权的规则体系。WTO成员在遵守WTO规则的

要求下，要根据TRIPS的规则使国内法与其相一致，这样也就迫使原来对知识产权保护较弱的WTO

成员修改国内法，提高保护的水平。由于发展中国家经济落后，科技水平低，它们没有更多的知

识产权需要保护。在国际范围，保护知识产权在一定程度上就是保护美国等发达国家的利益。因

此，从美国的利益看，TRIPS的诞生意味着美国完成了保护知识产权的第二次国际延伸。

WTO的TRIPS向成员国提出了最低的保护标准。这些标准接近目前各主要工业国的要求水平。

其中对保护的各项内容均有要求，如被保护的客体、可获得的权利、权利下可允许的例外情况以

及保护的最短时限。TRIPS规定了版权和有关权、商标、地理标志、工业品外观设计、专利、集成

电路的布图设计和未披露信息等7种被列入保护的范围。随着美国科技水平的不断提高，美国已经

不能满意TRIPS所达到的保护水平。在新一轮多边贸易谈判“多哈议程”进展缓慢的情况下，美国

又在通过区域和双边自由贸易协定寻求对美国利益的保护。

·31·
 二、301条款详解

“301条款”是美国《1974年贸易法》第301条的俗称，一般而言，“301条款”是美国贸易

法中有关对外国立法或行政上违反协定、损害美国利益的行为采取单边行动的立法授权条款。它

最早见于《1962年贸易扩展法》，后经《1974年贸易法》、《1979年贸易协定法》、《1984年贸

易与关税法》，尤其是《1988年综合贸易与竞争法》修改而成。

2.1 “301条款”划分
美国“301条款”有狭义和广义之分，狭义的“301条款”仅指1974年修订的贸易法第301

条，可称之为“一般301条款。广义的“301条款”是指《1988年综合贸易与竞争法》第1301-1310

节的内容，包含“一般301条款”(关于不公平措施)、“特别301条款”（关于知识产权）、“超

级301条款”（关于贸易自由化）和具体配套措施，以及“306条款监督制度”。在这个意义上，

美国“301条款”又称其为301条款制度。一般301条款是美国贸易制裁措施的概括性表述，而“超

级301条款”、“特别301条款”、配套条款等是针对贸易具体领域做出的具体规定，构成了美国

“301条款”法律制度的主要内容和适用体系。具体说就是：“特别301条款”是针对知识产权保

护和知识产权市场准入等方面的规定；“超级301条款”是针对外国贸易障碍和扩大美国对外贸易

的规定；配套措施主要是针对电信贸易中市场障碍的“电信301条款”及针对外国政府机构对外采

购中的歧视性和不公正做法的“外国政府采购办法”，而且其范围有逐渐扩大的趋势。“一般301

条款”是其他“301条款”的基础，其他“301条款”是“一般301条款”的细化。即使没有其他

“301条款”，美国贸易代表一样可以适用“一般301条款”的规定解决贸易争端。美国狭义和广

义的“301条款”之间的关系是辩证统一的，构成一个完全的体现美国法律文化的价值体系，为美

国的利益发挥着作用。

2.2一般301条款
美国“一般301条款”是美国《1974年贸易法》第301条规定的俗称，即狭义的“301条

款”，它最早见于《1962年贸易扩展法》，后经《1974年贸易法》修订，主要是针对贸易对手国

所采取的不公平措施。根据“一般301条款”，当有任何利害关系人申诉外国的做法损害了美国在

贸易协定下的利益或其他不公正、不合理或歧视性行为给美国商业造成负担或障碍时，美国贸易

代表办公室（USTR）可进行调查，决定采取撤消贸易减让或优惠条件等制裁措施。美国贸易代表

办公室（USTR）也可根据上述情况决定是否自行启动调查。该条款授予美国总统对外国影响美国

商业的“不合理”和“不公平”的进口加以限制和采用广泛报复措施的权力。所谓“不公平”指

不符合国际法或与贸易协定规定的义务不一致；“不合理”则指定，凡严重损害美国商业利益即

·32·
为“不合理”。

依据美国在《1974年贸易法》第301～310节规定，美国贸易代表办公室每年3月底要向国会

提交《国别贸易障碍评估报告》，指认未能对美国知识产权权利人与业者提供足够与有效的知识

产权保护措施，或拒绝提供公平市场进入机会的贸易伙伴，并根据该报告在1个月内列出“301条

款”国家与“306条款监督国家”。名单确定后，美国贸易代表办公室每半年向国会提交一份报

告，说明提出的申请、作出的决定、调查和程序的进展与状态、所采取的行动或者不实施行动的

原因，以及所采取行动在商业上的后果；并发起案件调查，与有关国家磋商、谈判和最终达成协

议，直至双方满意或者美国满意为止，否则美国将采取贸易报复措施予以制裁。

2.3特别301条款
美国“特别301条款”是广义的“301条款”的一种，该条款始见美国于《1974年贸易法》第

182条，《1988年综合贸易与竞争法》第1303条对其内容做了增补。“特别301条款”专门针对那

些美国认为对知识产权没有提供充分有效保护的国家和地区。美国贸易代表办公室（USTR）每年

发布“特别301评估报告”，全面评价与美国有贸易关系的国家的知识产权保护情况，并视其存在

问题的程度，分别列入“重点国家”、“重点观察国家”、“一般观察国家”，以及“306条款监

督国家”。对于被美国贸易代表办公室列入“重点国家”的公告后30天内对其展开6-9个月的调

查并进行谈判，迫使该国采取相应措施检讨和修正其政策，否则美国将采取贸易报复措施予以制

裁；一旦被列入“306条款监督国家”，美国可不经过调查自行发动贸易报复；而被列入“重点观

察国家”、“一般观察国家”则不会立即面临报复措施或要求磋商。

2.4超级301条款
“超级301条款”是广义的“301条款”的一种，该条款始见于美国《1974年贸易法》第310

条，《1988年综合贸易与竞争法》第1302条对其内容进行了补充。“超级301条款”的核心是“贸

易自由化重点的确定”，除不公平措施与知识产权保护问题外，还涉及出口奖励措施、出口实绩

要求、劳工保护法令、进口关税及非关税壁垒等，是针对外国贸易障碍和扩大美国对外贸易的规

定。“超级301条款”通过确定外国的不公平贸易做法和重点国家，加强美国在与这些重点国家进

行贸易磋商的谈判力量，旨在为美国寻求开拓国际市场的突破口。

美国“超级301条款”的做法是，通过公布“重点不公平贸易做法”和“贸易开放重点国家

名单”，美国贸易代表办公室（USTR）可与被确定的“重点国家”进行谈判，与对方达成消除不

公平做法或补偿美国贸易损失的协议。

2.5目的、措施和影响
“301条款”是美国政府针对损害美国贸易利益和商业利益的外国政府的行为、政策和做法

·33·
进行调查、报复和制裁的手段，其本质是美国强权政治和单边主义做法在外贸领域的体现，利用

贸易政策推行其价值观念的一种手段，即通过强化美国对外贸易协定的实施，扩大美国海外市

场，迫使其他国家接受美国的国际贸易准则，以维护美国的利益。

法律授权美国贸易代表办公室（USTR）可以采取的制裁措施包括：（1）中止贸易协定项下

的减让，（2）采取关税或其他进口限制；（3）对服务征收费用或采取限制；（4）与被调查国

达成协议，以消除其违反行为或向美国提供补偿；（5）限制服务领域的授权。措施期限一般为4

年。

“301条款”的作用：一是作为一种监督、威胁和干预工具，每年通过拟定“重点国家”、

“重点观察国家”等各种名单，发布《国别贸易障碍评估报告》等措施，对其贸易伙伴施加压

力，干预影响其国内政策乃至国内政治；二是作为进入世界贸易组织争端解决机制的前置磋商程

序，经磋商后决定是否提交世贸组织；三是为美国贸易代表办公室（USTR）和业界提供了沟通和

磋商的桥梁，使业界的诉求能够迅速地传递给美国政府并得到后者的支持。

三、337调查详解

在美国，专利权人有权依法禁止他人在美国生产其受保护的专利产品和在海外仿制其专利产

品后销往美国。对这种侵权行为，美国产业可以采取两种途径来保护其合法权利：

1）向美国联邦地区法院提起诉讼；2）利用1930年美国关税法第337条款

(以下简称“337调查”)向美国国际贸易委员会（以下简称“ITC委员会”）提出对该进口

产品开展行政调查；如该调查结果属实，受到侵害的美国产业可以要求美国政府采取行政手段禁

止该产品对美国的进口和销售。在国际贸易领域里，越来越多的美国企业利用337条款并非为了

防范国外专利侵权行为，而是阻止进口产品在美国市场上的竞争。随着中国出口的产品技术含量

提升，作为美国保护知识产权的337调查对中国制造业出口产品的威胁增大。ITC委员会的资料显

示，近两年来被委员会认为构成非法贸易行为的众多案件中，中国大陆已经替代中国台湾，成为

亚洲败诉数量最多的国家。

随着国际社会对保护知识产权的日益重视和中美贸易持续增长,在美国开拓市场的中国企业

需要多了解一些美国337调查的程序及应对策略，现将就此进行简要的介绍。

3.1基本定义
美国337调查源自“337条款”，因美国的《1930年关税法》的第337节而得名，后经三次重

大修订。现“337条款”明确授权ITC委员会在美国企业起诉的前提下，对进口中的不公平贸易做

法进行调查和裁处。若判定违反了“337条款”，ITC委员会将签发排除令，指示美国海关禁止该

·34·
种产品的进口。其结果是特定企业的相关产品乃至全行业的相关产品都无法进入美国市场。

“337条款”将进口中的不公平贸易做法分为一般性不公平贸易做法和有关知识产权的不公

平贸易做法。由于涉及进口产品的不公平贸易做法可以通过反倾销、反补贴和保障措施等手段进

行干预，所以当前美国绝大部分的337调查，都是针对进口产品侵犯美国产业的知识产权为诉由展

开的。

有关知识产权的不公平贸易做法，是指进口到美国的货物侵犯了美国有效的专利权、商标

权、版权或集成电路芯片布图设计专有权等的行为。特别需要注意的是，“337条款”并不要求实

际损害为前提。这比世界普遍采用的知识产权法律都要苛刻和严格的多。

为了准确了解美国的337调查，首先必须了解该调查所依托的几个基本概念的定义。

3.1.1 进口产品

不同于其他进口调查法令，美国337调查不仅涉及某产品的进口，还包括进口后的转售、以

及进口产品在美国国内市场上的流通。

3.1.2 美国产业

美国337调查的保护对象仅限于美国产业，即只有美国产业的知识产权受到进口产品的侵犯

时，才能寻求337调查的手段。也就说也只有美国产业才有资格作为申请人。ITC委员会在337调查

中，根据以下几个因素来判断申请人是否构成美国产业：在美国是否有显著的工厂和设备投资，

或为美国提供显著的就业或资本，或开发阶段在美国有实质性投资，包括设计管理、研发、和许

可。

3.1.3 知识产权的侵犯

美国337调查主要从两个方面对某进口产品是否侵犯美国产业的知识产权进行分析，即：

产品本身是否侵犯了合法有效的美国专利或版权，或

产品在生产、加工或开采过程中是否侵犯了合法有效的美国知识产权。

在符合上述定义的条件下，一个知识产权的所有人才可以请求委员会进行337调查以阻止侵

权产品的进口和销售。

3.2调查程序
美国337调查一般可以大体上划分为三个阶段，即行政法官初始调查阶段、委员会裁决、和

总统审议。每个337案件都是先由一名委员会的行政法官负责进行初始调查，做出是否侵权的初步

裁决（包括具体侵权人的确定）。随后提出所要采取救济措施的建议。接下来由委员会做出最终

决定，包括是否存在侵权、以及采取哪种救济措施更加符合公共利益等。最后，这些意见将提交

给美国总统。除非美国总统可以基于政策考虑在60天内对委员会的决定做出否决，否则该委员会

·35·
的最终决定将自动生效。

现将337调查过程中所涉及的几个主要程序予以简要的介绍：

3.2.1立案调查

符合条件的美国产业申请人先向委员会提交337申诉，理论上委员会应在30天内完成对该申

诉的审查，然后决定是否展开调查。如申诉符合法定的基本要求，委员会必须开展337的调查。

由于有关法规对申请人如何提交符合要求的申诉提供了非常详细的指导，加上委员会设立的

不公平进口调查办公室经常会事先审阅申请人起草的申诉书，并提供技术性的修改意见。一般来

讲，一旦申诉正式提交，委员会会立即着手337的调查。

3.2.2临时救济

申请人在提交申诉请求的同时，还可以提出要求采取临时救济措施的动议。临时救济动议如

在提交申请之后提出，则需额外提供证据说明出现在提交申诉时未能合理预料到的紧急情况。

收到临时救济动议后，行政法官必须在立案调查起的第70天内做出是否实施临时措施的初步

裁决。委员会则应在立案调查起的第90内做出是否实施临时措施的最终裁决。临时措施最终裁决

的实施无须总统审批。

临时措施实施期间，被调查产品的进口和销售会被要求提供一定比例的担保金。

3.2.3应诉人答复

委员会一旦宣布立案调查，则会向所有被诉方发布通告并提供申诉书副本。应诉方应该在20

天内，对该申诉进行答复。答复必须包括以下几个方面内容：

承认、或否认指控，对指控事实提供扼要解释；

详细阐述辩护事实；

被调查产品的进口数据和海关税则；

被调查产品的产能（如非生产商必须提供供货商的名称和地址）；

美国市场对应诉人经营的重要程度；

所诉知识产权是否无效或不可执行；

被调查产品的直观描述。

3.2.4调查期限

行政法官在调查起始的第45天内，必须确定出本次调查从立案到委员会最终裁决的期限。美

国337调查普遍采用的调查期限为12至15个月。

3.2.5初步听证会

在立案调查开始后2个月内，行政法官将会主持先期听证会或初步会议。在这次会议上，行

·36·
政法官将确定调查程序具体时间、调查范围和听证会程序。

3.2.6质证

质证过程一般会规定在立案调查之日起5个月内完成。各方必须事先提交质证计划，通常在

初步会议上提交。各方提出的所有证据资料和证人，无论是否在美国境内，都将面临质证过程。

3.2.7初步裁决

行政法官应在确定的调查期结束前三个月做出初步裁决。初步裁决必须以书面意见认定：事

实发现、法律结论、以及事实发现与法律结论的因果关系。持不同意见的当事人可以要求委员会

对该初步裁决进行审阅。委员会有权对初步裁决予以肯定、推翻，要求重审，或修改其部分或全

部。如无人提出进行委员会审阅的要求，则该初步裁决自动成为终裁决定。

3.2.8救济建议

应做出初步裁决后的14天内，行政法官必须向委员会提出所应采取的救济措施的建议。

3.2.9最终裁决

行政法官做出初步裁决后，委员会应做出最终裁决，主要决定采用何种救济措施更加符合公

共利益，以及在总统审议期间对被调查产品的进口应征收多少抵押金等问题。委员会终裁阶段可

能举行听证会，当事人也可以提交书面材料。

3.2.10总统审阅

美国总统对委员会的最终裁决有60天的审议期。在这60天内，总统可以出于政策性的考虑因

素否决委员会的裁决。政策性的考虑因素包括国家经济利益、对外政策、公共卫生和福利、美国

经济竞争优势、以及美国消费者利益。总统的否决并不意味着委员会的最终裁决无效，所以委员

会可以通过修改裁决以解决总统的顾虑，从而继续生效。美国总统对委员会337调查结果行使否决

权的机率很低，在以往案例中总共只有5次。

3.3补救措施
美国产业通过申请337调查成立所能得到的补救措施一般由两种：排除令和禁销令。

排除令是最常采用的手段，其中又分普遍排除令和有限排除令。普遍排除令将禁止所有侵权

的被调查产品的进口。有限排除令只针对个别侵权人的产品进口加以限制。取得普遍排除令必须

证明非经授权使用专利的行为广泛存在，并且可以合理地预见到应诉人以外的外国生产商很可能

将侵权产品销售到美国市场。如果仅仅发现侵权存在，但无法证明该行为可能普遍存在，则将采

用有限排除令对国内产业予以保护。在侵犯专利权的案件中，美国海关执行排除令的有效时间通

常为该专利的有效期。

禁销令一般用来命令美国国内企业停止在美国国内销售、经销和使用进口的侵权产品。要取

·37·
 第二部分 美国知识产权体系
第一章 美国知识产权行政管理体制

得禁销令必须事先在申述书中将该美国国内企业列为侵权方，加上该企业必须经调查发现违反337

条款，同时证明该企业在337调查过程中库存大量的侵权产品。

一、知识产权的管理体系

美国政府知识产权管理体系主要包括以下几个方面：（1）由国会制定及修改《专利法》和

相关法令；（2）联邦各级法院负责审理涉及专利的案件，联邦巡回上诉法院是最高权威机构，其

判决对于包括美国专利商标局在内的所有政府机构、公司以及个人，都具有法律效力；（3）美

国专利商标局主要承担专利的审查、公开等项事务性工作，不具备协调、指导全国专利工作的职

能；（4）其他政府机构（如国防部、能源部、农业部、环保署、航空航天局、商业部、卫生部、

各军种等）都拥有各自的专利管理部门，有权以各自机构的名义进行专利的申请、维护以及许可

转让。

二、知识产权的管理方式

对于知识产权的管理，包括专利的申请、商标的注册及著作权的登记、技术的转移（或称之

为专利的许可与实施的办理）、授权合同的拟定、收取权利金的计算、知识产权权益的保护、信

息的追踪及资讯等，因性质及层次的不同，由不同的机构负责。

美国专利商标局负责专利和商标的受理、审查、注册或授权，同时也负责为社会提供文件资

料的服务，主要分为专利和商标两个部门，工作人员的素质要求较高，是美国联邦政府中知识层

次较高的一个部门。美国版权局负责著作权的登记和管理。

联邦政府为了协调知识产权的资讯，促进技术转移，于1991年通过法案，并在1992年成立了

“国家技术转移中心（NTTC）”，该中心提供资讯及有关知识产权的管理培训，并建立了资讯档

案，把全美700多个实验室以及数千个研究开发成果资料纳入了“应用技术资讯系统（FLC）”合

作，通过全国6个“区域性技术转移中心（RTTE）”进行技术评估、市场调查及技术中介等工作，

是美国政府支持的规模最大的知识产权管理服务机构。

·38·
 美国商务部对国有专利负有推广的职责，但专利的实施和推广主要是由企业自主决定，由专

利权人根据需要和市场情况决定。

截止2007年，在美国大约有500名专利代理人，他们活跃在美国各地，确认新技术并把潜在

的买卖双方召集在一起，促进了技术转移。

三、知识产权的管理机构

美国联邦的知识产权管理机构，按功能分为两类：一类是行政主管机关，如美国专利商标

局，主管专利与商标业务。该局下设两大部门：一是专利、商标审查登记部门；二是专利、商标

文件部门。前者主管专利、商标计划控制及审查、登记，后者主管有关文件分类、技术评估及预

测等。美国国会图书馆的版权局主管版权业务，虽然版权的取得并非以登记为条件，但实际上各

部门的版权都在版权局登记。另一类是特别设立的与科技法律有关的机构。美国国会为了研究科

技政策，草拟科技立法，修正与知识产权有关的法案，收集最新的科技资讯等目的而设立了相应

的机构，如国会研究服务署、会计署、科技评估室、国会预算室。

3.1美国专利商标局
3.1.1美国专利商标局的职责

美国专利商标局隶属于联邦商务部，主要负责专利和商标的行政管理，包括接受专利和商

标的申请，对专利申请的审核、授权以及专利文献的管理。同时，凡与国内或国际“知识产权”

事务相关的议题，专利商标局对总统、商务部长、商务部各局处、以及政府其它行政机关，贡献

其专业建议和协助。在执行专利相关业务方面，美国专利商标局审查及核准专利申请案件，并对

该发明享有权利的申请人授与发明专利；公开和传播专利信息、登记专利权让与，保存本国及外

国专利检索档案，并设置检索阅览室供公众使用，以查询经核准的专利及各项登录数据。美国专

利商标局并对公众服务，提供所需的专利复制本以及有关官方纪录。同时，对开业专利律师、专

利代理人或申请人，提供专利法规之基本知识训练，并出版专利审查程序手册以阐明专利法规内

容。而在商标业务方面的执行，与专利业务类似。

目前，美国专利商标局已进行机构改革，实行企业化管理，其目的是通过市场推动来提高专

利和商标审查服务工作效率，为社会公众提供更优质的服务。根据美国专利商标局“21世纪战略

计划”，其发展方向是确保知识产权制度的不断完善，促进全球经济发展，鼓励创新投资，强化

企业家精神，并改善每个人的生活质量。为此，专利商标局的工作目标是：（1）提高专利和商标

的审查质量，缩短审查期；（2）积极加强电子化建设；（3）加强国际合作，促进全球知识产权

保护体系的发展与完善。

·39·
 3.1.2美国商标局简介

美国是世界上最早实行专利制度的国家之一。1787年9月制定的《美利坚合众国宪法》第1条

第8款第8项即明确规定：“为发展科学和实用技术，国会有权保障作者和发明人在有限的时间内

对其作品和发明享有独占权”，这也是《美国专利法》的立法依据。

第一部《美国专利法》于1790年4月10日由美国总统签署。现行《专利法》于1952年制定，

之后于1984年和1994年做过两次重大修订。1999年11月29日，时任美国总统克林顿签署了《美国

发明人保护法》，其中多项重要条款直接列入《专利法》，包括将完全审查制度改为早期公开延

迟审查制等。2005年6月9日，美国国会开始正式讨论《2005年专利改革法案》，该案包括10多条

修订内容，其中最重要的是“改先发明制为先申请制”以及“所有申请均适用18个月公开的规

则”。如果此次改革法案能获准通过，美国专利制度将迎来继1952年《专利法》之后最重要、最

复杂的修订。

美国专利局于1802年成立，当时为国务院直属部门，承担专利相关事务；19世纪初，商标事

务亦纳入专利局的辖权范围。1975年，经国会批准，美国专利局更名为美国专利商标局(USPTO)。

2000年11月，根据《美国发明人保护法》，USPTO被确立为商务部下属的绩效单位，以更加商业化

的方式运作，在人事、采办、预算以及其他行政职能上享有实质性的自治管理权。其主要办公机

构现位于弗吉尼亚州亚历山大城的卡莱尔地区。

3.1.2.1职能

USPTO的主要职能包括：

(1)专利授权与商标注册；

(2)为发明人提供与其专利或发明、产品及服务标识相关的服务；

(3)通过实施专利与商标等知识产权相关法律，管理专利、商标以及与贸易有关的知识产权

事务，并向总统和商务部长提出相关政策建议，为增强国家经济实力出谋划策；

(4)为商务部和其他机构提供涉及知识产权事务的建议和帮助；

(5)通过保存、分类和传播专利信息，帮助、支持创新和国家科技发展。

3.1.2.2机构设置及人员编制

作为美国商务部14个下属局之一的USPTO为非商务实体，局长经美国参议院批准后由总统任

命，同时兼任商务部主管知识产权事务的副部长；根据局长提名，由商务部部长委派一名主管知

识产权事务的商务部助理副部长兼任USPTO副局长。

USPTO的机构设置如下：

(1)专利局

·40·
 负责专利审查及相关事务，所属部门包括：

1)发明人协助计划办公室

2)专利审查政策部

下设国际联络办公室、专利审查程序手册办公室、专利法律管理办公室、PCT法律管理办公

室和申诉办公室。

3)专利业务部

下设专利审查组(负责发明、外观设计和植物专利的审查工作)与专利出版物办公室。

4)专利资源与计划部

下设专利计划与能力分析办公室、专利资源管理办公室以及检索与信息资源管理办公室。

(2)商标局

负责商标注册及相关事务，所属部门包括：

1)商标审查政策部

下设注册后办公室、申诉办公室、商标协助中心和商标程序控制办公室。

2)商标业务部

下设使用意图(intent-to-use)办公室、审查前办公室、商标公告办公室、商标法办公室和

商标服务办公室。

(3)总法律顾问部

主要任务是作为局长的法律顾问，处理针对招聘和培训决定方面的申诉，提供法律咨询，对

USPTO作出的各项决定实施法律审查，在行政特别法庭为USPTO提供辩护。下设普通法办公室、知

识产权法和律师办公室、专利申诉和抵触委员会、商标审理和申诉委员会以及人员招聘和培训办

公室。

(4)国际部(外事主管部)

国际部下设国会关系处、国际关系处和执法维权处，职能分别是保持与国会的关系、处理国

际事务以及在世界范围内维护美国知识产权持有人的合法权益。

(5)财务与行政管理部

负责USPTO人力资源、合作计划、财务管理、采购、基建和管理服务，所属部门包括：

1)财务与审查处

下设合作计划办公室、财务办公室和采购办公室。

2)管理处

下设人力资源办公室、行政管理服务办公室和公民权利办公室。

·41·
 3)基建处

(6)信息部

主要负责制订战略性信息计划和运行预算；开发和维护自动化信息系统；管理计算机设施、

设备和通信网络；为重建业务流程提供技术和技术发展方向指导；对所属机构提供政策指导等。

下设副首席信息官办公室、系统开发与维护办公室、客户信息服务办公室、IT业务和客户支持服

务办公室以及结构、工程和技术服务办公室。

(7)专利公共咨询委员会和商标公共咨询委员会

根据《美国发明人保护法》，USPTO设立专利和商标两个公共咨询委员会，为USPTO提供专利

和商标的预算和管理方面的建议。

3.2美国版权办公室
美国版权办公室隶属于国会图书馆，主要职责是执行版权法及半导体芯片保护法，并就版

权的法规和政策对国会、法院及行政部门提高咨询。具体工作内容是进行版权的申请、登记和审

核。版权办公室在对申请登记的作品进行形式审查后，颁发注册证书。为适应数字化版权保护的

要求，美国版权办公室制定了2002年-2006年战略规划。根据战略计划，版权办公室将积极推动管

理程序的重组，减少有形出版物的交接，主要采取电子化方式进行版权登记和管理；以信息技术

为基础，建立新型综合化版权办公室，及时准确地进行信息处理，为美国国会和政府部分提供版

权管理数据和政策建议。

3.3美国贸易代表署
该部门机构负责知识产权方面的国际贸易谈判和“特别301条款”的执行，对推动其它国家

加强美国知识产权产品的保护发挥了重要作用。美国贸易代表署每年根据产业界要求公布“特别

301条款”名单，确定保护美国知识产权方面有问题的国家，并有权采取有效的贸易报复措施。即

使在TRIPS协议达成之后，美国贸易代表署仍利用“特别301条款”的双边措施，迫使其它国家加

强对美国知识产权的保护，如2002年5月公布的美国“特别301条款”名单就包括了49个国家和地

区。

3.4美国贸易委员会和海关
美国贸易委员会和海关负责对国外知识产权侵权产品的进口和销售的审查，并采取有效的边

境措施。根据美国关税法“337条款”，如国外企业进口商品侵害了美国知识产权人的利益，受害

人可以向贸易委员会提出控告。国际贸易委员会经过调查核实后，可以发出强制排除令或禁止进

口令，由海关采取相应措施扣押知识产权侵权产品。

·42·
 第二章 美国知识产权司法保护

一、美国司法保护体系概述

1.1联邦司法体系：概述

美国司法体系有多个层级，可能比大部分国家更多。联邦法与州法的区分是原因之一。政府

的立法、行政、司法部门划分联邦权力(从而在各部门之间创造了‘三权分立’并奉行‘制约与平

衡’制度，不让任一部门权力过大)，各部门对司法体系有其独特的贡献。

1.2联邦法法源
立法

宪法赋予国会通过立法的权力。经由国会考虑的提议称为法案。如果国会两院多数 — 若总

统否决，则为三分之二 － 表决通过一项法案，该法案即为正式法律。联邦法是成文法。《美国

联邦法典》是联邦成文法的“法典编纂”。《法典》本身并非法律，仅代表经逻辑方式编纂之成

文法。国会的立法权有限，更准确地说，立法权是美国人民透过宪法委托国会的，而宪法已言明

国会可与不可立法的范围。

司法

和其它部门一样，美国司法部门只拥有宪法交付的各项权力。宪法规定联邦司法权仅限于某

几种争议，列于第3条第2项。其中最重要的两种案件为涉及联邦法疑议(“基于本宪法与美国各种

法律，及缔结之条约…而发生之所有通行法及衡平法案件”) 以及“跨州”案件，意即分属两州

之公民间的争端。行政

宪法第2条将“行政权”委交美国总统。其它法源

美国法律最明显的法源是国会通过的成文法，并有行政法规作为补充。

普通法

遇到成文法或宪法条文控制范围外的情况时，联邦与州法院通常仰赖普通法。普通法汇编了

几世纪前始于英国的司法判决、惯例，以及一般原则，至今仍继续发展。在许多州，普通法在合

约纠纷仲裁中扮演重要的角色，因为州议会向来不赞成通过涵盖所有可能的合约纠纷之成文法。

司法判例

法院依法判决涉嫌违法的行为与纠纷。在判决时，法官通常必须解释法律，并认为应该遵循

其它同级或上级法院过去对法律的解释，此即“遵循先例”或判例原则，以确保一致性与可预测

·43·
性。诉讼当事人在面临不利于己的判例或案例时，会试着区别他们的案件与先例的不同处。

不同的法律；不同的救济方式

有鉴于法律体系日益庞大，区分向法院提出的各类法律与诉讼以及法律为每种案件提供的救

济方式可收厘清之效。

民事/刑事

法院审理两种纠纷：民事与刑事。民事诉讼涉及两名或以上的私方当事人，至少一方涉嫌违

反成文法或普通法的某项条款。大部分的民事诉讼发生于私方当事人之间，联邦或州政府则一定

是刑事案件的一方当事人。政府以人民之名义，起诉被指控做出例如伤害大众福祉等违反法律的

某些行为的被告。民事案件和刑事案件的举证标准与可能刑罚也不同。刑事被告只能因“罪证确

凿、无合理疑点”而被判有罪。在民事案件中，被告只需提出“证据优势”即可。证据优势基本

上只是一种说服力不足的陈述，意指“极有可能”。被判有罪的罪犯可能入狱，但是打输民事诉

讼的一方当事人只需负法律或衡平救济之责，如下文所述。

法律与衡平救济

美国司法体系提供广泛但范围并非无限制的各种救济方式。

二、美国联邦法院系统简介

美国是联邦制的国家，五十个州各有各的法院系统，在这五十个法院系统之外，又有联邦法

院系统。简单地说，联邦法院系统分为三级，从上到下是：

最高法院 (United States Supreme Court)

上诉法院（巡回法院）(United States Circuit Court of Appeals)

区法院 (United States District Court)

最高法院设在华盛顿（哥伦比亚特区），与白宫、国会一起都在首都，最高法院的法官叫

Justice，就是中文通俗翻译的大法官，其直接的意思就是正义，最高法院的判决，就是美国的法

律，甚至连法律都得随之修改。

最高法院的法官都是由总统任命，国会中的参议院 (Senate)同意后方可担任的。总统一般

任命与自己同党派的人（几乎都是知名的法官、律师、检察官或法学院的教授）到最高法院的席

位上。最高法院共九名法官，由其中一位任首席法官 (Chief Justice)，任职终身制，所以有空

缺的时候，通常是其中一位死亡或自愿退下来的时候。不是到了一个年纪一定要退休的，只要他

还能判案，只要他还想当，没有人可赶他下去。为什么要终身制？因为这是为了保证他们完全按

正义办案，依法判案，不受任何人，任何势力，甚至不受国会，不受任命他的总统的影响，也不

怕担心得罪了谁，也不用担心这辈子的衣食生活，是个名副其实的“铁饭碗” 。因为最高法院的

·44·
判决就是美国法律，所以其判决对社会有重大影响，。

最高法院下面是联邦上诉法院或巡回上诉法院 (United States Court of Appeals)，共十一

个巡回区，加上哥伦比亚特区。基本上一个巡回区管几个州的联邦区法院上诉的案件。巡回区上

诉法院的判决，只要与宪法和最高法院的判决不相冲突，就是本巡回区内的法律，下级联邦区法

院在以后判案时都必须遵守，不得相违。

联邦巡回上诉法院下面是联邦区法院 (United States District Court)，每一个州至少有一

个区法院，法官也是由总统任命，也是终身职。这些区法院各管各区域内的案件，都属同一级，

只有区域不同。联邦法院管有关联邦法律的案件，州法院管有关州法律的案件，另外，州与州之

间的官司，美国公民与外国公民之间的官司都由联邦法院管。

联邦法院系统除上述三级外，还有一些专门法院，如破产法院、移民法院、军事法院，海事

法院等。

三、美国知识产权司法保护体系

3.1美国知识产权立法和司法体制的特点
美国知识产权的保护方式主要是司法保护。美国联邦政府和各州都有知识产权立法权。在两

级知识产权法律体制下，联邦有一部商标法，全美50个州也都有自己的商标法，所以美国共有51

个商标法；1976年以前，美国联邦版权法对未发表的作品不提供版权保护，而各州普通法却为未

发表的作品提供普通法权利的保护。直到1976年美国版权法才废除了二元保护制，为未发表的作

品提供建立统一的版权保护。

3.2成文法与判例法相结合的法律结构
美国属于普通法制度的国家。联邦法主要是成文法，辅之以普通法；各州的普通法，一般由

判例形成。与知识产权有关的判例有解释和创制知识产权法律作用。。美国知识产权判例有效地

解决了知识产权保护中出现的新问题，不断扩展和创造了知识产权法律的内涵和外延，及时高效

地推动了知识产权制度的发展。因此，判例制度提高了美国知识产权保护的灵活性。

3.3以巡回上诉法院为核心的司法体制
美国的法院分为联邦法院系统和州法院系统。一般的民事、刑事案件由州法院审理，涉及联

邦法律的问题，只能由联邦法院审理。在联邦法院系统，最高法院下设13个巡回上诉法院，其中

1-11号为区域性法院，12号为华盛顿特区上诉法院，13号为专门化的联邦巡回上诉法院。

由于知识产权法以联邦法为主，因此联邦法院系统具有更多的司法管辖权。一般案件先由联

邦地方法院一审，对判决不服可上诉到巡回上诉法院，还可以进一步上诉至最高法院。由于最高

·45·
法院只对有典型代表意义的案件才会受理，在知识产权诉讼中巡回上诉法院的判决具有关键性的

作用。

根据1982年联邦法院改进法，联邦巡回上诉法院对专利诉讼具有排他性的上诉管辖权。专门

化的专利司法体制大大减少了美国专利保护中的司法冲突，使专利司法、行政机关对专利法的解

释与实施趋于标准化、一致性和确定性，因此极大地加强了美国专利法律保护的稳定性。与此相

似，纽约的第2巡回上诉法院和加州的第9巡回上诉法院在版权方面的判决影响较大，因为这两个

地方为高技术和版权产业密集区，相关的版权案件较多。联邦和各州法院系统均有商标司法管辖

权，但相对而言，联邦巡回上诉法院、哥伦比亚地区的上诉法院、美国巡回上诉法院关于商标权

的判决更具有权威性。由于商业秘密没有联邦法，有关商业秘密的案件通常由州法院上诉解决。

3.4管辖
在通常情况下，美国联邦地区法院是知识产权侵权案件的初审管辖法院。纠纷案件分为两种

情形：专利纠纷一般在联邦巡回法院审理，上诉则由联邦高级法院上诉法庭审理。联邦巡回法院

的介入，减少了审理前的司法管辖权冲突，使专利制度更加稳定；其他纠纷，如州注册商标和按

习惯法取得的商标侵权案及商业秘密的滥用、不正当竞争等案件一般由州法院审理。如果原告或

被告不服州法院的判决，可向联邦巡回法院提出上诉，联邦巡回法院的判决为终审判决。除司法

保护，美国还利用行政程序和仲裁制度保护知识产权。

3.5执法体制
在执法方面，美国建立了多层次的司法体系。版权、注册商标、专利、植物品种、集成电路

布图设计等侵权案件的初审管辖法院为美国联邦地区法院。美国知识产权纠纷案件一般是在州法

院审理，州法院判决后，原被告双方如有不服可向联邦巡回法院上诉，联邦巡回法院的判决为终

审判决。知识产权案件中的专利纠纷一般在联邦巡回法院审理，上诉则在联邦高级法院上诉法庭

审理。联邦巡回法院的建立，减少了审理前的司法管辖权冲突，使专利制度更加稳定。除上述案

件外，联邦地区法院还管辖涉及上述权利的不正当竞争和滥用商业秘密的初审案件。各州法院一

般管辖州注册商标和按习惯法取得的商标侵权案及商业秘密的滥用和不正当竞争等案件。

在行政程序上，美国国际贸易委员会（ITC）对根据《美国关税法》（1930年）第三三七节

规定的案件（包括侵犯知识产权的进口商品的案件）拥有管辖权。美国海关有权对准备进口美国

的假冒商标的商品或盗版商品实行扣押。

在执法实践中，知识产权持有人可以获得制止侵权和保留证据的临时救济，还可获得制止进

一步侵权的永久性禁令、赔偿及其他最终救济。对于严重侵犯版权和商标权的行为，美国执法制

度还规定了刑事制裁措施。

·46·
 第三部分 美国专利诉讼制度与应对
第一章 美国法院专利侵权诉讼

一、专利侵权认定

美国《专利法》第271条规定了三种专利侵权：

1.1直接专利侵权（美国《专利法》第271条(a)项的规定2 ）
1.1.1 字面侵权

在《专利法》条文中，直接专利侵权规定于第271条(a)项，明确规定专利权人有权在所规定

的专利权期间内，排除任何人非经其同意对其取得专利的发明进行制造、使用、销售或进口。至

于如何构成对于专利的侵权，则根据判例法已确立的惯例，认定可分为几个阶段。首先便是仔细

审查专利的各个权利要求、从而解释每个权利要求、进而确定各权利要求的解释以及权利要求的

范围。权利要求的解释以及权利要求的范围确定完毕，便进入到下一个阶段——就专利的各个权

利要求的每一部分与被控侵权产品或程序的每一部分逐一仔细地比对。若比对的结果发现专利任

一权利要求的每一部分与被控侵权产品（或程序）的每一部分均吻合，即是所谓该被控侵权产品

为专利的权利要求所“涵盖”，也就是该产品侵权。此种侵权为字面侵权。而上述审查是否有字

面侵权的“二段式分析法”，已成为标准。所有联邦地方法院审理专利诉讼案件审查是否有字面

侵权时，都使用二段式分析法则。第一阶段：解释专利的权利要求，进而确定各该权利要求的字

义及权利要求的范围。第二阶段：专利权利要求与被控侵权产品的比对3。
然而，即使通过了字面侵权二段式法的分析，并不表示涉嫌侵权产品或程序没有侵害系争专

利。换言之，涉嫌侵权产品即使没有字面侵权，法院仍有可能基于所谓的“等同”而判决构成侵

权。

2 35 U.S.C. §271(a)之全文为：“ Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells
any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes
the patent.”
3 Markman v.Westview Instruments,Inc.,52 F.3d 967,976 (Fed.Cir.1995).

·47·
 1.1.2等同原则

最高法院对于等同原则作了一个很好的解释：“即使涉嫌侵权产品或方法没有字面侵权，但

涉嫌侵权产品或方法与该专利权利要求的要件间有‘等同’的关系，仍构成侵权4”，这就是等同

的理论基础。早在1877年，最高法院已有说明：“如果二个对象可以大致相同的方式作业而能达

到大致相同的结果，即使这二个对象在名称、形式或形状上不同”，他们实际上是等同的。换言

之，法院创造等同原则的理由，在于避免他人对已经取得专利的发明，只作些微形式上变化以回

避被该专利所涵盖（而造成字面侵权），而事实上涉嫌侵权产品与专利的发明却大致相同——即

二个对象可以大致相同的方式运作而能达到大致相同的结果，侵害专利人的权益。

1.2教唆侵权（美国《专利法》271条(b)项所规定5 ）
依《专利法》第271条(b)项的规定，任何积极引诱专利侵权的人应承担侵权责任。在专利诉

讼中，原告依据《专利法》271条(b)项主张被告教唆侵权时，通常会同时依据《专利法》271条

(c)项主张被告间接侵权。

1.3间接侵权（美国《专利法》271条(c)项所规定）
根据美国《专利法》271条（c）项的规定，任何人在美国销售、向美国进口享有专利权的机

器、产品、组合物或合成物的零部件、组成部分；或者销售、向美国进口一种用于实施专利方法

的原材料或设备；这些零部件、组成部分、原材料或设备构成发明的重要部分，并且知道这些物

品是为专利侵权使用而专门制造或改造的，同时这些物品不是普通物品或适于实质性非侵权的普

通商品，则应承担相应侵权责任6。

二、美国专利诉讼程序

美国专利诉讼的程序可以用下图表示：

在美国，各联邦地方法院对于《联邦法》第二十八编第八十五章中所规定的事务有管辖权，

其中包括专利事务，因此，专利诉讼的第一审法院就是联邦地方法院。诉讼管辖法院既为联邦地

方法院，而据以为诉讼的实体法又是属于联邦法的《专利法》，那么规范专利诉讼的程序，必然

是《联邦民事诉讼程序法》。就程序部分除了《联邦民事诉讼程序法》之外，更须注意到各个联

4 其原文为“A product or process that does not literally infringe upon the express terms of a patent claim may nonetheless be found to infringe if
there is “equivalence” between the elements of the accused product or process and the claimed element of the patented invention.”
5 35 U.S.C. §271(b)全文为：“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”
6 35 U.S.C. §271(c)全文为：“Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a com¬ponent of a
patented machine, manufacture, combina¬tion, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a mate¬rial
part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or
commodity of commerce suitable for substantial non¬infringing use, shall be liable as a contributory infringer.”

·48·
邦地方法院所自订的诉讼程序规定。这些各个联邦地方法院所自订的诉讼程序规定不能与《联邦

民事诉讼程序法》相抵触。

2.1诉讼开始以及诉讼中的送达程序

专利诉讼的开始，是由原告——通常是专利权人——向联邦地方法院递出诉状，并将诉状连

同传票送达予被告。在美国的诉讼中，原告将诉状连同传票送达予被告的送达程序可以由任何人

·49·
处理7，只要是年满十八岁而非诉讼当事人。就专业的角度而言，一般律师事务所通常是交由法院

的法警或是专门提供送达程序服务的公司处理，交由专门提供送达程序服务的公司处理者居多。

根据《联邦民事诉讼程序法》Rule 4(e)(2)的规定，被告若是自然人，则须将诉状连同传票

交予被告、或被告住所内的成年人、或被授权接收送达程序的代理人8。被告若是法人，则须将诉

状连同传票交予该法人的职员，通常是在州政府法人登记时所记载为该法人的职员，如董事长、

财务主管、董事、总经理等，或是代为处理法务的人员或法人登记时所备案的代理人。所谓代理

人是指法人申请设立登记时委托专业的律师事务所代向州政府登记，通常也会委托该律师事务所

作为送达、代收对该登记法人所有的法律以及政府文件，包括诉状以及传票。

送达程序比较棘手的情形是如果被告是外国人或外国法人而在美国国内无住居所、没有办事

处、或无指定收受送达程序的代理人。在这种情况下，若是要将诉状及传票送达予在国外的外国

人或外国法人，必须依照《联邦民事诉讼程序法》Rule 4(f)的规定：若有国际协议规定送达程序

时，从其规定；若无，则依被告所在国家法律规定送达程序进行送达。或在不违反该国法律规定

的情况下，直接将诉状以及传票交予被告。或直接由法院附要求签名的回函，直接寄予被告。

7 Federal Rules of Civil Procedure,Rule 4(c)(2)

8 其原文为：“by delivering a copy of the summons and of the complaint to the individual personally or by leaving copies thereof at the
individual’s dwelling house or usual place of abode with some person of suitable age and discretion then residing therein or by delivering a copy of the
summons and of the complaint to an agent authorized by appoint or by appointment or by law to receive service of process.”

·50·
 2.2被告答辩
被告收到诉状及传票后一定期间内，必须对原告诉状中的每一项请求在答辩状中一一提出答

辩。联邦地方法院给被告提出答辩的时间大多为三十天，并且均写明于传票中。一般而言，若是

被告需要更长时间提出答辩，可以要求原告律师给予其多一点时间，譬如说三十天期限之外，再

加十天或二十天。若送达程序已完成，送达证明书亦无瑕疵，被告在期间内没有提出答辩，原告

即可请求法院给予缺席判决9。且在法院给予缺席判决后，可以请求法院举行听证会以决定损害赔

偿的数额10。

2.3审理前的会议
在被告答辩（原起诉状中的起诉）及原告也答辩（被告的反诉）后，法院会召集当事人律师

开“审理程序前的会议”。此会议最主要的目的就是对于诉讼的进行程序及进度作有效的管控，

故又称其为案件程序管控会议。这些会议的目的除了对诉讼的进行程序及进度作一个有效的管控

外，就是要看看当事人是否有和解的可能性11。因此，诉讼当事人参加“审理程序前会议”前，

就要有参与和解谈判讨论的准备。

就原告而言，除了能清楚地将内容告知对方与法官外，同时就所要求损害赔偿金额以及其所

根据的计算基础都应有所交待。如果假设都正确，可以接受的赔偿额最低限为多少，原告也要有

心理准备。对于被告而言，要简明地将其答辩理由告知原告以及法官。如被告的答辩为没有侵害

原告的专利，答辩的无侵权报告中主张的重点，以及假设都正确，在息事宁人的前提下，被告愿

意支付原告损害赔偿额最低限为多少，也要有所心理准备。

审理程序前会议的最主要目的，就是对于诉讼的进行程序及进度作有效管控．因此在会议

中，法官会斟酌当事人律师的意见，以裁定的方式，订下诉讼程序的时间表。其中对于当事人请

求、搜证程序的截止日以及审讯程序的日期等重要事项的时间都会作一个确定。其他可能会在审

讯程序前会议中讨论的事项还包括：诉讼争议重点简单化12、简易判决的适当性13、搜证程序的管

控14以及将某些事项如在搜征程序中当事人间的争议委托行政法官处理的可能性15。

2.4搜证程序
搜证程序的特别处在于，一旦法官以裁定方式订下搜证程序的时间表后，双方便要开始各

9 Federal Rules of Civil Procedure,Rule 55(b)(2)前段。

10 同条后段
11 Federal Rules of Civil Procedure,Rule 16(a)(5)。
12 Federal Rules of Civil Procedure,Rule 16(c)(1)。
13 Federal Rules of Civil Procedure,Rule 16(c)(5)。
14 Federal Rules of Civil Procedure,Rule 16(c)(6)。
15 Federal Rules of Civil Procedure,Rule 16(c)(8)。

·51·
自的搜证工作。在法官确定的搜证程序截止之前，双方必须将就本诉讼案的主张、答辩、攻击以

及防御所需的所有证据搜集完毕，以便在审讯程序中用以说服陪审团。换言之，原告及被告在短

短的审理程序中用以说服陪审团而能得到胜诉结果的所有证据，都是在法官所定搜证程序截止日

前所收集的，由此可知搜证程序的重要性。也因有了搜证程序，而使得审理程序能够有系统的进

行，并能在短时间内结束。搜证程序的另外一个功能，就是在搜证进行的过程中，原告及被告也

就渐渐可得知自己所掌握的证据价值以及对方所有的证据，在比较分析下，也大致会有一个对于

该诉讼胜算的预判。在知悉本身胜算的比例之后，可能就会作是否与对方趁早和解的打算。因为

如果在搜证程序之中就已了解自己胜算不大，与其等到审理程序终结仍是得到败诉的结果，不如

早点和解，以避免诉讼继续而浪费时间及金钱。

2.4.1诉讼当事人的披露义务

在搜证程序正式开始前，法官为使案件程序管控会议中关系到搜证程序的时间表可以确定

下来，在案件程序管控会议至少二十一天之前，便会召集双方律师讨论有关搜证程序的事项及计

划。除非双方另有同意或法院另有裁定，或一方反对并将反对理由述明于Rule 26(f)所规定的搜

证程序计划中，在“搜证程序计划会议”结束之后十四天之内，双方便要互相披露一些与搜证程

序有关的资料16，例如，在“第一次披露中就要向对方说明在搜证程序中会搜取证据的对象的姓

名、地址及电话号码，或是会在搜证程序中要求复印对方所持有的文件，或会使用对方所持有的

对象作为支持自己在本诉讼中的主张的证据，或是对于本诉讼中的损害赔偿的计算以及计算基础

的资料，同时这些资料都能供对方复印及参考。

除了上述第一披露所必须向对方揭露的资料外，双方当事人同时必须向对方披露会在审讯程

序中提供证词的专家证人。该专家证人也必须要准备一个其所签署的书面报告，报告中应将该专

家证人所有的意见阐明，同时包括支持其意见的理由，据以形成其理由的信息，所有的附件，该

专家证人资历、著作，和作为该诉讼案件专家证人的所得报酬，以及列出曾担任过专家证人的所

有其他的案件。

在对于对方的披露方而言，诉讼当事人最后在审讯程序开始日三十天前，须披露会在审讯程

序中提供证词的所有证人姓名、地址、电话，哪些特定证人的宣誓证据将在审讯程序中以宣读的

方式提出，以及在审讯程序中作为证据和证物17的资料文件。

2.4.2搜证的方式

16 此即Federal Rules of Civil Procedure,Rule 26(a)(1)所规定的“第一次揭露(initial disclosure)”。

17 Federal Rules of Civil Procedure,Rule 26(a)(3)(c)

·52·
 原告和被告在搜证程序中可以采取的搜证方式，可以分为下列几种：

a. 以口头讯问方式取得对方的宣誓证言

在专利诉讼中，就原告而言，可以利用这种方式，向被告个人或被告公司中的产品或研发制

造部门的主管或主要工程师取得涉嫌侵权产品当时从研发设计到生产制造整个过程的证词，以作

为支持其侵权主张。对被告而言，若其答辩为不侵权或主张原告专利无效而无侵权问题时，则可

利用这种方式向原告的专利发明人取得当时发明概念是如何形成、现有技术与其专利关系、或在

专利审核过程中其所作的修正补充与现有技术间的关系等足以支持其答辩主张的证词。

b. 以书面询问方式取得对方的宣誓证言

实务上，一般都是以口头询问方式取得对方的宣誓证言或根本就是以书面问卷的方式搜取证

词，以书面方式取得对方的宣誓证言的方式较少见。

c. 书面问卷

原告或被告将所要得到的证词以问题的方式列于书面问卷中，要求对方于一定期限内就所列

之所有问题一一答复。实务上，专利诉讼中原告及被告通常在第一次的审理程序前会议——亦即

案件程序管控会议之后即向对方发出书面问卷

d. 要求对方提出文件及物品

原告或被告若要将特定的文件及物品作为证物，而该特定的文件及物品又系为对方所有，则

可以要求对方提出文件及物品，以供需要以其作为证据之一方影印或观察。

e. 要求进入对方的土地或其他财产以便观察证物

在专利诉讼中，最常见的情形便是若是方法专利，通常原告会要求进入被告的工厂以便观察

涉嫌侵权产品的制造过程。

f. 要求对特定人作身体及心理的检查

此种搜证方式一般发生于人体伤害或死亡的诉讼程序中。

g. 要求自认

这也是实务上经常使用的搜证方式之一。原告及被告以书面要求对方自认，而一旦对方自

认，这些事项在该诉讼中就成为不争的事实，而可能成为有利于原告或被告的证据之一。在专利

诉讼中，被告的意图对于赔偿数额多少有相当重要的关系，因此，原告通常可以通过“要求对方

自认”的方式，使被告承认特定事实作为被告有故意侵害专利的证据——如使被告承认其于某年

某月某日收到原告“停止侵害的警告信”，之后仍旧继续制造销售涉嫌侵权产品的事实。就被告

而言，则可以此要求原告承认特定事实而据此作为其不侵权答辩的证据——如使原告专利申请人

和发明人承认其在专利申请过程中因审查委员的核驳所作的补正，乃在于回避某些现有技术。据

·53·
此，被告若能证明其产品属于这些现有技术的范畴，则等于同时证明该产品不侵犯原告的专利。

2.4.3搜证的限制

为避免当事人利用搜证程序骚扰对方拖延时间，法官通常会限制书面问卷问题及口头询问方

式取得对方宣誓证言的次数18。搜证程序中，除了这个可能的限制外，另外一些比较重要的限制

有：

a. 律师与其客户件拒绝证言权

所谓“律师与其客户间拒绝证言权”就是，如果被要求提出的文件、资料、对象或记录是诉

讼当事人与其委任律师之间就该诉讼案件的交谈记录、交换的文书、文件、资料或对象，被要求

搜证或批露的当事人便可以“律师与其客户间拒绝证言权”为由而拒绝揭露或提出该文件。

b. 商业机密

在搜证程序中，若被要求提出的文件涉及营业秘密、需保密的研发或商业机密，被要求搜证

的一方则可请求法院给予“保护令”，以避免披露这些商业上或科技上的机密。或即使必须提出

这些文件，也要以特别规定的方式披露——例如，只能由该案件代理律师来检视，所披露的文件

必须密封且只能在法官指示下才可以开启。
19
2.5马克曼听证会

自从1 9 9 6 年4月23日联邦巡回上诉法院作出马克曼判决以来，在美国的专利侵权诉讼中

就增加了一个程序，在开庭前进行专利权利要求的解释听证会，通常称为马克曼听证（Markman

Hearing)。上述判决认为专利权利要求的解释，包括对权利要求中词汇的解释是法律问题，由

法院管辖，不是事实问题，不由陪审团裁决。在听证过程中，法官根据双方提供的证据来确定专

利权项中的关键术语的含义。此后，专门用于解释专利权利要求的司法程序——马克曼听证逐渐

盛行。新的判例法和法院指南已经大大拓展马克曼听证使用的实体和程序规则，使之成为一个系

统、完备的司法程序。

对于案件当事人，马克曼听证程序的关键在于，一旦听证程序中胜出，就可以申请法庭不审

即判，马克曼听证（Markman Hearing)向当事人提供了一个避免昂贵庭审程序的机会。

在马克曼听证之后，法官会作出专利权利要求解释的判决。如果一方当事人在关键的权项

解释上胜出(意味着法官采用了其所建议的权项解释中的基本特征)，这一方当事人即可提出简易

判决的动议。例如，如果被控侵权人在权项解释中获胜，也就是说，根据专利权利要求解释不存

18 Federal Rules of Civil Procedure,Rule 26(b)(2)

19 Markman v.Westview Instrument,52 F.3d 979(Fed.Cir.1995).

·54·
在侵权，则其可以提出不侵权简易判决的动议。这是建立在被控产品的搜证程序进展顺利的假设

上，专利权人掌握了相关事实，且没有实质性争议的前提下。如果该案没有遗留问题，则法院可

以同意简易判决，当事人不服的可以上诉到联邦巡回上诉法院。法官得出的有利于一方当事人权

项解释可能有缺陷，因此在上诉后可能会被联邦巡回上诉法院发回重审。在这种情况下，获胜的

一方在观察法官是否会接受之后，可以要求法官重新进行专利权利要求解释，请求修正其中错误

的推理，从而强化专利权利要求解释，以防在上诉中被推翻(或在和解谈判中起到更好的作用)。

联邦巡回上诉法院在检查法官的专利权利要求解释时不必尊重下级法院的意见，因此下级法

官的解释事实上是有可能得不到支持的。例如，联邦巡回上诉法院可能会返回法官一个不同的专

利权利要求解释，或要求法官重新作专利权利要求解释分析。于是，在不和解的情况下，上述过

程至少会被部分重复：双方当事人重新对专利权利要求解释进行简述，再进行一次马克曼听证，

以及再次提出简易判决(取决于判决)。也有可能法官不对专利权利要求解释作出决定性判决，则

可能要开庭审理。

自从Markman案判决之后，许多司法管辖区（例如加利福尼亚北区地区法院和德州东区地区

法院）都开始在诉讼中较早的阶段进行马克曼听证。这些司法管辖区认识到权项解释的重要作

用，都制定了马克曼听证的相应规则，使其成为诉讼中的第一个重要步骤：在专家报告和简易判

决之前，更是在庭审之前。然而，并不是在所有的司法管辖区都把专利权利要求解释列为正式程

序，有些法官更喜欢在诉讼后期解释专利权利要求。后期解释专利权利要求可以给法官更多时间

来更好地理解专利权利要求解释的背景情况，从而理解的各个方面的重要性。例如，如果是在简

易判决动议的环境中进行专利权利要求解释判决，则法官可以更好地理解作出专利权利要求解释

的重要性，从而更有可能做出相关的专利权利要求解释。对于每个人（法官和当事人）不利的方

面，在后期进行马克曼听证：使他们失去在花费大量金钱时间为案件的好多方面准备前作出重要

早期决定的机会，即使案件可能仅取决于几个专利权利要求解释也是如此。专利权利要求解释的

决定可能会导致败诉方侵权或专利有效，然后败诉方上诉到联邦巡回上诉法院，或者导致很早就

和解结案。这样，如果当事人有选择起诉法院的权利，就应当去调查清楚当地规则和法官偏好，

了解哪家法院会在早期举行马克曼听证。

2.6 审理程序
马克曼听证会及搜证程序结束后，诉讼当事人在审理程序开始日三十天前，须披露其将会在

审理程序中提供证词的所有证人姓名、地址、电话，哪些特定证人的宣誓证言将在审理程序中以

·55·
宣读的方式提出及在审理程序中将提出作为证据和证物的资料文件20。这些便是在审讯程序开始

之前双方所作的最后披露。之后，便是根据审理程序前的会议，也就是所谓的案件程序管控会议

所订的审讯程序的日期开始审理程序。

根据美国《宪法》第七修正案以及《联邦法》的规定，诉讼案件由陪审团审理。根据该法，

所述当事人应该于诉讼开始后，最迟不超过最后的诉状送达给对方后十日内，以书面请求由陪审

团审理21。

当然，当事人也可以选择不要陪审团审理22，或相互同意仅就某些争议由陪审团审理，其他

的争议则由法官审理。

2.6.1审理程序中的依法判决

案件的审理程序大约是三至五天，比较复杂的专利诉讼则可能较长。但当事人律师还是可以

相互商量，同意将某些争议由法官决定，其他必须由陪审团判决的事项再由陪审团决定，这样便

可以不必耗费太多时间在陪审团的审理过程上。然而，即使是已经进入审理程序，当事人一方已

辩论终结，而法官认为在法律上没有充分证据足以支持该当事人的论点时，法官仍可以以对方当

事人向法院所提出的依法判决的请求，判决其胜诉，不必待陪审团作评决。

2.6.2陪审团

陪审团在诉讼案件审理程序中扮演十分重要的角色。在专利诉讼案件中，第二阶段就相关专

利与界定后的专利主张相比对以决定是否侵权的部分，除非如《联邦民事诉讼程序法》Rule 56

（c）所规定的并没有重要事实上的争议存在，或有依《联邦民事诉讼程序法》Rule 50（a）

（1）的规定可由法官径行依法判决的情形外，大多属于需要由陪审团判决的事实问题。

2.7简易判决
诉讼开始后，如果原告或被告认为没有重要事实上的争议存在时，可以请求法官依法以简

易判决判其胜诉。根据《联邦民事诉讼程序法》的规定，原告（或被告有提出反诉时）只要诉讼

开始时起满二十日之后，即可向法院提出简易判决的请求。若能顺利获得法官的胜诉判决，可以

节省许多时间、精力及金钱。然而看似简单，实务上欲通过简易判决的请求而得到法官的胜诉判

决，则绝非易事。因为只要有争议存在，法官就会拒绝原告或被告所提出的简易判决的请求。

虽然名为简易判决，一旦法官判决后即等同于终局确定判决的效力。这就是为什么同条(c)

项规定即使有损害金额的争议存在，法官仍得就责任归属的部分作简易判决。因此，法官在审理

20 Federal Rules of Civil Procedure,Rule 26(a)(3)

21 Federal Rules of Civil Procedure,Rule 26(b)
22 Federal Rules of Civil Procedure,Rule 39(b)

·56·
简易判决的请求时都十分谨慎，特别是若在诉讼开始后不久便提出这样的请求，由于情况及证据

不明或不全，法官均不会轻易给予请求一方胜诉的判决。

临时禁令

1．目的

专利诉讼的目的，不外乎通过法律制裁而得以排除对专利的侵害并获得因侵权而遭受损害的

赔偿。排除对专利侵害最有效率的方式莫过于能及时阻止侵权产品的销售。因而，在许多专利诉

讼中专利所有人在衡量其发明产品的特殊情况后，会采纳律师的建议于诉讼开始时便向法院提出

临时禁令的请求，以阻止被告的涉嫌侵权产品销售至市场。

2．要件

就判例创下的原则，专利权人在专利诉讼中请求法院判决前的强制令，必须证明四个构成要

件：（一）就其诉讼主体本身有合理胜诉的可能；（二）若没有法院判发的临时禁令，专利权人

将遭到不可弥补的损害；（三）所有可能的弊端皆倾向于对请求人有利；（四）禁令是否以及如

何对公众利益产生影响。

3．担保金

根据《联邦民事诉讼程序法》Rule65（c）规定向法院要求临时禁令时，申请人必须提供担

保金。担保金的数额，则由法院依被禁制一方可能因错误禁制而发生的费用或损失而适当决定。

实务上，法院对于担保金的数额有相当大的裁量权。就专利诉讼案件而言，法院通常依其裁量权

而决定担保金的数额，而不会给当事人太多的讨论空间。

第二章 中国企业美国专利诉讼注意事项23

一、中国企业作为被告的诉讼管理

成为被告几乎是百害而无一利的，然而只要公司成长到一定程度，具有国际竞争力，便势必

会面临的问题，只要具有国际竞争力、有潜力的公司或这些公司的上、中、下游相关业者，就要

有面临到专利侵权诉讼的准备。

如果成为被告，国内企业在面临到跨国专利侵权诉讼以前，无法想象一个法律的诉讼败诉

可以让一个企业受到如此的挫败，甚至退出市场，这样巨大的结果来自四个方面的影响：一、市

23 陈郁婷、周延鹏等：《跨国专利侵权诉讼之管理》，元照出版社，2007年9月

·57·
场、产品：该类产品之前所销售的利润要全部归还给专利权人，之后再也不能使用、制造、销售

该类产品，已经设好的厂房、人员全部作废；二、诉讼相关费用：平均每件专利侵权诉讼要花费

300万美金的诉讼费用、大约每年要150万美金的律师费及专家费用，专利诉讼一旦成为细水长流

型，不知不觉便会影响整个公司收入和运营；三、各式压力：来自于股东的质疑、客户的不信任

及员工的时期等，均影响到公司整体的经营成效；四、经营能力的削弱：若公司没有够强的法务

来操作，可能需牵连至公司负责人亲自处理，分散负责人对于经营精力，若为了诉讼影响到企业

本业的经营，实非明智之举。

既然成为被告是无法避免的，所以企业应该思考的是如何成为一个“强悍的被告”，从而做

到反守为攻，才是最高明的做法；其次便是利用所有方法，尽量使一切的伤害降到最低，因此，

需要一系列的流程规划，使被告在专利侵权诉讼的处理程序上不要出现任何致命的错误而遭到损

害。

二、中国企业诉讼开始前的准备

被告应该知道原告的目的只有三种，那便是：金钱、形象、市场占有率，而其中又以追求市

场占有率为大多数，因此操作上便不是表面上诉讼胜负如此简单，必须考虑到市场的维护，那才

是主要目的；想对于原告目的，被告也有四个目的：不付钱；维护形象；保护市场占有率；改良

专利布局与专利质量。

法务部门是专利诉讼指挥的主导者，因此由法务部门规划所有计划，参与工作团队内部分为

“内部部门”包括：研发部门、生产制造部门、市场销售部门；“内部辅助部门”包括：法务部

门、财务部门、会计部门、人力资源部门、采购部门等；“外部辅助部门”包括：外部律师、外

部专家；“外部关系”：客户关系、股东关系、媒体关系。

确定目的、团队，便应该拟定整体诉讼规划，从主要计划应达成主要目的，再由个别诉讼程

序逐渐完成，因此就个别程序也应有个别的计划与执行方法。

身为被告非常重要一点在于财务方面的管理，因为在专利侵权诉讼实物上，以资金较多、研

发能力较强公司为原告较为常见，其基于商业目的提起诉讼，由于原告非常了解专利侵权诉讼涉

及庞大资金，以至于足以影响被告营运的诉讼，因此，常常利用资金方面的优势逼迫被告屈服，

被告不一定侵权，但终因资金消耗不得不低头和解，造成强者恒强的局面，除非公司企业能在被

告的经验中体会专利侵权诉讼的巧妙而改变，否则仍然是弱肉强食的情况。因此原告既然以资金

多来消耗被告，则被告在财务管理方面必须非常精准，不浪费任何资源，在预算方面也能有足够

的资金与准备，才有提高胜诉的几率。

·58·
 被告相对于原告，本身便处于极端劣势，风险也更高，因此在风险管理方面必须较原告更

为小心。法律风险，指有关于制度、法官、法规、管辖方面风险，但更需注意的是败诉的风险，

被告败诉或愿意和解，通常便必须支付天价的损害赔偿金额或权利金，若管理不善，可能负担三

倍的损害赔偿金，其风险高，冲击大，且发生几率高，并且其背后将丧失更多的商机，是被告绝

对不愿意面对的；运营风险，因为专利侵权诉讼中，由原告负责举证被告侵权，因此，原告会非

常大量的请求被告提供证据，尤其在搜证程序时达到最高峰，这势必影响到被告企业经营，还可

能消耗整个经营注意力，最糟的情况是太过集中注意力于专利侵权诉讼，将会使公司整体运营面

临最大的危机，因此，绝对要避免；资本市场风险，被告在资本市场方面，可能面临丧失客户信

任、股东流失、退出市场的可能。许多被告空有良好技术资金，然而疏于风险管理，以至于功亏

一篑。

三、中国企业收到警告信后

3.1警告信送达
研发部门：原则上最了解产品是否侵权，因此若真的收到了警告信函，则研发人员应提供

与专利相关之资料，如该专利内容、专利涉及的现有技术，供法务部门作分析。平时则应请其根

据专利分布产业分析，找出有哪些公司有显著与本公司相似的技术，交给法务部门，法务部门根

据这些技术与专利权人的惯性和商业上分析，评估这些专利权人提起诉讼或其他法律行为的可能

性，做好相关预警工作。对潜在的侵权者有固定的监视机制，以知悉哪些是可提起诉讼对象，若

侵权者恰好为此次诉讼原告，便可以尽快了解和解的谈判条件。

生产部门：以研发部门所给的技术资料，调查是否有侵权产品之存在，若有，有多少、种类

为何、如何制造、在哪制造、清查出所有本身侵权产品。

市场营销部门：警告信送达后，调查市场上侵权产品的销售数量、销售地区、销售价格，同

时也调查专利产品在市场上原有的销售量、销售地区、价格等，并且分析其过去成长率及未来成

长率，以推知原告可能请求的损害赔偿额，并供法务部门参考。

财务部门：收到警告信后，便可从已经建立的信息库中找出该原告的资料，提供给法务部门

可能在每个程序费用的评估，并提供会计部门编列预算的参考。此外，在此阶段开始估计选择律

师事务所、专家等的费用，整个诉讼过程中哪些行为应付多少钱，或总量控制等。

外部律师：诉讼的成败与外部律师的选择有关键性的影响，外部律师的历练、经验、形象、

名声、能力、资源、人格特质在影响整个诉讼的进行，因此，如何选择一个优秀的事务所，使其

优秀的律师帮被告处理诉讼，是非常关键的事情，其选择流程应如下列：没有利益冲突，因为律

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师只能代表一方出庭，只要律师被对方其他案件所雇佣，便不应选择为自己的外部律师；专业能

力，多看几份他们过去表现的资料，就可以知悉其对诉讼的影响、功能，而后决定是否要雇佣这

个人；专业伦理道德；专业性、中立性；在该联邦地方法院的形象及声誉。此外应该注意的是，

律师希望可以帮当事人赢得诉讼，但基于律师本身利益的考虑及人性使然，会认为诉讼拖越久对

其越有利，因为其可收取更多的服务费，其次，外部律师看的是法律目的，但是企业要的是商业

目的，外部律师不愿意也没有能力从商业的观点处理，所以论能力，外部律师也不应该掌控专利

侵权诉讼。

专家：外部专家的选择原则包括：没有利益冲突、专业能力、专业伦理道德、权威性、独立

性、一致性。

法务部门：

1.建立资料库：公司平时必须建立一套庞大资料库，里面载明了各重要产业的产品、公司、

专利、并且为专利做分析，以供研发、制造、销售参考。

2.建立固定的监视系统：有专门团队负责监视这些资料库的更新，从新闻、网络、专利、财

务报表、重大信息等各方面密切注意、监督，并更新该资料库以随时掌握最新动态。

3.检查警告信是否符合要件：需先形式上检查：1）主体是否适合，撰写人是否为专利权人

或其代理人，若不是，其没有权利写此警告信，收件人无需对此警告信做出反应。2）告知要件是

否符合：是否信上有写出专利为何及侵权产品理由，都须具备才能达到告知效力。

4.探悉原告之目的：必须了解原告目的，大部分的专利侵权诉讼属于要求市场以达到商业上

目的为主，即影响被告运营，打击被告经营、缩减其威胁、市场，并扩大自己市场。

5.选择律师与专家

6.综合评估专利、专利产品、侵权产品、原告

7.向客户说明：了解整个案件的概况后，接着应尽可能地及早向客户说明整个案件的来龙去

脉，使得新闻爆发前，客户便已经了解整个事情经过及对其利益的影响，以免造成客户的焦虑、

不信赖，进而流失优良的客户。

8.向员工说明

9.向股东、证券交易所说明：由于目前只是警告信，还不是诉讼的送达，基本上还没有必要

向外界发布，除非对方公开对媒体公布这一的信息，并且故意渲染，才作重大信息发布以澄清，

若真要发布此信息，应选择合适的消息发布时间、发布内容、发布方式。

3.2内部应对
收到警告信后经过评估，对专利有效与否，产品侵权与否，有最初步的了解，接着按照每个

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情况的不同，应有不同的调整，先分析是否侵权，若无侵权便可直接与原告为诉讼或谈判，若有

侵权则视可否回避设计，若无法回避设计则视可否调得到货，若无法调得到货则视可否停止使用

制造进口，若无法停止使用制造进口则是否与对方和解，若无法和解则应直接准备诉讼。

3.3法务部门回复警告信
由于寄出警告信很有可能并不提起诉讼，若专利权人不见得提起诉讼，则己方便不陷入成

为被告。因此回复时，语气应温和。告知对方自己并无侵权，并且附上外部律师无侵权意见的文

件，当然该不侵权意见书只节录大致架构及结论，以免专利权人反而找出破绽。

四、中国企业作为被告应提起确认诉讼

被告在面临专利侵权诉讼时，不是只有坐以待毙，许多即将被告公司选择更为积极的方法，

这些其中有些甚至使原告专利无效，不但免去一场诉讼，也使得其他潜在的原告望而生畏。1934

年美国指定联邦确认诉讼法，依该法第2201、2202条规定，被指控专利侵权者得主动确认专利是

否无效、或是否专利侵权确认诉讼（declaratory judgment action）设计以平衡非专利人权益，

即在专利权人发出警告信后，涉嫌侵权人为避免专利权人提起诉讼前对公司伤害已经大到难以控

制，因此化被动为主动，在专利权人提起诉讼前向有管辖权地方法院提起确认诉讼，确认专利无

效及确认产品没有侵权，使自己身为原告，专利权人为被告，主动化为被动，并给予社会公众有

理不怕司法考验，并且专利权人由于此涉及相同的法律与事实问题、相同的证据及有相当逻辑关

系，因此依F.R.C.P Rule 13（a）观点主张侵害其专利为强制反诉，若真有意要向侵权人提起专

利侵权诉讼，则不得不立即提起反诉，否则视同弃权，反客为主，在专利侵权诉讼中对被告非常

有利的诉讼策略。

在此阶段也可将专利范围、专利是否无效及产品是否侵权等基础问题解决，使之后纠纷较大

幅减少，并先使用证据以免疏忽而流失。因此若此阶段能把专利是否无效及被控侵权者是否侵权

厘请，则诉讼程序不但大为减轻，诉讼结果也往往呼之欲出，有助于公司及早作其他更进一步的

规划及布局。

4.1公司评估损害是否增加
生产制造、市场营销部门：确认产销方面是否已受影响导致存货增加、股东信心动摇，影响

客户。

专家：产业专家观察原告发出警告信后对市场及被告客户影响多少，是都已经造成相当程度

损害，并且损害有增大趋势。

财务部门：从专利权人提起专利诉讼以来，是否影响到公司财务方面的表现，如季报、年报

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等；其次，由于客户的不信任造成客户的流失，或一些交易商业条件上不利，如不愿给延期付款

的优惠，或已经影响到收入，甚至公司信用。

法务部门：综合上述咨询，作出决策：首先，视公司是否有意愿化被动为主动，不由专利权

人主导游戏规则，建议无论如何均要有如此意愿，因为专利侵权诉讼特性在于口碑，即常于专利

侵权诉讼取得胜利公司，最后便能以强悍的形象而取得胜利，因此在诉讼过程中表示强烈捍卫本

身知识产权决定与行动是必要的。其次，视实际上专利权人是否发出警告信函，并且发出风声，

造成被告商誉损害及客户流失、产品销售下降等损失，且损失还会扩大，因此为避免可预期损害

无限扩大，也应决定采取确认诉讼。

4.2有实质争议存在
提起确认诉讼须具备要件如下：

1.特定具体争议

争议本身必须特定具体，而不可抽象或假设性，如专利权人已经请求国际贸易委员会

（ITC）依美国关税法337条终局的禁止进口该可能构成专利侵权产品，则由于侵权产品已经无法

进口至美国，自无侵权可能，因此便不可再假设该产品进口是否有侵权可能，所以无法请求确认

诉讼。

2.已存在争议

提起确认之诉时必须争议已经存在，而非之后存在。若将来可能发生争议能证明下列两点，

也可例外允许提起：

1)原告（确认诉讼中原告）首先必须证明被告（专利权人）所从事或准备从事行为为专利权

人所指称专利侵权行为。

2)原告证明被告（确认诉讼中被告）行为已使原告产生可观合理疑虑，认为若原告为停止该

行为则被告可能对原告提起专利侵权诉讼。指由被告行为可以显示出其将提起诉讼意图，虽然被

告并不知悉原告存在亦同。如被告惯性行为，其针对如此行为，都会提起专利侵权诉讼，导致原

告产生可观合理疑虑即是。

3.持续存在争议

因此若专利权人在诉讼过程中放弃对原告主张专利侵权，则该争议便消失，确认诉讼的请求

理由也不存在，因此法院便应以无实质争议为理由将此案终结。

4.时机成熟争议

指立即且实际的充分主张，如专利权选择处于冲突程序的话，由于确认诉讼判决还需视冲突

程序结果而定，因此还未必可以主张确认诉讼，或专利权人仍处于再授权过程中，由于领证后的

·62·
专利范围可能有所不同，但因美国专利商标局亦不见得核准该专利再授权申请，因此仍不能进行

确认诉讼。

4.3被诉专利侵权合理怀疑
有专利权人主动行为才行，因为此诉讼目的在于平衡被告（确认诉讼中原告）权益，因此若

专利权人并无主动行为而被告提起诉讼，不就是允许被告反而掌握了诉讼的主动权，因此需有专

利权人的主动行为。

4.4提起确认诉讼
由法务部门提起诉讼流程。

4.5找专利权人寻求和解
确认诉讼可将被动化为主动，也可将自己由劣势转为优势，并突袭专利权人，使其不知所

措，因此借此小小优势可作为谈判筹码。

五、中国企业的收受送达

5.1确认送达文件正确性
跨国诉讼送达文件错误率很高，法务部门除应该确认内部诉讼内容外，还应该确认信封外应

受送达人与信封内文件所载被告是否为同一主体。

5.2送达程序运用
确认送达文件的正确性之后，再将企业被告分为两种情形：一种为美国有分公司、居住所、

办事处，或设有代为收受机构的；一种则为都没上述情况的。前者在送达程序与当地的美国公司

一样；后者，则由于涉及到联邦民事诉讼程序规则的规定，若送达至中国至少需要花三个月。因

此被告必须把握这样的机会，在合法的前提下能拖便拖。

5.3信息披露
凡是上市公司，就会涉及股东的问题，各国规定上市公司必须将事件信息公布，使信息做

到透明化而保护股东的利益。而这方面又分为两部分：一部分为年报的信息披露；一部分为公开

信息观测站上重大信息披露。在信息披露时，公司值得注意的地方是，首先，应把握宣传机会，

其次，宣传的同时，在合法的范围内保持公司内部的机密不外泄，切忌作过多信息披露，导致往

后诉讼的不利。无论是否侵权，在由法院判定之前就是未定，只要有合理的怀疑，当然要宣传没

有侵权；籍此机会讲明公司在哪些国家拥有多少专利，表明自己强大的研发能力，在许多技术方

面都是领先者，即趁此机会宣传公司形象；重视知识产权，无论是原告还是被告，这一点都免不

了，因为这暗示本公司为正派经营，重视知识产权，是合法上的公司。再次提醒客户在之前收受

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警告信时便已经提醒事情，由于之前已向客户说明，因此客户原则上并不会太过慌张，但是收到

诉状，重大信息披露时，还是必须再向客户说明，以消除客户疑虑。

六、中国企业的答辩

在此阶段，被告除了在规定时间内回答原告诉状及传票以及丧失答辩机会以外，而最主要策

略在于拖延与反击对方，并且避免在此程序行为成为负担，因此此阶段的流程如下：

6.1检查原告诉状
1.请求法院命令原告将诉状叙述不明的内容说明清楚。

2.要求法院删除诉状中不明、不必要或多余内容。

3.找寻原告起诉内容漏洞，预先准备。

6.2承认或否认、积极抗辩
依据F.R.C.P.Rule 8(b)规定，被告需对原告起诉状中所主张所有事项予以承认或否认。由

于原告专利虽然推定有效，然而就被告侵权则由原告负举证责任，因此被告无必要自行承担相关

事项，而转移举证责任到自己身上。此外，诉诉讼过程中争议可能随着诉讼程序进行而有所转移

或改变，因此若太过草率的承认，如果转变为重要争议时，便难以解释，因此无论如何，如同信

息发布原则，都应否认。

对于原告所主张事项以外作回应，成为积极抗辩，此为最常见防御，建议被告应尽可能地提

起所有能想到的积极抗辩，因为往往只要其中一项成功，便能影响之后的判决结果，此种防御中

最常见者又有专利无效、专利权不可执行、专利申请过程禁反言、专利申请延滞、时效消灭、双

方间有授权契约、未侵权等。

6.3提起反诉
被告得于答辩状中提起反诉，反诉根据是否须强制提起分为强制反诉与任意反诉，前者指专

利侵权诉讼被告就原告请求诉讼标的而引起争议有所主张，而且不涉及无管辖权第三人，后者则

在相同条件下有涉及无管辖权第三人，前者若应提起反诉而未提起 则可另外以补正方式提出。

提起反诉相较于积极抗辩的优点在于反诉为诉讼，而积极抗辩仅为抗辩，因此前者在判决后

若有不服判决者尚可上诉，后者则不允许，因此应优先考虑提起反诉，以增强防御力量。当提起

反诉时，应基于事实而提出，否则增加法院对当事人坏印象，不利于判决结果与请求其他方式解

决纠纷。

6.4请求撤销案件或转移管辖
被告对于原告起诉状中所指控事项提起申请，针对较为常见者下列一一检查是否提起声明：

·64·
美国管辖权内，分为联邦管辖权及州管辖权，前者依据联邦法院对所有基于宪法、联邦法律与条

约的案件均具有事务管辖权，而专利法属于联邦法的一种，因此属于联邦管辖权；对于具体案

件，有对物管辖权与对人管辖权问题：

1.欠缺对物管辖权

原告是否为具有提起诉讼资格，即专利权人、专属被授权人等。

2.欠缺对人管辖权

对人管辖权分为一般管辖权与特别管辖权。一般管辖权，指被告在法院管辖区域内，从事规

律性且持续性活动时，法院将具有管辖权。特别管辖权，指被告有意使自己落入法院管辖且原告

起诉诉求，是因被告对法院管辖权区域接触。若无上述管辖权，则被告可因法院缺乏管辖权而请

求转移管辖。

3.不适法院

被告在符合下列任一条件可申请法院转移管辖权：1）被告住居所：若被告为非美国公司，

且在美国没有任何办事机构，便可造成此部分不符，而被告可以运用的空间比较高；2）侵权地：

意思指被告使用、制造、销售侵权产品地；3）被告所在地：并且若被告为非自然人， “通常性

商业行为地”联邦法院才为最适法院，因此若原告在非上述管辖法院提起诉讼，被告应准备相应

证据以申请转移管辖。

4.程序或送达瑕疵

指原告在送达程序上有瑕疵，如逾越送达期间、传票不符合法定格式等，便可请求撤销案

件。

5.原告诉声明有瑕疵

此部分原告须符合要件为：1）原告为专利权人；2）被告有侵权行为。

6.必要诉讼当事人瑕疵

查明提起诉讼专利权人，是否还有其他必要诉讼当事人应参加诉讼而未参加。

7.申请转移管辖

对被告而言是否适宜而决定是否申请转移管辖，符合下列条件，法院转移管辖至其他管辖权

法院：1）转移法院有适当法院资格；2）被转移法院有适当法院资格；3）转移管辖是为了当事人

及证人便利。

七、中国企业应对对临时禁令

由于美国专利法的目的非常清楚便是强烈的保护专利权人，发挥专利的排他性、独占性，因

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此，美国法院并不在意被告的产品不能输入美国可能会推出市场这种后果，因此临时禁令攻防其

商业上的意义远比法律上的意义大。

临时禁令特点在于快速、突袭，因此等到原告申请临时禁令时再来准备绝对来不及，所以被

告方必须平时便有相当准备，这便涉及公司内部诉讼管理能力，临时禁令更能显现其诉讼管理能

力高低。

由于临时禁令快速的特质，造成原告应尽快提出申请、尽快达成四要件条件，相对地，被告

便应尽量的拖延，尽可能地利用所有合法程序上的可能性拖延原告申请程序的结束，一方面可以

削弱其中无可弥补损害要件；一方面也增加己方准备证据与规划的时间，一举两得。

若法院不幸仍允许临时禁令，则被告应合法的遵守该命令，因为被告不遵守、延迟遵守、阳

奉阴违等阻碍司法或违抗命令行为，如表面上不销售该产品，但以别的包装实质上再销售相同产

品，若遭法院查知，可能会构成藐视法庭罪；民事上可能被强迫服从，或被命令赔偿原告所有损

失。

八、中国企业对搜证程序的应对

所谓搜证程序，指的是美国联邦民事程序法所规定的民事程序之一，其目标有三：一、定义

并确认处于审讯程序中欲讨论相关议题；二、就该议题找出可能所有证据来源；三、找出该所有

证据，以于审理程序中使用，优点是不但能使审理程序有效率进行，并且使双方信息透明化，更

加提高司法公正性与可信服性。

根据统计，所有美国专利侵权诉讼有超过90%以上根本未到审理程序的程序，便以和解结束

纠纷，因此大部分案件均仅进行数月，而非数年，且搜证程序进行后，事实争议与法律争议答案

也多已明朗，容易促成双方和解，因此企业多将精力至于搜证程序，显示搜证程序重要性。

法务部门需先拟定好所有计划与应作事项、程序、流程、评估等，以期有效率并切中要点的

完成此程序。搜证程序正式开始前，双方须先进行搜证程序计划会议，因此被告可与对方律师作

沟通协调，针对之后的搜证程序作计划，期望能作出对己方有利的计划。

根据美国联邦民事程序规则规定，在搜证程序开始或请求之前，当事人须知前者会议后十四

天内完成一些基本事宜，资料披露，并有免披露事项（即律师客户特权及工作底稿特权），以期

在正式进入搜证程序前双方有一些最基本的相互认识，并且避免该披露造成双方损害而有排外事

项。应披露事项：1.信息提供者基本资料；2.当事人所持有、保管或控制用于支持其主张或防御

文件、编辑资料、影本、种类及文件保存场所；3.所有支持当事人请求损害赔偿计算价值文件或

证据资料；4.任何保险合约。

·66·
 由于专利侵权诉讼结合了法律与技术，技术方面由专家证人负责，因此专家证人在专利诉讼

中占举足轻重之地位，也必须及早披露。此专家证言必须于审理程序前九十日前完成披露，使在

审理程序前能有所准备。

除了专家证人有专家证人披露外，关于证人部分，则由审前披露，必须在审理程序三十天前

将此相关资料披露：1.所有证人的名字、基本资料、审理程序时会出现的证人等；2.这些证人会

用哪些方式作证、会有何证词等；3.哪些证物是一定会提供、哪些是有需要才会提供等。当事人

必须遵守上述披露义务，一般而言，美国律师也较为守法，因若违反上述义务，不但须负担因不

披露所生费用，且可能对当事人作不利裁定，或禁止其为某程度攻击防卫，甚至禁止一定事实证

据提出等，得不偿失。

九、中国企业的简易判决请求

被告评估是否提起简易判决申请与原告是一样的，确认自己的目的来作决策。法院对于简易

判决的态度如何、是否会影响其对被告印象、或什么时候提起会影响其对被告的印象，必须事先

评估；实际上的证据，是否足够证明没有实质上的事实争议，若有足够的话便应该申请为妙。决

定申请简易判决之后，最好是在搜证程序结束后才申请最为恰当，否则最起码也在搜证程序进行

中，被告已取得足够证据证明无实质上事实的争议。

十、中国企业应对美国诉讼的重之重—内部建设

中国企业逐渐于国际商业竞争上崭露头角的同时，也开始面临知识产权保护课题。面对美

国企业提起专利诉讼，作为被告的中国企业面临必须支付巨额赔偿授权金、和解金、损害赔偿金

之结局，显示出中国企业在专利策略方面，方法论出了错误，导致资源错置与资源浪费，首要任

务，必须先建立一套完整的专利侵权诉讼标准作业流程，以应对国际企业专利侵权诉讼，并作为

产品、技术研发策略方法论的基础。

10.1诉讼程序层面
在专利侵权诉讼成为商业工具的今日，企业有必要做年度规划，以配合企业研发、生产、销

售的策略：1.分析产业上、中、下游，其技术、产品、竞争对手，及其所有商业行为；2.评估诉

讼提起、进行、影响，其可行性、预期成果及止损点；同时成为被告的可能性、可能谈判的筹码

等；3.规划参与团队、所有涉及诉讼应投入的人力、物力、资金；4.拟定计划、各程序与组织的

目标，执行方法、执行游戏规则与沟通平台设计；5.时间界定、预算评估、风险控制；7.执行。

被告同时面临原告多方面的策略性进攻后，为避免原告利用散布信息方式扰乱下游厂商对被

·67·
告信任，应及时反击，而在诉讼前提起确认不侵权之诉，或在诉讼后提起专利无效的反诉，使原

告花费精力在所有的救济可能时，被告若能集中精力于确认诉讼或专利无效程序，便能化被动为

主动；此种具体落实上应1.先对损害评估、要件确认；2.再进行诉讼提起，以造成反压迫；3.最

后，达成逼迫和解的效果。

原被告在进行审前会议、搜证程序等审理程序前准备程序时，势必经过许多双方沟通、谈

判、调查程序，应避开对手最有利之处，而寻找对手破绽之处，予以痛击。

在简易判决、审理程序、和解阶段，往往法律与事实面的争议点近乎确定，胜负也大致可

知，大多数诉讼进行到这个阶段便走向和解。此时，应思考和解可能性、简易判决可能性，处于

劣势者，应尽可能达成和解，以降低损害，若符合简易判决要件者，应及时提出请求，最不得已

进入审理程序时，则应事先演练。身为被告应及早找到和解的关键点，以减少损失，所谓和解的

关键点在于专利有效性分析、专利范围确定、产品是否侵权、能否回避设计。

10.2组织行为层面
必须做研发、生产、行销、财务、会计、租税、咨询披露，甚至人力资源、采购、外部律

师、专家等相关配合，建立各部门间之平台系统沟通，并以法务部门作为统筹者，以专项管理方

式跨部门指挥领导，此外，诉讼管理能力培养，除实战经验累积外，更重要的是管理者是否有能

力将诉讼进行过程中，回馈至组织机构中做相应的改变，彻底转化组织文化与机制，使中国企业

有朝一日也能培养出当原告的能力，与美国企业平等谈判。

10.3机制与资料库建立
平时必须有充足及完善的准备与规划，建立起监视机制，负责追踪产业、技术、产品、市场

进展，以及竞争对手研发、生产、制造资料，了解现有产业的结构。建立专利资料库，观察产业

上、中、下游的所有专利资讯；建立诉讼资料库，了解竞争对手；建立法庭资料库；建立律师、

专家、公证人资料库，才能在诉讼时游刃有余地运筹。

·68·
 第四部分 美国知识产权法律环境研究启示

知识产权制度的最终目的，是要在新的历史条件下规范社会秩序，促进全社会的创新活动和

知识财富的最大化，在保护个人权利、人类文明传播与信息资源共享之间达致平衡。

美国是世界上知识产权制度相对成熟的大国，也是知识产权相关产业最大最活跃的市场。由

于诸多条件的限制，本课题对美国知识产权法律环境的研究，还主要针对与权利保护相关的法律

制度和管理架构，对于促进知识产权创造的法律环境部分，尚未有太多涉及。知识产权的保护最

终是要促进权利的充分利用，激发知识财富的创造活动，促进社会的经济文化的发展。两者关系

是密不可分的，

作为本课题的结尾章节，我们试图结合中国的实际，站在国家层面的知识产权战略规划发展

的角度，作如下的概述：

一、中小企业是原始创新的主要来源和应当重点保护的对象

上世纪的科技创新浪潮对美国产生了深远的影响，推动了高科技成果转化，极大提高了人民

的生活水平，对美国产业结构升级、国家的快速经济发展及至全世界的科技进步，都起到至关重

要的作用。从50年代半导体材料、60年代的计算机及通讯技术、70年代的微型电脑、80年代的生

物工程技术、90年代IT产业，均是在美国的积极推动下，完成创新技术产业化并创造出巨大经济

效益的。美国多层次的金融市场，为不同的投资者提供多样化的退出路径，激发了社会资金对科

技创新的大量投入，使美国取得了国际竞争的比较优势，在国际分工中牢牢掌握了主动权。

从美国的科技创新的发展过程我们可以看到，科技创新的基本单元是成千上万的中小企业，

其原始创新动力主要来自个人24。
在个人创新的初始阶段，广大的天使投资在创新价值的发现与培育上起到至关重要的作用。

单靠创业者和天使投资的资金，往往很难支撑到企业上市，而通常是在发展过程中，被较大的风

24 （美）Alfred M. Rogers, Judies K. Larsson: 《Silicon Valley Fever ( 硅谷热) 》，经济科学出版社，1985年版，P67

·69·
险投资机构或大企业看中并收购。一旦如此，则创业者会获得一大笔资金，他要么再自己投资创

业，要么利用自己的创业经验也去做天使投资。因此，收购活动是大批量产生高品质天使投资人

的关键途径。

除了风险投资以外，各个大企业是收购活动的主要参与者。大企业已经不适合进行真正意

义上的创新，特别是原创性的创新，这是由于其体系化的风险规避制度和高昂的内部管理成本所

致。

首先，大企业难以避免的官僚主义对创新方向的判断往往会陷入“专家评审”的泥潭，这一

点同政府的科技部门一样。这些专家为保自己的饭碗或声誉通常都不会去支持那些“冒进”的技

术方向，而且也不可能像创业者那样搭上自己全部身家从而长久地尽心尽力。另外，一旦大企业

作出决定要投入某个技术方向，它的原创性的创新尝试成本要高于创业型的公司，而进行创新尝

试的开发人员也不会像创业型公司那样的有极大的动力去进行这种尝试。

大企业的擅长之处在于对创新的系统化补充和完善，并迅速实现规模化生产。因此它可以等

创新技术基本成形之后，拿过来进行再研发，就能够后发致人地推出更好的产品，并领先市场。

过多的原创型的创新活动对大企业是很危险的行为，一旦其失败造成的损失会非常巨大。美国

MOTO公司原创性的铱星系统最后失败，50亿美元的天价投入最后全打了水漂，公司自身即面临灭

顶之灾。

因此，在美国大企业获取创新资源的方式通常是瞄准小企业。早期常通过变相模仿方式侵占

他人的创新成果，或用挖角的方式将对方少数关键技术人员挖过来以实现技术转移。微软以往一

看到别的公司开发出好的软件，就通过“自主开发”类似的软件，利用自己的垄断地位在市场上

挤跨对手。当年与Lotus的电子表格之争及与Netscape的浏览器之争，就是利用知识产权制度漏洞

侵犯中小企业创新成果的典型例子。这种方式遭致业界的声讨和司法的干预，诉讼不断。

随着高科技产业的发展，美国的法院对于专利的侵权行为、非法盗用他人商业秘密的行为、

利用垄断地位排斥竞争对手的行为等等进行了越来越严厉的打击。侵权成本大幅提高促使大企业

转而采用收购兼并的方式，通过付出非常高昂的价格来收购中小企业来获得宝贵的创新成果，促

成了收购市场的快速发展。CISCO公司在市场垄断和消灭竞争对手的数量上并不亚于微软，但他就

很少被找麻烦。因为他垄断市场和消灭竞争对手的方式是通过大量的收购，其每个月都有几个甚

至十几个收购的案例。

这种创新的环境是一个完整的生态链。小企业如同草等植物，大企业如同食草类动物，投资

者如同食肉动物。原始创新就是从土里成长出生命，这个过程只有靠植物而不是靠动物来完成。

中国的情况或许略有不同。由于产权制度的缺陷，中国还没有能形成美国式的收购市场，大

·70·
量的创新企业尚未产生，中国的创新主力军看上去似乎还是在相对较大的大企业。但随着发达地

区创新企业的大量兴起，新兴产业的技术分布全球化现象明显，具有研发能力的大企业对原始创

新的看法也在悄然发生变化，中国一家著名的全球化公司就曾表示，公司不可能在技术领域都做

到最好，公司新上马的项目中纯自我研发的部分不能超过30%，否则风险会太大，项目宁愿不上。

这一态度已经有点类似美国大企业了。

在美国法院处理知识产权侵权案件中，其基本的价值导向，是倾向于保护权利人尤其是处于

相对弱势的权利人，在司法实践中更多地表现为保护小企业，惩罚大企业，这同中国的做法也许

刚好相反。

但是在中国，政府出于自身政绩的考虑，更有兴趣的是在各个方面为大企业提供各种各样的

支持和保护，“扶持企业做大做强”。特别是对于国有大企业，更存在明显的偏爱，有意维护其

特殊的垄断地位。中小企业资金匮乏，本来就没有足够财力去进行知识产权保护，如果面对这种

不利的环境，就更难提升自身的价值。反垄断法的出台，开始出现对行业垄断行为进行规范的倾

向，但远未达到有效促进公平竞争的水准。

这种局面应该得到根本性的改变。

二、知识产权制度是创新生态链形成的基础

美国是当代创新体系构建最成功的国家。凭借其丰富的自然与社会资源，美国培育与吸纳了

全球最多的创新人才，形成了创新产业的完整生态链。

这一链条可以被简单描述为：全社会激励创新者创立创新企业，吸引天使投资者的参与；当

创新企业具备雏形市场前景开始明晰时，风险投资机构进入，大企业觊觎收购，天使投资逐渐退

出；新增的各种资源使得创新企业进一步做大，进入良性运行轨道；到资本市场上市，风险投资

退出。

构建上述创新生态链的基础是相关的法律制度，这其中包括两个主要的组成部分，即对知识

产权的有效保护，以及对创新生态链的全方位支持。

单独的知识产权其投资价值通常难以确定，而需要透过其指向的客观对象，如某一专门技术

或某一符号所表征的商业内涵，看其拥有者和经营者所能够构建的投资价值。在创新成果的商业

化过程中，逐步汇入了人（创新者、股东、管理层、员工）的因素，以及形形色色的各种物质和

非物质因素，形成了各种复杂的受法律保护的权利义务关系，并以现代企业的形式表现出来，也

就是投资者和资本市场直接关注的对象——公司。对于一家创新型企业来说，知识性质的权利已

经超过了各种肉眼可辨的物质性质的权利（如厂房设备等），成为最核心的企业资源。

·71·
 创新公司的股权收购是各种形式的产权交易市场的重要组成部分，而证券交易市场，即资

本市场，是其最高端的形式。资本市场是权利价值的标杆，它引领着整个创业发展过程的价值追

求。这种金字塔顶的眩目效应，能够传递到整个塔身和塔基，为全社会创新活动与投资活动的提

供指引。

美国的知识产权法律制度正是为产权交易市场的壮大提供了这样的支持。尽管法律对所有人

一视同仁，但美国的法官从对科技创新的支持角度来说，相对而言更偏向于保护创新型的中小企

业，对大企业侵犯中小企业知识产权的行为处罚更为严厉和苛刻。只有这样，大企业才有足够的

动力不断地高价收购创新型的中小企业，为天使投资提供宽阔的退出通道，激励大批新的天使投

资者产生，从而形成全社会科技创新的良性循环。

三、中国可在知识产权制度建设上借鉴美国经验

从过往十余年间的情况来看，对中国企业知识产权意识的提升和能力的增长起到最大推动

作用的，恰恰是万里之外的美国知识产权法律制度！走出国门的中国企业在进入美国市场的过程

中，自然要被竞争对手迎头阻击。当在美国法庭诉讼中付出巨额的赔偿金和律师费时，当在被

337调查阻挡在美国市场之外时，中国企业家才深切感受到了美国知识产权制度所产生的力量。

这种情况在日本、台湾、韩国等地都已经先期经历过，在那里美国专利侵权诉讼已经被视为“显

学”，各个企业之间往往都是通过美国的知识产权制度来进行商业博弈。25

中国政府在加入世界经济共同舞台的过程中，经历了来自美国的知识产权方面的最大压力。

在美国知识产权诉讼战中得到惨痛教训的中国企业，才迅速学会重视知识产权，愿意巨额投入研

发，建立海外经营管理团队，招募知识产权专业人才，积累专利，支付以往认为是天价的律师等

知识产权中介服务费，等等。

这一切为什么只能因美国才能产生，对知识产权重视的动力为什么没有能够来自于中国本

身？

一位中国资深的科技创新人员曾经这样写道：

“中国今天缺钱吗？没有人会认为缺。不仅是因为中国自己本身就不缺，而且还可以利用全

球的热钱资源。今天几乎已经成为宏观经济领域最热的热词“流动性泛滥”已经充分表明中国现

在是钱多得都成了极大的、甚至是头号之一的问题；

中国今天缺科技人员吗？没有人会认为缺。中国人才已经多到大学生就业都困难、甚至比民

工都困难的地步；

25 周延鹏：《智慧财产的战略与战术》，商讯文化事业有限公司出版，2006年12月版，P199

·72·
 中国缺市场吗？中国市场还不足够大吗？没有人会认为如此。不仅中国自己的市场就足够巨

大，而且全球市场都已经在中国企业的视野；

中国缺手中有足够富余的钱做天使投资的群体吗？缺能够出资几亿、几十亿资金进行收购的

大企业吗？没有人会认为缺。买个别墅上亿的人随时可闻，一大批企业在向世界500强高歌猛进。

20年前年销售额100亿还是很多企业不敢奢望的梦想，但今天年销售额上千亿的比比皆是；

建立一个让中国人对创新“疯狂”的环境会很难吗？完全没有。中国在过去改革过程中还有

一大堆思想和意识形态的高难度课题去解决，而我们所说的创新机制连这些问题都没有。

中国成为世界科技的领导者已经是万事具备，只欠东风。只要让中国人对科技创新像对待房

地产和股票一样疯狂，中国想不成为世界科技领导者都困难。反过来，已经拥有如此优厚条件的

中国如果不能成为世界科技的领导者，唯一的解释只能是我们自己脑子太不开窍了。”26

中国社会的法律环境正在逐步完善，知识产权制度建设的步伐近年大大加快，政府执政理念

和科学化程度也在不断改进之中，这一切固然不可能一蹴而就，但如果能够找到合适的方向，是

可以大大加快这一进程的。

作为国家层面的知识产权管理部门，国家知识产权局承担着中国知识产权发展战略部署的重

大责任。通过对美国知识产权法律环境的研究，借鉴其知识产权制度，我们认为国知局未来的规

划发展工作可以考虑有如下的侧重：

1. 摆正政府自身位置，利用杠杆作用推进企业创新和IP专业服务

知识产权创造的主体是企业。国有研发机构是基础创新的重要力量。发现和培育企业知识产

权价值的是在专业IP服务机构支持下的投资人，而不是政府。企业的知识产权创造与应用，高质

量的专业IP服务，最终都必须通过市场调节的力量而成长壮大。社会资源的产生与配置最有效率

的长效机制，始终是市场。

政府作为宏观管理者所起的作用，在于前期的资源配置的引导，更主要的职责，是在市场秩

序维护、公共基础设施建设、公信服务等方面。无论是中央还是地方的知识产权管理部门，都应

将政府掌控的资源有效应用于支持企业和IP服务机构的发展。特别是在国知局特有的专利信息资

源上更应如此，不能形成服务的垄断。

中国上下现在已经认同创新的主体是企业这一理念，但同时有一种片面的理解，即应由政府

来激励企业的研发行为，更多地产生创新成果。于是就有了在全国迅速蔓延的各级政府对企业研

发活动和专利申请的各种资助政策，导致全国各地专利申请量等快速增长。这一过程在早期也许

26 汪涛：美国科技创新机制的真正秘密，http://blog.sina.com.cn/s/blog_4fc5407c01008c00.html，2009年4月1日访问。

·73·
是必要的，但也是一种非常初级、弊端多多的激励方式。

如前所述，创新的根本激励来自市场交易体现的商业利益。由于中国发展的特殊路径，当通

过市场产生激励这一周期过长成本过高时，政府前期可以通过可以投入一定的引导资金，缩短这

一周期，加速本地区的发展进程，降低总体社会成本。

政府宝贵的创新激励型资金不应由政府直接投入到企业或项目，也不能仅通过政府控制的投

资机构进行分配。价值发现的成功运行，需要有完善的竞争机制。政府有限的资金应通过竞争性

的选择投入市场化的投资机构中，帮助其成长壮大，再由它们去发现和投资创新型企业，由它们

独立承担投资风险。政府资金发挥的是杠杆作用，以小博大，以少带多，放大整个社会的创新价

值发现能力和支持能力。

除了激励资金的投入外，政府还可以利用税收等财政手段，催生和吸引社会资源向创新的产

业化聚集。促进全社会投资群体的快速成长。美国政府自1978年以来就两次大幅降低了个人资本

收益税，大大刺激了创业投资的发展。

一个能够持续有效率的创新激励体系应当是：政府以制度激励投资者，投资者发现并扶持企

业，企业进行创新。

2. 营造知识产权价值理念和文化氛围

中国经济发展到今日，已经产生相当规模的“经济剩余” 27，它的流向除了房地产、奢侈消

费、国外转移之外，需要寻找更加安全、更有希望产生高回报的领域。如果能够这其中能有更大

的比例直接流向创新领域，对一个国家的发展意义何其重大！

人们对知识产权价值实现最容易的理解就是收专利费。如果仅仅是如此，则它与通过生产产

品赚钱最多不过是量的区别，连辛苦程度都说不好谁多谁少，在中国更难与炒股票、炒房产的暴

利行业相比。中国的现实文化环境是，人们不愿意直接对智力劳动成果高额付费，专利费的收取

障碍重重，通过风险极大的科技创新仅为了收取专利费，事实上很难成为主流的商业模式。美国

高通这样的公司几乎是特例，模式鲜有人能复制。

而在美国，最常见的知识产权商业模式不是通过常规的收专利费获取最大价值，而是采取放

任市场侵权，等市场规模已经达到相当大的程度时，通过对侵权企业的狙击型诉讼，使其不仅付

出应当付的专利费，而且加倍付出赔偿。在知识产权纠纷中，一旦侵权成立，判罚的金额以中国

的标准来看实在是大得惊人，当然其承受者只可能是付得起高昂的赔偿资金的大企业。当创新型

的中小企业在知识产权法律诉讼获得高额赔偿，当其被大企业收购一下子获取上亿、十几亿、几

27 晏智杰：《经济剩余论》，北京大学出版社，2009年1月，P3

·74·
十亿的收获时，就会产生一种强烈的示范效应，使美国全社会的成员对创新活动充满高度热情，

形成强大的创新文化。

正是由于中国知识产权制度在权利有效保护上的缺失，使得知识产权价值提升无法真正实

现，造成的后果是，国民的富余资金宁愿投向房地产或者证券市场上的企业股票，而不愿意以

“天使投资”的形式直接投入创新企业，这就使得随后的风险投资及创业板市场的发展，缺乏基

础的优质土壤。

对侵犯权利的行为予以惩罚，全社会的创造性才会被激发起来，如同当年农民的生产积极性

被调动起来一样。在知识经济时代，对权利的界定与保护提出了全新的要求，如果没有完善的制

度支持，社会的秩序和创新发展的良性循环就难以形成。

中国发展至今日，越来越多的以往惯于“搭便车”的企业已经开始呼吁更有效的权利保护。

但这样的置疑声音也一直不断：从全社会的利益平衡角度，我们已经发展到这个阶段了吗？

中国是一个幅员辽阔发展极不均衡的大国，如果不进行适当的分类，任何一言以概之的结论

都难以成立。在这个问题上，对于相对较发达地区，如珠三角、长三角、京津等地区，上述回答

应该是肯定的。即便是在这些地区，被侵权者求助无门处理低效的现象仍普遍存在，越来越多的

知识产权权利人对救济的力度不足表示了不满，他们希望在取证、禁令、处罚金额、恶意侵权行

为等领域加大对权利人的保护，提高侵权成本。

知识产权价值文化的建立，不得不通过加大对侵权行为的惩罚体现出来，这也是别无选择的

现实作法。只有当权利人和投资者对权利的有效保护建立起足够的信心，创新活动及随之而来的

产业化市场化，才能快速地积累社会的知识财富，形成全新的价值文化理念。

3. 推进制度建设，提升知识产权价值，促进价值实现

对知识产权事业发展影响最大的是知识产权制度建设，它包括了各层级的立法和政府相关政

策的制定。

知识产权制度不应当是孤立的制度。在中国的现行体制下，行政分块管理，部门挟权自重的

现象较为普遍。如科技创新就理所当然被认为应归口科技部门负责。而事实上，知识产权与众多

行政管理部门有密切关系。

从国家战略的角度，知识产权必须深入渗透到其它制度建设中去。国知局尤其需要对相关

的部门制度建设施加横向影响，如司法、商务、科技、财政、税务、工商、海关、银行证券等部

门，以专业的优势弥补行政话语权的弱势。

中国的知识产权制度设计通常较多关注于法律权利的保护和政策性激励。借鉴美国的经验，

知识产权的价值只有通过风险投资与资本市场这一体系才能有效实现，应该高度关注以创业板为

·75·
代表的创新体系的建设，在创业板制度设计中，逐步增加对创新要件和知识产权要件，在不同层

级的操作规程予以明确规定。

知识产权制度不仅体现在法律体系，更涉及到国家的各项行政管理。中国的情况与美国既

有相似之处，更有明显的差别。如果说中国的专利局等部门与美国的专利商标局处于同一层级的

话，中国的国家知识产权局则是一个更高层级的行政管理机构，它的作用必须要通过全方位的国

家战略与政策中体现出来，在知识产权制度的尽快完善中体现出来，当然，更是从全社会知识财

富的创造活动中体现出来。

以人为镜，以史为镜，将有助于这一过程的加速进行。从这个意义上说，对美国的知识产权

法律环境进行研究，还将会是一项长期的工作，需要持续不断地进行。

附录一 企业知识产权海外维权指引

第一条【宗旨】 为落实深圳市政府“走出去”战略，加强对企业知识产权的保护与管理，

维护企业在开拓海外市场进程中的合法权益，制定本指引。

第二条【定义】 本指引中下列特定用语的解释：

（一）企业，是指开拓海外市场的企业；

（二）对方，是指在海外向企业发出律师函或在事先无任何预告的情况下直接起诉企业的主

体；

（三）律师函，是指对方向企业发出的律师函、权利主张声明等带有警告性质的函件；

（四）知识产权海外维权（以下简称“维权”），是指企业在海外被控侵犯他人知识产权从

而围绕该纠纷进行的一系列活动。

第三条【保存材料】 企业收到对方发出的律师函或被直接起诉后，应妥善保存与所涉分歧

相关的产品手册、电子文档、内部邮件等原始材料。

企业应注意保存律师函、与对方往来的信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子交换

数据和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的材料。

第四条【沟通调解】 企业应积极与对方或对方的中国代理商、分销商、位于中国的关联公

司等机构就分歧进行沟通，了解对方行为出发点和目的。

企业可考虑引入客户、政府有关部门、行业协会等第三方进行调解、斡旋。

沟通前，企业可先征询专业人士的意见和建议，以保证相关问题答复的准确性。

第五条【资源利用】 企业在维权中可充分利用深圳市已有的，包括政府部门、司法机关、

·76·
行业组织和中介机构等资源。

第六条【综合评估】 企业应对律师函所涉内容进行综合分析，并可收集包括附件1所列的

信息，据此判断有关风险，决策相应措施。

第七条【回复律师函】 企业综合评估后认为风险较小，则可礼貌回复律师函，表明尊重且

并未侵犯他人知识产权的立场；也可根据情况不予回复。

若发现对方存在欺诈、恶意竞争、诋毁商誉等情形，可向政府相关部门举报。

第八条【选任中介】 企业综合评估后认为风险较大，则可通过中国中介机构并参考附件2

尽快选任律师事务所等中介。

在与所有备选中介机构就可能存在的知识产权纠纷进行沟通之前，企业可与其逐一签署保密

协议。

第九条【应诉分析】 在沟通调解未达成一致时，若对方起诉企业，企业可决定是否应诉及

应诉策略，判断应诉后胜诉的几率等。

对方若未经预告而直接起诉企业，企业应按如前所述综合评估风险，尽快选任中介机构，进

行应诉分析。

第十条【组建应诉团队】 企业应组建应诉团队。一般而言，应诉团队应包含中国律师、案

件审理国律师、企业决策层、企业研发人员和企业知识产权法务人员等。

应诉团队内部应分工清晰、权限明确，力求各司其职、各尽其责。

第十一条【内部培训】 案件审理国律师、企业研发人员应分别就维权相关法律知识、所涉

产品的专业技术知识培训应诉团队其他成员，以便团队内部紧密配合寻找事实与法律上的突破。

第十二条【行业协会】 企业可以积极参加知识产权保护行业协会，促进企业知识产权资源

调动能力和运用能力。行业协会应给予会员企业必要的维权指导和资源引见，充分发挥其在行业

内的服务作用。

企业可与行业协会沟通维权情况，在涉及行业整体利益的维权中，企业可与相关主体联合应

诉，从而整合资源、分摊费用。

第十三条【临时禁止令】 若案件审理国有关部门应对方申请发布了临时禁止令，企业应及

时提交辩护声明以争取时间、避免出现临时禁止令所带来的严重后果。

企业应收集可以推翻临时禁止令的证据，并据此要求对方赔偿企业因此遭受的损失。

第十四条【证据收集】 企业决定应诉后，应诉团队应紧密合作，按照有关法律规定，多渠

道全面收集下列证据：

（一）企业知识产权权利证明材料；

·77·
 （二）企业相关产品研发记录等材料；

（三）证明企业相关产品所涉技术信息来源合法的材料；

（四）中立第三方出具的知识产权分析报告等；

（五）企业制定的尊重他人知识产权的规章制度；

（六）其他可以证明企业善意、企业有关产品并未侵权的材料。

第十五条【证据保全】 企业可同时收集对方涉嫌侵犯企业知识产权的证据。若发现对方有

侵权行为，应妥善保存相关证据材料；涉及容易删除、修改、销毁的证据材料的，可采用公证等

方式对前述证据进行保全。

第十六条【程序时间管理】 应诉团队应清晰列明并严格监控维权中的各程序时间。

企业应按照各程序时间要求向应诉团队提供相应材料。

第十七条【整体配合】 企业可积极与对方的竞争对手洽谈合资、并购、知识产权许可、知

识产权转让等合作事宜，同时注重与案件审理国媒体和危机公关公司的沟通，多方位出击寻求支

持。

企业可将案件情况、维权进展等向政府有关部门报告，请其提供职责范围内的帮助。

第十八条【合法使用抗辩权】 世界上绝大多数国家都有知识产权合法使用抗辩权等公众权

利救济制度，企业应根据案件审理国知识产权等法律法规的规定充分行使抗辩权。一般而言，企

业可援引的抗辩理由见附件3，但不仅限于附件3所列。

第十九条【提起反诉】 诉讼中，企业可依照案件审理国法律的规定就对方知识产权是否有

效等向案件审理国法院提起反请求等诉讼。

第二十条【在中国起诉】 若对方在中国有分支机构、代理商、分销商或其他诉讼连接点，

且可能存在知识产权侵权行为、不正当竞争行为或垄断行为等，企业可依据我国相关法律提起诉

讼。

第二十一条【和解谈判】 诉讼中，企业应综合分析事态发展决定是否与对方和解及和解谈

判策略等。

一般而言，在欧洲和北美等地的知识产权纠纷绝大多数以和解结案，企业应听取案件审理国

律师的意见，必要时加大和解谈判力度。

第二十二条【签署书面协议】 若双方就纠纷解决协商一致，此时应签署书面协议并向法院

申请结案。书面协议应包括以下条款：

（一）知识产权条款（包含知识产权许可、知识产权瑕疵担保、知识产权侵权赔偿和知识产

权责任等）；

·78·
 （二）纠纷解决对价及支付条款；

（三）保密条款；

（四）违约责任条款；

（五）争议解决条款；

（六）其他与纠纷解决有关且必须载入的条款。

第二十三条【提起上诉】 若双方未能达成和解，在法院做出判决后，企业应综合分析上诉

可能带来的结果、上诉费用、上诉胜算几率等，决定是否上诉及有关策略。

第二十四条【经验总结】 企业应将维权活动整理总结，以加强类似知识产权风险的预见

性，传承相关经验，提升企业竞争力。

第二十五条【知识产权布局】 企业应加快知识产权海外布局的步伐，重点在重要市场国、

目标市场国和竞争对手所在国等申请或获取相关知识产权，为商业竞争做好准备。

第二十六条【安全保密】 企业应建立严格的信息安全管理制度，保护企业信息资产和商业

安全。企业可采取下列措施：

（一）在劳动合同和离职承诺中，约定保密条款和竞业限制条款等；

（二）在企业内部设立门禁、权限管理等制度；

（三）对研发文档和材料设立严格的记录和妥善保存制度，有关文档应有研发人员的亲笔签

名和日期、地点等；

（四）制定员工使用软件、发送邮件、拷贝数据材料、打印文档等方面的规章制度；

（五）制定企业对外合作、对外交流、出差、接受培训等方面的管理制度；

（六）其他涉及企业信息安全管理制度方面的措施。

企业可同时建立员工诚信档案，以切实提高员工保护企业信息安全的职业素养。

第二十七条【信息反馈】企业应积极向政府部门反馈海外维权中的经验与教训，以便政府部

门制定有关规章及配套政策，不断完善适合企业发展的法治环境。

企业可积极与行业协会沟通维权情况，便于行业协会就相关问题开展宣传培训，提高企业解

决问题的能力。

第二十八条【新闻宣传】 企业应慎重宣传企业特定产品或全部产品的年产量、国际市场占

有率、国际市场优势地位等信息。

企业可加强对其知识产权工作的新闻报道力度，包括但不限于以下事项：

（一）企业内部就特定国家的知识产权法、反不正当竞争法、反垄断法等法律法规进行专题

培训；

·79·
 （二）企业与海外知识产权律师事务所进行合作；

（三）企业每年取得知识产权的数量；

（四）企业所做的其他有关知识产权的工作。

第二十九条【管理能力提升】 企业应建立并不断完善知识产权管理制度，重视知识产权战

略，提升知识产权检索分析能力、侵权判断能力和谈判能力等，在开拓国际市场中不断利用已建

立的知识产权制度有效化解风险，保护自身权益。

·80·
 附件1. 风险评判表

1
序号 信息点 定性判断
2
1 对方是否位于市场经济国家 是，则风险相对高

2 对方与企业是否属同行业竞争对手 是，则风险相对高

3 对方的经营规模是否较大 是，则风险相对高

4 对方近10年是否有过知识产权诉讼 是，则风险相对高

5 企业的经营规模是否较大 是，则风险相对高

6 企业的发展速度与国际化进程是否明显 是，则风险相对高

7 企业的国际市场销售额是否呈上升趋势 是，则风险相对高

8 企业的国际市场区域是否逐渐扩大 是，则风险相对高

9 企业所涉产品的国际市场销售额是否呈上升趋势 是，则风险相对高

10 企业所涉产品的国际市场占有率是否较大 是，则风险相对高

11 企业所涉产品是否采用国际标准 是，则风险相对高

12 企业所涉产品采用有关国际标准是否获得许可 否，则风险相对高

13 对方涉案知识产权与企业所涉产品采用的标准相关性是否较高 是，则风险相对高

14 企业在案件审理国是否已申请或获取有关知识产权 否，则风险相对高

15 对方是否有产品销售 否，则风险相对高
3
16 案件审理国是否为市场容量较大的国家或地区 是，则风险相对高

17 案件审理国是否为企业的重点市场国 是，则风险相对高

18 双方是否存在协议或其他合作关系 是，则风险相对低

19 企业是否有可与对方交叉许可的知识产权 是，则风险相对低

20 案件审理国是否为市场较封闭的国家或地区 是，则风险相对低
4
21 案件审理国是否为美国出口管制国家 是，则风险相对低

22 对方知识产权诉讼惯用手段和案件分析 列出，供应诉团队参考

23 对方在中国是否有分支机构或关联公司等 列出，供应诉团队参考

24 企业已有的知识产权状况 列出，供应诉团队参考

25 企业所涉产品的知识产权保护状况 列出，供应诉团队参考

26 对方涉案知识产权的有效性判断与综合分析 列出，供应诉团队参考

1 因企业实际情况、知识产权纠纷类型、案件审理国等均不同，本表给出了风险评判的定性标准而非定量判断。如表中“较大”、
“较高”、“相对高”、“相对低”等均为定性化概念，企业应根据实际情况做出判断。
2 市场经济国家判断标准参见联合国有关统计数据，网址为：http://www.un.org/。
3 市场容量判断标准参见联合国发布的GDP数据，网址为：http://www.un.org/。
4 世界上绝大多数国家均设立了出口管理制度，通常认为美国的出口管制规定最为严格，欧盟次之。若案件审理国为美国出口管制
国家（如伊朗），从市场角度考虑，可认为风险较低。美国出口管制规定具体参见https://bxa.ntis.gov/。

·81·
 附件2、中介资源选任表

序号 信息点 定性判断

1 律师所学理科专业是否与企业相同或类似 是，则对企业更有利

2 律师是否有法律专业学习背景 是，则对企业更有利

3 律师是否有与企业相关领域的知识产权纠纷处理经验 是，则对企业更有利

4 律师处理过的案件中胜诉的比例 越高，则对企业更有利

5 律师通常办案领域及关注方向是否与维权类型一致 是，则对企业更有利

6 律师有否公司法律顾问的工作经验 是，则对企业更有利

7 中国律师是否有案件审理国客户 是，则对企业更有利

8 案件审理国律师是否有中国客户 是，则对企业更有利

9 律师服务过的客户的经营规模 越大，则对企业更有利

10 律师的执业时间 越长，则对企业更有利

11 律师是否担任过法官、法官助理、仲裁员、专利审查员、有关行政部门的律师等 是，则对企业更有利

12 律师是否有知识产权审计、知识产权监控、知识产权许可、制定公司知识产权策略等经验 是，则对企业更有利

13 律师收费是否合理 列出，供应诉团队参考

14 中国律师是否掌握案件审理国语言 列出，供应诉团队参考

15 案件审理国律师是否掌握汉语 列出，供应诉团队参考

16 案件审理国律师有无中国律师执业资格 列出，供应诉团队参考

17 中国律师有无案件审理国律师执业资格 列出，供应诉团队参考

18 律师是否为兼职教授或有知识产权执教背景 列出，供应诉团队参考

19 律师是否编写或参与编写有关知识产权法及相关诉讼方面的文章或专著 列出，供应诉团队参考

20 律师以往代理的知识产权案件量 列出，供应诉团队参考

21 律师事务所注册地及主要业务地域 列出，供应诉团队参考

22 律师事务所的人员规模 列出，供应诉团队参考

23 律师事务所在案件审理国的综合排名 列出，供应诉团队参考

24 律师事务所中企业所在行业的专职律师数量 列出，供应诉团队参考

25 律师事务所服务的客户的经营规模 列出，供应诉团队参考

26 律师事务所是否专门从事知识产权服务 列出，供应诉团队参考

1 因企业实际情况、维权时间、中介资源业务量等均不同，本表给出了中介资源选任的定性标准而非定量判断。如表中“越大”、
“越高”、“更有利”等均为定性化概念，企业应根据实际情况做出判断。企业可在http://lawyers.martindale.com/marhub/查阅美国
律师和美国律师事务所的代理资质、简历、联系方式等。
2 可参见《知识产权管理》杂志举办的全球知识产权律师事务所调查，网址为http://www.managingip.com/。

·82·
 1
附件3、抗辩理由表

1、法定抗辩理由
备注
序号 抗辩理由

1 对方诉讼主体资格抗辩
企业应据案件审理国程序法规定行使此两项抗辩权
2 对方的请求超过诉讼时效期限抗辩

3 对方权利用尽抗辩

4 企业先用权抗辩 企业应据案件审理国知识产权法规定

5 企业临时过境抗辩 行使此四项依法使用抗辩权
6 科研目的抗辩

7 企业不侵权抗辩 企业应据案件审理国侵权行为法规定行使此项抗辩权

8 对方专利等知识产权无效抗辩

9 对方所涉知识产权系公知技术抗辩
企业应据案件审理国知识产权
10 双方存在知识产权协议或其他协议抗辩
法律原理原则等行使此五项抗辩权
11 禁止反悔原则抗辩

12 对方默示许可企业使用有关知识产权

2、表面上构成侵权但可摆脱对方指控的抗辩理由

序号 抗辩理由 备注

1 对方专利等知识产权保护范围不清楚抗辩

2 对方证据不可信抗辩 企业行使此六项抗辩权的前提
3 对方发明实际范围差异抗辩
是对方的侵权指控满足通常所
4 对方违反充分公开原则抗辩

5 对方违反专利申请中的其他法律或事实问题抗辩 言的知识产权全面覆盖原则

6 对方专利等知识产权撰写失误责任抗辩

企业行使此项抗辩权的前提是
7 对方的专利已公开但没要求保护的技术方案已经进入公有领域，不能再要求保护 确证对方知识产权存在未要求
保护的情况

8 等同原则的主张不能适用到完全删除权利要求中的相关特征的程度 企业行使此两项抗辩权的前提
是对方的侵权指控满足通常所
9 等同原则的主张不能适用到与权利要求中的相关结构明显不同或功能特征恰好相反的程度 言的知识产权等同原则

1 本表较多的适用于专利权侵权方面抗辩，企业可结合实际情况使用。

·83·
 3、表面上构成侵权且无法摆脱指控，但可不交纳或部分缴纳专利费的抗辩理由

序号 抗辩理由 备注

1 对方用明知已经丧失新颖性的技术申请专利，后通过诉讼打击商业竞争对手
企业可结合案件审理国反不正
2 对方通过故意隐瞒事实等欺诈手段来取得专利
当竞争法、反垄断法的规定行
3 对方通过省略关键技术等内容取得专利 使此六项抗辩权；同时，企业
4 对方通过错误解释权利要求等不正当方式取得专利 还可从对方的主张损害公共利
益、严重违反诚实信用原则等
5 专利申请人故意不公开最接近的现有技术，以提高取得专利权的可能性
角度出发进行抗辩
6 专利申请人故意不公开最佳的实施例，以向竞争者隐瞒发明的精华内容

企业可举证对方无实施有关知
7 案件审理国不存在使用该知识产权的产业
识产权的显著投资等行为

企业可利用法院比对时间
8 企业所涉产品与对方专利比对是否正确
收集证据等

企业应使法院注意到企业产品
9 企业所涉产品与对方要求保护的专利并不等同
并未使用专利的全部技术要素

尤其适用于对方为企业的同
10 对方违背反垄断法，滥用知识产权
行业竞争对手

企业应重点收集对方专利实施
11 对方试图在专利授权范围以外实施专利等
的时间和具体实施对象

企业可将许可条件与费用支付
12 有关知识产权费用缴纳比例与许可条款是否合理
等重要条款交由法院裁判

企业可重点收集对方明知或应
知其涉案知识产权早已被人使
13 对方行为已构成知识产权懈怠
用、对方待该行业市场占有率
提高后再通过诉讼获利的证据

·84·
 附录二 知识产权许可操作指引

第一章 总则

第一条【宗旨】为促进知识产权的有效运用，提高知识产权收益能力，减少、降低在知识产

权许可活动中的经济与法律风险，根据国家有关法律、法规，结合深圳实际，制定本指引。

第二条【使用参考】本指引供个人、企业、高校、科研院所等公民、法人及其他组织参与知

识产权许可活动时参考使用。

第三条【定义】本指引中下列特定用语的解释：

（一）知识产权许可，是指许可方将所涉知识产权授予被许可方按照约定使用的活动，简称

许可；

（二）许可方，是指有权授予被许可方按照约定使用所涉知识产权的权利人；

（三）被许可方，是指与对方协商或已经获得许可使用所涉知识产权的主体；

（四）分许可，是指被许可方在一定条件下以自己的名义许可第三方使用所涉知识产权的活

动；

（五）交叉许可，是指两个或两个以上的知识产权权利人在一定条件下将各自的知识产权授

予对方使用的活动。

第四条【分类】许可一般有如下类型：

（一）独占许可，即除被许可方可以按照约定独占的使用有关知识产权外，包括知识产权权

利人在内的任何第三方均不能使用该知识产权的活动；

（二）排他许可，即除许可方和被许可方可以按照约定使用有关知识产权外，任何第三方均

不能使用该知识产权的活动；

（三）普通许可，即被许可方按照约定使用有关知识产权，许可方仍可以许可第三方使用该

知识产权的活动。

第五条【法律适用】专利强制许可、专利实施许可合同备案、商标使用许可合同备案、特许

经营合同等国家法律法规有强制性规定的，适用有关规定。

第二章 一般性指引

第六条【商业利益原则】进行许可谈判的，欲接受许可的主体尤其应当明确自身的商业利

益、商业地位和商业目的，从而在许可过程中抓住重点，实现收益最大化。

第七条【保密原则】与对方沟通许可事宜前，应当签署书面的相互保密协议。

·85·
 企业、科研院所等进行专利权许可、软件许可的，尤其应当注意审核相互保密协议中的保密

信息范畴、保密义务内容、保密期限等条款。

第八条【资质审查】与许可方谈判前，应当核实所涉知识产权的权属，审查许可方的资质和

履约能力，评估所涉知识产权的价值。

第九条【组建团队】进行谈判的，一般应当在谈判前组建谈判团队。

一般而言，谈判团队中应当有技术人员、知识产权法务人员和商务决策人员。

第十条【材料准备】谈判团队应于谈判前收集、熟悉与本次许可相关的资料，明确自身的优

势和劣势，构思谈判中可能用到的扬长避短的方法。

第十一条【书面形式】知识产权许可应通过双方签署书面合同进行。

第十二条【提供合同文本】实践中，供双方谈判的许可合同文本一般均由许可方提供，知识

产权权利人应有意识的提高合同撰写能力，拟制高质量的合同文本。

知识产权法务能力较强的被许可方可以首先争取采用自己的合同文本作为谈判基础。

第十三条【制定策略】双方商定合同谈判文本后，谈判团队应当尽快确定双方的分歧点，制

定解决分歧的策略，设计确定最优方案、次优方案和底限方案。

第十四条【竞争原则】被许可方接受许可时可考虑采用竞争性谈判等策略，有意识的通过引

入许可方的竞争对手等方法施压于许可方，力争以更少的成本达到既定目的。

第十五条【记录保存原则】双方应妥善保存往来的会议纪要、信件和数据电文（包括电报、

电传、传真、电子交换数据和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的材料。

重要的许可，每次谈判时都应有会议纪要并应于该次谈判结束时由双方到场人员签字确认。

第十六条【规划谈判程序】实践中，双方通常先进行技术谈判，然后进行知识产权法务和商

务谈判。

被许可方应结合既定策略详细规划谈判步骤、应对理由、妥协程序等。

第十七条【技术谈判】技术谈判是决定许可范围、产品销售地域、许可费率乃至本次许可能

否达到商业目的的基础。

重要许可的技术谈判，被许可方应当指派既熟悉知识产权又精通技术的人员进行。

第十八条【知识产权谈判】许可合同文本中应当重点研究的知识产权内容如下：

（一）定义条款；

（二）知识产权许可条款；

（三）保密条款；

（四）知识产权瑕疵担保条款；

·86·
 （五）知识产权归属条款；

（六）知识产权侵权责任条款；

（七）争议解决条款。

第十九条【定义条款】定义条款是界定许可合同中特定用语涵义的条款，常为合同第一条。

一般而言，定义条款中应当研究许可知识产权、许可产品、许可地域等内容。

被许可方可以就有关定义是否满足研发、销售范围、风险防御等需求对有关定义提出具体修

改意见。

第二十条【知识产权许可条款】许可方均在知识产权许可条款中明确其授予被许可方何种权

利及利益。

一般而言，许可方授予的非独占、非排他、特定期限、特定地域的普通许可可以满足被许可

方的需求。若实际情况特殊，被许可方应当提出相应主张。

许可方在此条款还会列出限制行为，如禁止删除或修改许可方知识产权标记、禁止反向工

程、禁止将所涉知识产权单独销售等，被许可方可根据实际情况做出判断。

第二十一条【保密条款】对于重要的许可，可在合同中约定下列保密内容：

（一）双方已经签署的相互保密协议适用于本次许可；

（二）双方在讨论、订立及履行本合同中的有关事宜、本合同的内容、本合同的存在均应视

为保密信息加以严格保密；

（三）未经对方事先书面同意，任何一方不得发布新闻会议、在自身网站进行相关报道或者

宣称对方为自己的客户等；

（四）其他根据本次许可应当明确约定的保密事项。

第二十二条【知识产权瑕疵担保条款】被许可方应当要求许可方承诺，在许可方明知或应知

的情况下，其授予许可的知识产权不侵犯特定地域范围内的第三方知识产权，否则，责任由许可

方承担。

为进一步明确责任，被许可方还应与许可方订立更为明确、细致的责任条款。

第二十三条【知识产权归属条款】许可方通常会明示其授予许可的知识产权均归许可方及其

权利人所有，并不因此次许可而发生任何变更。

对于某些许可，被许可方需要进行技术修改、改进的，被许可方可以争取这部分技术方案的

知识产权归自己所有。

第二十四条【知识产权侵权责任条款】根据许可费支付情况和商业惯例，被许可方可以要求

许可方承担由于其提供的知识产权瑕疵而导致的一切侵权责任。

·87·
 双方应当根据商务地位和实际情况就知识产权责任是否有限额及上限是多少进行谈判。

许可方一般会列出其免责的情形，如其不对间接损失、机会损失等承担责任。

第二十五条【争议解决条款】双方应当明确约定许可合同适用哪国法律，一般而言，应当选

择最有利于自己的国家法律。选择适用法律时，应当注意合同的内容与法律的规定是否相配，在

发生争议时法律的运用、解释与案例等是否有利。

双方应当同时明确有关本合同的争议由何机构进行管辖。

国内纠纷的，从地点上考虑，可以选择在中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会或深圳仲裁

委员会仲裁。

涉外纠纷的，出于对费用、效率、语言等因素的考虑，许可方或被许可方可以选择在中国国

际经济贸易仲裁委员会华南分会或深圳仲裁委员会仲裁；若无法说服对方，许可方或被许可方可

以选择在香港国际仲裁中心或新加坡国际仲裁中心等机构进行仲裁。

第二十六条【商务谈判】许可合同文本中应当重点协商的商务内容如下：

（一）交付条款；

（二）许可费及支付条款；

（三）销售报告与预测条款；

（四）知识产权审计条款。

第二十七条【交付条款】双方应对有关知识产权的交付时间、交付内容、交付形式和交付费

用等做出全面明确的约定。

第二十八条【许可费及支付条款】实践中，大部分被许可方都是需要支付许可使用费的。一

般而言，许可费用应当是阶梯式收取且有上限，被许可方应尽可能通过有效谈判降低许可费用。

涉外知识产权许可，因被许可方还需报外汇部门和税务部门审批款项，合同中应约定足够的

付款时间，以免违约。

第二十九条【销售报告与预测条款】一般而言，约定被许可方按季度提供销售报告较为合

理。

双方应当根据实际情况协商季度报告必须记载的事项，实践中，被许可方通常会报告销售数

量和应付费用两项。

因备货、运输等原因，许可方有时会要求被许可方提前预测下季度销售情况，被许可方应根

据实际情况判断，如若同意，则应当明确约定该种预测报告仅供参考，并无法律约束力。

第三十条【知识产权审计条款】实践中，被许可方应当同意许可方聘请独立第三方的会计师

事务所审计被许可方。

·88·
 根据惯例，此种审计一年不得超过一次，每次审计时应提前三十日书面通知被许可方。

双方应当根据实际情况协商审计结果与销售报告之间出现微小误差、明显漏报、故意瞒报等

情况的处理办法。

第三十一条【合同的生效】实践中，双方常约定各自授权代表签字并盖章后许可合同生效。

重要的合同，双方授权代表应当对合同文本进行页签。

第三十二条【签署补充协议】许可合同履行过程中，若出现双方未考虑到或未约定的事宜，

此时双方应当签署书面协议，作为对本次许可合同的有效补充。

第三十三条【合同终止】在许可期限届满或出现其他约定合同终止的事由后，许可合同终

止。

在许可合同终止后，被许可方应当约定其有权销售集成了许可方知识产权的库存产品。

第三章 专利权许可指引

第三十四条【许可方式】专利权的性质和特征等因素决定专利权许可一般通过被许可方将有

关技术方案集成到产品中并销售有关产品的方式进行，许可方一般会向被许可方收取许可费。

第三十五条【定义条款】被许可方对专利权许可合同文本应当重点审核如下内容:

（一）标准。基本专利权的许可会涉及此定义，主要用于明确所许可的专利权与哪些标准相

关。被许可方应当审核其产品所使用的标准是否列入其中；

（二）许可专利权。即许可方许可给被许可方使用的专利权的范围，可在附件中列举或约定

为“符合某项标准的专利权”；

（三）许可产品。较常见的定义为被许可方使用了许可专利权的产品；

（四）销售额。即许可产品销售收入；

（五）净销价。即销售额减去成本等抵扣项后的许可费计算基础。

此五个定义为层层递进的关系，每一个定义的细微变化均会引起其他定义范围的变化，双方

应尤其注意。

第三十六条【使用主体】被许可方应当根据实际情况确定使用主体的范围，必要时应当约定

自己的关联公司等也有权使用该许可专利权。

第三十七条【专利权许可条款】被许可方应当约定其对许可专利权享有制造、使用、许诺销

售、销售、进口等权利。

被许可方应当根据自身销售渠道等实际情况判断是否需要获得分许可权利。

第三十八条【技术支持条款】因涉及有关技术方案的修改、改进、移植、嵌入等因素，双方

·89·
应当就许可方提供技术支持的响应时间、支持方式、支持费用等做出约定。

第三十九条【专利权瑕疵担保条款】许可方通常会明示其不承担由于被许可方自身修改等行

为、被许可方将所涉知识产权与其他技术方案结合使用、被许可方不使用或拒绝使用许可方提供

的升级技术等情况而造成的知识产权瑕疵责任。

第四十条【专利权侵权责任条款】许可方承担侵权赔偿责任时，被许可方还应要求其对所授

予的知识产权进行改进、更换等以使被许可方可以继续使用有关技术方案。

较为强势的被许可方还可要求，若许可方通过前述活动仍不能使被许可方合法使用有关技术

方案，则许可方应当退回已支付的全部许可费用。

第四十一条【豁免条款】合同中应当约定许可方豁免被许可方及其客户在本合同签署前使用

许可专利权而产生的责任。

第四十二条【专利交叉许可】交叉许可中，双方应当考虑中国销售地域、使用地域等因素，

并据此谈判有关许可费用。

第四章 著作权许可指引

第四十三条【著作权许可】著作权形式的多样决定了实践中软件、文字作品、音乐作品、图

片作品等许可的出现。

著作权许可中较为复杂的是软件许可。

第四十四条【定义】常见的软件许可的类型一般为：

（一）试用许可，即以测试技术性能等为目的，许可方授予被许可方在特定期限内使用其软

件的活动，如试用杀毒软件；

（二）自用许可，即以家庭或商务办公使用为目的，许可方授予被许可方使用其软件的活

动，许可方一般不提供源代码，如使用WINDOWS系统；

（三）外发许可，即以销售集成了许可方软件的被许可方产品为目的，许可方授予被许可方

使用其软件的活动；

根据被许可方是否修改或改进所涉软件，可将外发许可分为集成外发许可（如终端设备供应

商适当修改有关软件的源代码以便技术适配集成）和转售外发许可（如计算机硬件供应商在中国

销售产品时应预装某些正版软件）。

第四十五条【许可概述】软件试用许可和软件自用许可相对简单。除本章所述外，软件集成

外发许可可以参考专利权许可进行。

第四十六条【验收与技术支持】验收是保证软件质量的重要手段，被许可方对于非通用成熟

·90·
的软件应当在合同中明确约定验收标准和验收方法。

双方还应当约定许可方提供技术支持的方式、方法、费用、响应时间及技术问题不能解决的

处理办法等。

第四十七条【源代码保管】涉及提供源代码的软件许可，双方应当约定如何对源代码进行保

存保管，被许可方应谨慎合理的使用有关源代码并尽到保密义务。

第四十八条【试用许可】在软件试用许可中，被许可方应当关注许可期限、使用方式（如是

否允许修改）等是否满足需求。

第四十九条【自用许可】在软件自用许可中，许可方一般都提供格式条款，被许可方可以关

注使用方式等条款（如为单机许可还是浮动许可）。

第五十条【点击许可】企业在发放软件许可时，一般会根据实际情况提供电子版本的点击许

可条款供相对方选择或者提供纸件的许可证供相对方审阅。

第五十一条【集体组织】音乐作品、文字作品等权利人应当注重与著作权集体组织的沟通联

系，并可通过著作权集体组织行使许可等权利。

第五章 商标权许可指引

第五十二条【许可方式】注册商标的内容是经过审查后核准注册的，这决定了被许可方只能

严格按照核准内容在约定的范围内行使有关权利，被许可方一般不得擅自修改所涉商标。

第五十三条【合同条款】商标权许可合同应当包括如下内容：

（一）许可使用的商标及其注册证号；

（二）许可使用的产品范围；

（三）许可使用期限；

（四）许可使用商标的标识提供方式；

（五）许可方对被许可方使用其注册商标的产品质量进行监督的条款；

（六）在使用许可方注册商标的产品上标注被许可方的名称和产品产地的条款。

第五十四条【提供商标】许可方应当提供可供被许可方下载商标样式的网址或者在附件中列

明所涉商标样式供被许可方按照约定使用。

第五十五条【商标权瑕疵担保】商标的直观性决定了被许可方应当要求许可方承诺使用了所

涉商标的被许可方产品不侵犯目标市场国的第三方商标权。

第五十六条【商标权侵权责任条款】北美、欧洲等地有严格的商标权海关边境保护措施，对

于某些具有特定时效性的产品，被许可方应当要求许可方担保有关产品不会因涉嫌商标侵权而被

·91·
查处扣押，若有关产品被采取相应强制措施，许可方应当赔偿被许可方由此造成的一切损失。

第五十七条【产品质量保证条款】被许可方应当保证使用所涉商标的产品质量。许可方应当

监督使用了所涉商标的被许可方有关产品的质量。

OEM、ODM等模式中，许可方尤其应当通过一系列措施控制被许可方所涉产品的质量。

第五十八条【销售国法律遵从】被许可方应当遵从销售市场国家关于商标标识和标注等方面

的法律强制性要求，被许可方应当核查合同内容是否符合销售市场国家的法律要求。

第六章 附则

第五十九条【其他知识产权许可】集成电路布图设计、商业秘密等知识产权许可参照本指引

进行。

附录三 企业知识产权海外维权案例选

一、思科诉华为案

1．思科诉华为侵权案进展回顾：
◆ 2003年1月24日，思科对华为公司及华为美国分公司提出起诉，指控华为非法复制其操作

软件。

◆ 2003年1月25日，华为公司回应，一贯尊重他人知识产权，并注重保护自己的知识产权。

◆ 2003年2月08日，华为宣布从美国市场撤下遭思科起诉的涉嫌侵权的产品。

◆ 2003年3月14日，思科拒绝美国联邦调查局插手对华为公司进行进一步刑事调查。

◆ 2003年3月18日，华为一名前雇员声称华为所生产的软件和思科的产品甚至连瑕疵处都一

样。

◆ 2003年3月18日，华为否认剽窃思科系统的知识产权，并指控思科为垄断而诋毁华为公司

的形象。

◆ 2003年3月20日，3Com公司和华为成立合资公司，声称华为没有侵权行为，以挑战思科公

司。

◆ 2003年3月26日，思科坚持要求美国地方法院下令禁售华为产品。

◆ 2003年3月26日，思科华为二次交锋，华为提及VRP中可能包含了思科的一些代码。

·92·
 ◆ 2003年4月14日，华为回应思科指责，声称早已采取有效步骤从美国市场上撤回了那些产

品。

◆ 2003年6月07日，美国德州法院发布初步禁止令，判决华为停止使用思科提出的有争议的

一些路由器软件源代码、操作界面以及在线帮助文件。

◆ 2003年6月11日，3Com要求判决与华为合资生产的产品没有侵权。

◆ 2003年10月2日，思科暂时中止其针对华为公司的版权诉讼。双方已经达成初步协议。

◆ 2004年4月06日，思科系统公司将对华为的诉讼延期。思科和华为的律师在3月31日提出申

请，要求法庭将审讯压后六个月。

◆ 2004年7月28日，思科与华为最终达成和解，法院终止思科对华为的诉讼，全部解决了该

起专利争，官司尘埃落定。

关注此被业界称为“中国知识产权第一案”的和解结果的人士都可以看出，双方对于和解背

后的约定只字不提。华为和思科之所以出言谨慎显然都受到了来自双方保密协议的约束，恰恰是

这份保密协议使得两家公司协商、谈判进而达成和解的整个过程成了一个迷，也使得第三方对于

这场以知识产权名义开始的官司无法判断任何一方的功过是非和孰胜谁败，不过抛开一切实质性

的判决条文不谈，仅从一年前媒体铺天盖地的报道思科高调状告华为的气势，如今却悄然偃旗息

鼓而言，至少华为已经聪明的利用各种方法和手段化解了这场来势凶猛的官司，成功的回避了竞

争对手的指责，从而使得无论是合作伙伴还是客户均不用为之受累。从这个意义上看，或许可以

说华为笑到了最后。

1．2案件意义

◆思科之意不在打，而在于遏制和牵制。思科之于华为和美国之于中国，个中的逻辑如出一

辙。只不过思科递交的是一纸诉状，美国经常搬出来的经常是长篇大论式的国会报告。进攻是手

段，佯攻是筹码，现在的思科需要这样的筹码。

◆ 思科与华为的较量具有相当程度的普遍性，开放环境下的全球化商业竞争以及中美、中

外利益板块之间的碰撞将是一场旷日持久、愈演愈烈的商业战争和利益博奕。中国缺乏全球化时

代商业竞争所必须具备的多元化的博弈力量，也缺乏国际化商业博弈所必须的政策工具、司法工

具、资本工具、机构工具。

◆ 知识产权是全球范围内经济利益的另一种分配体系。我们需要极端民族主义作为尖锐的

话语锋芒指向对手，以此作为我们的竞争砝码和利益较量的筹码，但是极端民族主义只不过是敏

感、自卑、虚弱与狂妄的混合物。

◆知识产权问题一直是横亘在发达国家发展中国家之间的一道数字鸿沟、利益鸿沟。发达国

·93·
家竭力巩固和扩大自身在全球商业价值链上游的领导地位和高额利润率。但是对于广大发展中国

家而言，两个凡是理论指导下的过度保护并非明智之举。

◆ 必须从原则上明确，类似的知识产权不应该受到大力保护：标准存在强烈垄断特征的、可

能危害到信息安全的、带有强烈暴利色彩的、同质化色彩明显不属于前沿创新技术的、对产业开

放合作及用户共享应用不太有利的。

二、美国SigmaTel诉珠海炬力案

SigmaTel是当时世界上最大的MP3芯片设计公司，在美国纳斯达克上市的中国珠海炬力则是

这一行业的后起之秀，此前双方在市场上的正面竞争日趋激烈。作为全球MP3芯片霸主的SigmaTel

在2003年曾经占据全球市场的70%以上，但是其市场份额此后不断遭到炬力蚕食，尤其在4美元以

下的低端产品市场，炬力已经获得了垄断地位。2005年底，两家公司的出货量已经接近持平。

2006年4月，SigmaTel公布其第一季度收入为3300万美元，较去年同期下降67%，而炬力同期收入

达到3580万美元，同比增长4.4%。

2．1SigmaTel进攻
2005年1月4日，美国SigmaTel公司宣布在德州Austin的美国联邦法院向珠海炬力提起诉讼，

指控炬力侵犯了有关便携式MP3播放器用系统级芯片(SoC)控制器的数项专利。3月中旬，SigmaTel

公司又向美国国际贸易委员会（International Trade Commission，“ITC”）提起诉讼，状告炬

力对SigmaTel两项专利造成侵权，并要求禁止采用珠海炬力产品的商品出口到美国。

一年之后的2006年3月21日，ITC就SigmaTel起诉炬力的“337调查案”发出初步裁定通

知：炬力被纳入调查的几个数字芯片产品型号，都对涉案的两项专利构成侵权。ITC行政法官建议

颁发禁止进口令，珠海炬力落败美国337诉讼。ITC判决发布的当天，炬力股价下跌至8.11美元，

跌幅近13%。

2．2珠海炬力反击
1．珠海炬力在中国起诉SigmaTel公司专利侵权

2005年年底，珠海炬力向深圳市中级人民法院提起诉讼，指控SigmaTel公司的产品，包括

STMP3502、3503、3505、3506、3510和3520等等，侵犯了该公司拥有的一项数字音频处理技术专

利，要求SigmaTel立即停止侵权行为，包括停止进口、使用、销售、和制造侵权芯片及包含侵权

芯片的播放器并要求SigmaTel向炬力支付约1250万美元的赔偿金。

2．珠海炬力请求美国专利与商标局重新审核SigmaTel专利

2006年9月，美国国际贸易委员会就SigmaTel诉珠海炬力侵权案做出最终裁决，裁定珠

·94·
海炬力生产的数字音乐播放器系统芯片控制器侵犯了SigmaTel的两项专利——6,633,187和

6,366,522。珠海炬力在2006年11月已向美国专利与商标局提交申请，请求重新审核SigmaTel持有

的6,633,187和6,366,522两项专利。

3．珠海炬力向美国法院上诉 要求重审专利侵权案

2007年1月7日，珠海炬力正式宣布，该公司已于2007年1月4日向美国联邦巡回上诉法院提交

上诉书，请求重新审核美国国际贸易委员会于2006年9月15日做出的一项裁决。

2．3双方宣布全面和解
经过双方不懈的谈判磋商，2007年6月21日，珠海炬力宣布其已与SigmaTel达成全面和解协

议。根据协议，双方将撤销针对彼此及彼此客户的全部诉讼，并且达成共识，在未来三年之内，

双方也不会因可能出现的第三方专利或其它法律行为，而再次提请诉讼。

三、燕加隆成功胜诉美国337调查案

3.1事件进展回顾
◆ Unilin国际集团公司属下两家企业UnilinBeheer、UnilinFlooring和Floor

ingIndustries公司，指控进口至美国、为进口和进口后在美国进行销售的强化木地板侵犯了其拥

有和被许可使用的专利主张，要求ITC对侵权产品实施普遍排除令并对被诉企业的违法行为发布禁

止令，涉及美国专利号为486号、836号和292号。

◆ 美国时间2005年7月28日，美国国际贸易委员会(ITC)经投

票决定针对三家在美国的企业Unilian Beheer B.V., Floor IndustriesLtd和Unilian

FlooringN.C.(下称投诉人)对中国17家木地板企业提出的337条款投诉的立案调查正式启动，涉案

产品为通过榫舌和凹槽拼接并装有内置锁扣的地板。

Unilin公司认为其在美国申请的“地板锁扣”(带有边缘连结结构的地板扣件)遭到了侵犯，

要求该委员会颁发禁止令和禁止进口令，禁止上述企业的产品进口到美国；如果中国木地板企业

要在美国市场销售，中国企业要“一次性支付10万至12万美元，每销售1平方米另付0.65美元”的

专利费。同一时间，由中国林业工业协会组织的包括燕加隆在内的17家中国被起诉企业紧急磋商

会在上海召开。

◆ 2006年7月24日，美国国际贸易委员会(ITC)公开宣布荷兰Unilin公司的779号地板锁扣专

利无效的初裁结果。特别的，在主审法官做出的最初裁决中，认定燕加隆公司发明设计的“一拍

即合”1号、2号两种锁扣产品不侵犯申诉方的任何专利。

◆ 随后，Unilin国际集团不服初裁结果并向美国国际贸易委员会(ITC)提出终裁申请。

·95·
 ◆ 2007年1月5日，美国国际贸易委员会最终裁定中国被诉企业专利侵权成立，并签发了普遍

排除令。根据337调查程序，终裁结果还需要由美国总统在60天内进行政策审查。裁决一旦生效，

美国海关将根据该令要求，限制相关产品进口。

◆2007年1月24日，美国国际贸易委员会(ITC)公布有关强化木地板337调查最终裁决的公开

文本。根据这一裁决，由深圳市燕加隆实业有限公司发明设计的“一拍即合锁扣地板”产品没有

侵犯申诉方美国Unilin国际集团的任何诉争专利。这一结果意味着深圳燕加隆公司成为中国12家

应诉企业中，目前唯一获得最终裁决胜诉的企业。

3.2借鉴意义
对于以外向型经济为主的深圳而言，第一场“337调查”的胜利留下了三点启示：

1．心态。“337调查”是什么？与其视为知识产权的新壁垒，不如将其视作中国企业较量的

新擂台。事实上，“337调查”已经成为美国企业阻止竞争对手的商品进入美国市场最省钱、最省

时的法律途径，而拥有成本优势的中国企业必然成为最主要的受害者。很多企业提起“337调查”

有点“谈虎色变”，其实大可不必。“337调查”不过是商战中的一枚棋子而矣，中国企业应当拥

有这样的自信。

2．策略。美国国际贸易委员会的前任主席阿杜斯去年曾撰文称，美国某些企业在“337调

查”上存在投机行为。按照阿杜斯的建议，只要敢应诉，中国企业在美国获得337调查的胜利机会

高达50％。就拿燕加隆案来说，几百万美元的诉讼费很容易吓住某些中国企业，但是一旦胜诉也

就意味着突破了美国市场的技术制约。因此，中国企业必须树立突破“337调查”的决心。这些策

略具体而言可以是：

（1）出口企业尤其是以OEM、ODM方式出口的企业，在签订合同前，应委托有关机构进行必

要的知识产权调查，详细了解国外客户是否拥有出口产品的商标、专利、著作权等权利的证明文

件，主动规避法律风险。如买方不能提供有效证明文件，应在合同中订立约束条款，规定如发生

侵权行为，买方应承担全部责任，并进行相应的赔偿；

（2）加强对美国知识产权法律制度的研究，积极应对，制定切实可行的应诉方案。同时，

企业还应审时度势，采取灵活的应诉策略。

3．实力。中国木地板的调查中应诉企业多达12家，不少厂家在国内赫赫有名。为什么现在

只有燕加隆能够独自闯关，最关键的问题就是知识产权。按照美国法官的裁定，燕加隆的锁扣不

侵犯申诉方的任何专利，而是采用了完全不同的概念，具有独特的新颖性和实用性。建设自主创

新型城市，这其实和企业息息相关，燕加隆的胜利给深圳企业提供了一面镜子：没有自己的知识

产权，闯荡国际市场就好比是骑着危险的独轮车

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参考文献：

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王承守：《美国专利诉讼攻防策略运用》，北京大学出版社 ，2006年

曾陈明汝：《两岸暨欧美专利法》，中国人民大学出版社，2007年

周延鹏：《智慧财产的战略与战术》，商讯文化事业有限公司，2006年

陈郁婷、周延鹏等：《跨国专利侵权诉讼之管理》，元照出版社，2007年9月

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《2008年知识产权与国际贸易报告》

《2007年知识产权与国际贸易报告》

《美国专利法最新修改法案介绍》

《美国专利申请程序》

《美国专利须知、USPTO相关知识》

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